Las p ohibiciones especí icas
de egis o de o mas como
ma ca idimensional
Comen a io al apa ado e) de los a ículos 4.1
de la Di ec i a de Ma cas y 7.1 del Reglamen o
sob e la ma ca de la Unión Eu opea
TFG p esen ado po Jesús Oi a én Soengas
Cu so académico 2019-2020
Tu o : P o . D .Ángel Ga cía Vidal
PALABRAS CLAVE
Ma ca idimensional
Mo i os absolu os de denegación
Fo ma de e minada po na u aleza p oduc o
Fo ma necesa ia pa a ob ene un esul ado écnico
Fo ma que apo a un alo sus ancial
PALABRAS CHAVE
Ma ca idimensional
Mo i os absolu os de denegación
Fo ma de e minada pola na u eza do p odu o
Fo ma necesa ia pa a ob e un esul ado écnico
Fo ma que apo a un alo subs ancial
KEY WORDS
Th ee dimensional adema ks
Absolu e g ounds o e usal
Shape which esul s om he na u e o he goods
Shape which is necessa y o ob ain a echnical esul
Shape which gi es subs an ial alue o he goods
RESUMEN
El p esen e abajo abo da el análisis de las p ohibiciones de egis o consis en es en las
o mas exclusi amen e de e minadas po la na u aleza del p oduc o, necesa ias pa a ob ene
un esul ado écnico o que apo en un alo sus ancial en las ma cas idimensionales. Es as
p ohibiciones se a a án especí icamen e desde la pe spec i a del sis ema de ma cas
igen e en la Unión Eu opea a a és del apa ado e) de los a ículos 4.1 de la Di ec i a de
Ma cas y 7.1 del Reglamen o sob e la ma ca de la Unión Eu opea. Todo ello median e la
obse ación e in e p e ación c í ica y sis emá ica de las esoluciones de la O icina de
P opiedad Indus ial de la Unión Eu opea (EUIPO), de las sen encias del T ibunal Gene al
y del T ibunal de Jus icia que se han susci ado desde la en ada en igo de la P ime a
Di ec i a 89/104/CEE has a nues os días. Finalmen e, se p esen a án “lege e enda” las
dis in as posibilidades de mejo a de las p ohibiciones.
RESUMO
O p esen e aballo analiza as p ohibicións de exis o consis en es en o mas de e minadas
exclusi amen e pola na u eza do p odu o, necesa ias pa a ob e un esul ado écnico ou que
p opo cionan un alo subs ancial. Es as p ohibicións se án a adas especi icamen e dende
a pe spec i a do sis ema de ma cas ixen e na Unión Eu opea a a és dos apa ados e) do
a igo 4.1 da Di ec i a sob e ma cas e 7.1 do Regulamen o sob e a ma ca da Unión Eu opea.
Todo is o a a és da obse ación e in e p e ación c í ica e sis emá ica das esolucións da
O icina de P opiedade Indus ial da Unión Eu opea (EUIPO), das sen enzas do T ibunal
Xe al e do T ibunal de Xus iza emi idas dende a en ada en igo da P imei a Di ec i a
89/104/CEE a a a ac ualidade. Ao ema e se p esen a án “lege e enda” as dis in as
posibilidades de mello a das p ohibicións.
ABSTRACT
This wo k add esses he analysis o egis a ion p ohibi ions consis ing on he shapes
exclusi ely de e mined by he na u e o he goods, necessa y o ob ain a echnical esul o
gi es a subs an ial alue. These p ohibi ions will be add ess speci ically om he
pe spec i e o he Eu opean Union adema k sys em h ough le e e) o a icles 4.1 cu en
o he ade ma k Di ec i e and 7.1 o he Regula ion on he Eu opean Union ade ma k.
All his h ough he obse a ion and c i ical and sys ema ic in e p e a ion o he esolu ions
o he Eu opean Union In ellec ual P ope y O ice (EUIPO), o he judgmen s o he
Gene al Cou and he Cou o Jus ice ha ha e been issued since he Fi s Di ec i e
89/104/EEC o he p esen day. In addi ion, we inally sugges he di e en possibili ies o
imp o emen o hese p ohibi ions.
I.-INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1
1. APROXIMACIÓN A LA MARCA TRIDIMENSIONAL ............................... 1
2. EL RIESGO EN EL REGISTRO DE DETERMINADAS FORMAS COMO
MARCAS TRIDIMENSIONALES .............................................................................. 3
II.-ANÁLISIS: EL APARTADO E) DE LOS ARTÍCULOS 4.1 DE LA DM y 7.1
DEL RMUE ..................................................................................................................... 6
1. CONCEPTO Y ORIGEN .................................................................................. 6
2. EXTENSIÓN DE LAS PROHIBICIONES ....................................................... 7
3. CRITERIOS DE APLICACIÓN COMUNES ................................................. 10
4. MOMENTO DEL EXAMEN .......................................................................... 12
5. PRIMERA PROHIBICIÓN: FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA
DEL PROPIO PRODUCTO ....................................................................................... 14
5.1 Concep o ................................................................................................... 14
5.2 Aplicación de la p ohibición ..................................................................... 14
5.2.1 El alcance de la “na u aleza del p opio p oduc o” ............................. 14
5.2.2 Delimi ación de la p ohibición ........................................................... 17
6. SEGUNDA PROHIBICIÓN: FORMA NECESARIA PARA UN OBTENER UN
RESULTADO TÉCNICO .......................................................................................... 19
6.1 Concep o ................................................................................................... 19
6.2 Aplicación de la p ohibición ..................................................................... 21
6.2.1. Iden i icación de las ca ac e ís icas esenciales ................................. 21
6.2.2 De e minación de aquellas ca ac e ís icas esenciales que si en a un
esul ado écnico ................................................................................................. 24
7. TERCERA PROHIBICIÓN: FORMA QUE APORTA UN VALOR
SUSTANCIAL ........................................................................................................... 26
7.1 Concep o: Una p ohibición de muy di ícil jus i icación y aplicación ...... 26
7.2 Aplicación de la p ohibición ..................................................................... 28
7.2.1 Signi icado del é mino “ alo ” ......................................................... 29
7.2.2 C i e ios pa a que el alo sea conside ado como subs ancial ........... 29
III.-CONCLUSIONES .......................................................................................... 32
IV.-BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 33
1
I.-INTRODUCCIÓN
1. APROXIMACIÓN A LA MARCA TRIDIMENSIONAL
El a ículo 3 de la Di ec i a (UE) 2015/2436 del Pa lamen o Eu opeo y del Consejo,
de 16 de diciemb e de 2015, ela i a a la ap oximación de las legislaciones de los Es ados
miemb os en ma e ia de ma cas
1
(en adelan e, Di ec i a de Ma cas) señala que pond án
cons i ui se como ma ca signos consis en es “en la o ma del p oduc o o de su embalaje”.
En idén ico sen ido se exp esa el a ículo 4 del Reglamen o (UE) 2017/1001 del
Pa lamen o Eu opeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sob e la ma ca de la Unión
Eu opea
2
(en adelan e, RMUE).
Respec o a dichos é minos cab ía ealiza dos ap eciaciones. En p ime luga , del
p ecep o no podemos ex ae una mención única a las ma cas idimensionales, pues al
e e i se simplemen e a “ o mas” debemos en ende lo en sen ido amplio que aba ca ía an o
a ma cas idimensionales como a las o mas bidimensionales
3
. En segundo luga , se hace
necesa io señala que la o ma de ma ca idimensional no iene necesa iamen e que ecae
en el p opio p oduc o o en su en ase, sino que puede se algo ajeno a el
4
. Es o es, po
ejemplo, lo que sucede en las o mas idimensionales que designan se icios
5
.
Realizadas es as dos ap eciaciones, podemos señala que, en eno del p ecep o, se es a
haciendo e e encia, en e o as igu as, a la ma ca idimensional, es o es, una o ma de
es dimensiones suscep ibles de cons i ui una ma ca al cumpli las condiciones de se ap a
pa a dis ingui p oduc os y suscep ible de ep esen ación en el egis o.
1
DOUE L 336 de 23.12.2015
2
DOUE L 154 de 16.6.2017
3
OTERO LASTRES , J. M.. "La p ohibición de egis a como ma ca la o ma que da un alo sus ancial al p oduc o". Ac as de de echo
indus ial y de echo de au o , olumen 28 (2007-2008), págs. 371 y ss (386).
4
REY-ALVITE VILLAR, M. "El ca ác e dis in i o de la ma ca idimensional en la ju isp udencia de la Unión Eu opea”.Cuade nos de
de echo ansnacional, olumen 6, núm 1, 2014, págs 295 y ss (296).
5
En es e sen ido: Sen encia del T ibunal de Jus icia de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, apa ado 19.
2
Las ma cas idimensionales compa en las unciones de cualquie ipo de ma ca, las
cuales de alla emos b e emen e. En p ime luga , al y como señala la Di ec i a de Ma cas
en el conside ando decimosex o su unción “es p imo dialmen e ga an iza la ma ca como
una indicación de o igen”
6
, es o es, pe mi i que el consumido iden i ique el o igen de un
de e minado p oduc o o se icio ya sea di ec a o indi ec amen e (al exis i cadenas de
lici an es y lici ado es)
7
.
Así mismo, al y como ha señalado el T ibunal de Jus icia, en e las unciones de la
ma ca “no sólo igu a la unción esencial de la ma ca, consis en e en ga an iza a los
consumido es la p ocedencia del p oduc o o del se icio, sino ambién sus demás
unciones, como, en pa icula , la consis en e en ga an iza la calidad de ese bien o de ese
se icio, o las de comunicación, in e sión o publicidad”
8
. En cuan o a la unción indicado a
de calidad, como se ex ae de los p opios é minos, si e como c i e io con base en el cual
los consumido es pueden con o ma se una idea sob e la calidad de los p oduc os con
independencia de que es a pueda se baja o al a
9
. Median e la unción publici a ia la ma ca
se con ie e en uno de los medios más impo an es a a és de los cuales las emp esas
pueden es imula los deseos de los consumido es po adqui i sus bienes o se icios
10
. La
unción de in e sión consis e en el empleo de una ma ca con el in de “adqui i o conse a
una epu ación que pe mi a a ae a los consumido es y gana se una clien ela iel”
11
. Es as
dos úl imas unciones (publici a ia y de in e sión) se encuen an es echamen e
elacionadas llegando incluso a solapa se, con odo una y o a son unciones di e en es po
cuan o “ el uso de la ma ca pa a adqui i o conse a una cie a epu ación no sólo se
lle a a cabo a a és de la publicidad, sino ambién po medio de di e sas écnicas
come ciales”
12
.
6
Ibíd. Di ec i a (UE) 2015/2436 conside ando 16.
7
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.El papel de la p opiedad indus ial en la p o eccion de los consumido es,
Gineb a,1983, pág 14.
8
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 18 de junio de 2009, L'O éal y o os, C-487/07, EU:C:2009:378, apa ado 58.
9
FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. “Las unciones de la ma ca”, Ac as de de echo indus ial y de echo de au o , omo 5 (1978), págs. 33 y ss
(40).
10
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.El papel de la p opiedad indus ial…, Gineb a,1983, pág 16.
11
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 22 de sep iemb e de 2011, In e lo a y In e lo a B i ish Uni ,, C-323/09, EU:C:2011:604,
apa ado 60.
12
STJUE de 22 de sep iemb e de 2011 (In e lo a y In e lo a B i ish Uni ), apa ado 61.
3
Po o a pa e, es necesa io des aca que en los úl imos años hemos is o un a ance
impo an e de las ma cas idimensionales. Es o lo podemos obse a en el hecho de que en
la ac ualidad las posibilidades de egis o de las ma cas idimensionales se ex ienden a casi
odos los Es ados que con o man la O ganización Mundial de la P opiedad In elec ual
13
.
Es o ambién se e idencia en el ele ado núme o de egis os de es e ipo ma cas sob e odo
si las compa amos con el es o de los ipos de ma cas no adicionales. En la UE, la can idad
de las ma cas idimensionales egis adas en la ac ualidad (19.931), supe a con c eces a las
ma ca de colo (890), las holog á icas (843), de sonido (634), y de mo imien o (78)
14
.
2. EL RIESGO EN EL REGISTRO DE DETERMINADAS FORMAS
COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES
Has a aho a hemos is o cómo las ma cas idimensionales pe mi en dis ingui el
o igen emp esa ial de p oduc os y se icios, lo que ha despe ado el in e és emp esa ial, en
pa icula obse able a a és del núme o c ecien e egis os. Sin emba go, no podemos
ol ida los iesgos pa a el me cado y la compe encia que la exis encia ipo de ma cas pueden
supone .
Una o ma idimensional a la pa que si e pa a dis ingui el o igen emp esa ial de
p oduc os -pudiendo se egis ada como ma ca- , ambién puede con ene elemen os
inno ado es no p esen es en el es ado de la écnica -suscep ible de p o ección median e
de echo de pa en e. Y del mismo modo, si dicha o ma in oduce elemen os de apa iencia
que o o guen un alo añadido desde un pun o de is a come cial, puede p o ege se
median e el diseño indus ial. Cuando dos o más de es as p o ecciones ecaen de mane a
simul ánea en una misma o ma idimensional podemos habla de concu encia o
acumulación de de echos. Es a concu encia o acumulación de de echos no plan ea ningún
p oblema y, de hecho, “cabe egis a como ma ca con la debida au o ización un de echo
13
ZHAN, Q. “The In e na ional Regis a ion o Non-T adi ional T adema ks: Compliance wi h he TRIPS Ag eemen and he Pa is
Con en ion.” Wo ld T ade Re iew, ol. 16, no. 1, Camb idge Uni e si y P ess, 2017, págs. 111 y ss (116).
14
Da os de la O icina de P opiedad In elec ual de la Unión Eu opea a a és TMView:h ps://www. mdn.o g/ m iew/#/ m iew/ esul s
page=1&pageSize=30&c i e ia=C&o ices=AT,BG,BX,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IT,LT,LV,MT,PL,PT,RO,SE,
SI,SK,EM,WO& e i o ies=EU& mS a us=Regis e ed& mType=Colou ,3D,Ol ac o y,Sound,Mo ion,Posi ion,Pa e n,Holog am,Kenn
aden. (Ul imo acceso: 15/05/2020).
4
de p opiedad indus ial, como po ejemplo, un de echo de diseño indus ial. En ese
supues o, la c eación es a á p o egida simul áneamen e…”
15
.
Lo que si puede plan ea un p oblema es el uso indebido del De echo de ma ca pa a
p o ege elemen os écnicos, uncionales y es é icos. Es a p eocupación es compa ida po
el T ibunal de Jus icia que ha señalado el iesgo de que la “p o ección del de echo de ma ca
llegue a con e i a su i ula un monopolio sob e soluciones écnicas o sob e ca ac e ís icas
de uso de un p oduc o (…), has a con e i se en un obs áculo a que és os puedan o ece
lib emen e p oduc os que inco po en dichas soluciones écnicas o dichas ca ac e ís icas
de uso, compi iendo con el i ula de la ma ca”
16
.
En e ec o, como es lógico, las emp esas siemp e p e ende án una p o ección exclusi a
lo mas ex ensa posible, an o desde un pun o de is o empo al como ma e ial. Es po ello
que, de no es ablece se los con oles opo unos, pod ían p oduci se monopolios indebidos
sob e soluciones écnicas ampa ados en el de echo de ma ca
17
.
Dichos monopolios, o o gados indebidamen e median e el De echo de ma cas,
a ec a ían eno memen e a la compe encia. Es o se debe a que median e dicha p o ección los
i ula es de las ma cas no solo pod ían exclui aquellas o mas idén icas con ca ac e ís icas
uncionales sino ambién aquellas o mas que esul asen simila es
18
, con ando
adicionalmen e con una p o ección de du ación ilimi ada en el iempo
19
.
Una posible solución a es e p oblema se ía denega en cualquie caso el egis o de
ma cas consis en es en la o ma de p oduc o (o de su en ase) habida cuen a del ele ado
iesgo de que median e su concesión se es a ían o o gando de echos de pe pe uidad a
15
OTERO LASTRES , J. M.. "La p ohibición … ", ci . pág. 383.
16
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apa ado 78.
17
Es cie o que cualquie ma ca o pa en e o o ga un de echo exclusi o y po an o cons i uye una es icción a la lib e compe encia. Sin
emba go, es as es icciones deben se la excepción y no la egla gene al, que la con o ma p ecisamen e el p incipio de lib e compe encia.
18
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 14 de sep iemb e de 2010, Lego Ju is/OAMI,C‑48/09 P,EU:C:2010:516, apa ado 56. En e ec o,
al y como eco dó el T ibunal de Jus icia en aquella ocasión el ius p ohibendi del de echo de ma cas no solo se limi a a aquellas o mas
idén icas sino ambién aba ca aquellas que son simila es ( éase en elación a las le as b y c del a ículo 9.2 RMUE).
19
A di e encia de la pa en e y del modelo de u ilidad, la ma ca se con empla como un de echo no suje o a limi aciones empo ales. Así
una ma ca egis ada es eno able en el iempo po pe iodos sucesi os de 10 años de o ma inde inida.
5
soluciones écnicas
20
. Ello elimina ía casi po comple o la posibilidad de egis o de ma cas
idimensionales. Sin emba go c eo que es a pos u a es a lejos de se la co ec a
21
, ya que
exis e una ó mula menos lesi a de elimina (o al menos limi a ) es e iesgo man eniendo
las posibilidades de egis o de la ma ca idimensionales.
Es a o mula pasa po una co ec a aplicación de la conocida como “ unc ionali y
doc ine” (doc ina de la uncionalidad) al caso de las ma cas idimensionales. Es a
doc ina no es nue a y iene sus o ígenes en 1938 en la sen encia del T ibunal Sup emo
Es adounidense en el caso Kellogg Co. . Na ional Biscui Co
22
.
En la ac ualidad es a doc ina iene su e e encia más inmedia a en la UE en las es
p ohibiciones absolu as de egis o con emplados apa ado e) de los a ículos 7.1 del RMUE
y 4.1 de la Di ec i a de Ma cas
23
, cuyo es udio aplicado a las ma cas idimensionales
cons i ui á el obje o cen al de es e abajo.
20
WEE LOON N, “Absolu e Bans on he Regis a ion o P oduc Shape Ma ks – A B each o In e na ional Law“ en CALBOLI I y
SENFTLEBEN M, The P o ec ion o Non-T adi ional T adema ks C i ical Pe spec i es, Ox o d Uni e si y P ess, Ox o d, Uni ed
Kingdom, págs 125 y ss (146)
21
En e ec o, como ya se ha señalado, las ma cas idimensionales compa en las unciones adicionales de las ma cas, en e las que
des acan: iden i ica el o igen emp esa ial, indica la calidad de los p oduc os, así como se i de medio de iden i ica la calidad de lo
mismos, o la unción publici a ia. Es as unciones, impo an es pa a las emp esas y consumido es nada ienen que e con la pe du ación
de soluciones écnicas.
22
En conc e o, el caso se susci aba con la p e ensión de la emp esa Nabisco de egis a sus ce eales bajo la igu a anglosajona de “ ade
d ess” as expi a el de echo de pa en e que poseía sob e los mismos. El T ibunal Sup emo Es adounidense echaza al posibilidad al
señala que la o ma de dichos ce eales e a esencialmen e uncional ya que de cambia su igu a el cos e aumen a ía y su calidad
disminui ía. Pa a mas de alles del caso éase: DINWOODIE, GRAEME B., “The S o y o Kellogg Co. V. Na ional Biscui Co.: B eak as
wi h B andeis”. In ellec ual P ope y S o ies, R. D ey uss and J. Ginsbu g, eds., Founda ion P ess, 2005.
23
No cabe duda de que es á es la undamen ación de las p ohibiciones de los incisos p ime o y segundo del apa ado e). Respec o de la
p ohibición del inciso p ime o ( e e en e a o mas de i adas de la na u aleza del p oduc o) éase: Sen encia del T ibunal de Jus icia, de
18 de sep iemb e de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233 apa ados 20 y 26. Respec o la p ohibición del inciso segundo (sob e
o mas que pe sigan un esul ado écnico) éanse en e o as: STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips), apa ado 82 y la Sen encia del
T ibunal de Jus icia de 14 de sep iemb e de 2010, Lego Ju is/OAMI,C‑48/09 P,EU:C:2010:516, apa ado 43.
Asimismo, aunque pueda esul a ex año la ju isp udencia comuni a ia ha señalado que la a io de la p ohibición del inciso e ce o
( e e en e a aquellas o mas que apo en un alo subs ancial) es ambién e i a los monopolios écnicos. A es os e ec os éase: Sen encia
del T ibunal Gene al de 6 de oc ub e de 2011, Bang & Olu sen/OAMI (Rep ésen a ion d'un hau -pa leu , T‑508/08,EU:T:2011:575,
apa ado 65. Sob e es a posición del T ibunal e ec ua emos en su momen o las opo unas c í icas.
12
dis in i o como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, es a á p ohibido
egis a la como ma ca”
46
. Es o es algo que debemos ene en cuen a a la ho a de abo da
el momen o de examen de las p ohibiciones, cues ión que a a emos en el siguien e
apa ado.
Po úl imo, debemos en cuen a que, al y como ha señalado el T ibunal de Jus icia, la
aplicación de cada uno de los es mo i os de denegación debe ealiza se con o me al in
pe seguido po cada uno de ellos
47
. En conc e o, con iene eco da , que an o p ohibición
del inciso p ime o, sob e o mas de i adas de la na u aleza del p oduc o
48
, como la del
inciso segundo, e e ido a o mas que pe sigan un esul ado écnico
49
, así como la del inciso
e ce o sob e o mas que apo en un alo subs ancial
50
, esponden a la inalidad de e i a
la cons i ución de monopolios sob e soluciones écnicas.
4. MOMENTO DEL EXAMEN
El a ículo 10 de la DM y el a ículo 9 del RMUE son cla os al señala que es el p opio
egis o lo que con ie e a la ma ca de echos exclusi os. Pa a ob ene al egis o, la solici ud
debe supe a un p ocedimien o en el que se e i ica el cumplimen o di e sos aspec os de
es a. Uno de los aspec os que la solici ud debe supe a pa a pode accede al egis o, al y
como indica el a ículo 42 RMUE, es el examen ela i o a los mo i os de denegación
absolu os, en e los que se incluyen na u almen e las p ohibiciones especi icas de o mas
del apa ado e).
Jun o a es as p ohibiciones exis en o os doce mo i os denegación absolu os
con enidos en los a ículos 7 del RMUE y 4 de la DM. Con espec o a es os mo i os
denegación des aca el del apa ado a) e e ido a la ca encia de ca ác e dis in i o que, al
igual que las p ohibiciones e), es á e e enciada en el signo. Ya que ambos apa ados ienen
como obje o el signo, su ge la duda de si la O icina debe de examina en un de e minado
o den las p ohibiciones con enidas en dichos apa ados.
46
STJUE de 11 mayo de 2017 (Yoshida Me al Indus y EUIPO) apa ado 34.
47
STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips), apa ado 77.
48
STJUE de 18 de sep iemb e de 2014 (Hauck) apa ados 20 y 26.
49
STJUE de 14 de sep iemb e de 2010 (Lego Ju is/OAMI), apa ado 43.
50
STG de 6 de oc ub e de 2011,(Bang & Olu sen/OAMI), apa ado 65.
13
En un p incipio cab ía pensa que la espues a a dicha p egun a esul a nega i a
debido a que odos los mo i os de denegación son igualmen e ele an es en la medida en
la que al y como ha señalado T ibunal de Jus icia “bas a que se aplique uno de los mo i os
enume ados en el a ículo 7, apa ado 1, pa a denega el egis o”
51
. En es e sen ido se ía
indi e en e que un de e minado signo incu iese en una de las p ohibiciones apa ados a) o
e), ya que en ambos casos debe denega se el egis o. Sin emba go, debe de ene se en
cuen a que, como ya hemos mencionado, las p ohibiciones del apa ado e), a di e encia de
lo que sucede con las del apa ado a), se aplican siemp e con independencia de que el signo
hubiese adqui ido ca ác e dis in i o a pos e io i. Es po es e mo i o po el que an e una
solici ud de egis o de una ma ca consis en e en la o ma de un p oduc o (o en ase) se debe
op a po analiza p ime amen e las p ohibiciones del apa ado e).
En el caso de que en es e análisis se descub iese que el signo en cues ión incu e en la
p ohibición de alguno de sus incisos, al ci cuns ancia “dispensa de que se examine el
mismo signo en i ud del a ículo 7, apa ado 3, del mismo Reglamen o, dado que, en al
supues o, la imposibilidad de egis o de ese signo es ca ac e izada”
52
.
Dis in o es el caso de que en un análisis p elimina se obse e que la solici ud obje o
de egis o no sea sucesible de cons i ui un signo a los e ec os de de echo de ma cas. En
es e supues o, la solici ud puede se denegada debido a la ca encia cualquie clase de signo,
sin en a a alo a la p esencia de los mo i os de denegación de las o mas del apa ado
e)
53
.
51
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 19 de sep iemb e de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, apa ado 28.
52
STG de 6 de oc ub e de 2011,(Bang & Olu sen/OAMI), apa ado 44.
53
Tal ue el caso de la solici ud a egis o po pa e de Dyson de una ma ca idimensional consis en e en el compa imen o de ecogida
anspa en e de una aspi ado a. Véase Sen encia del T ibunal de Jus icia de 25 de ene o de 2007, Dyson,C-321/03,EU:C:2007:51,
apa ados 41 y 42.
14
5. PRIMERA PROHIBICIÓN: FORMA IMPUESTA POR LA
NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO
5.1 Concep o
El inciso p ime o del apa ado e) de los a ículos 4.1 de la Di ec i a de Ma cas y 7.1
del RMUE con iene la p ime a p ohibición de egis o. En conc e o, el p ecep o señala que
se deniega el egis o de aquellos signos exclusi amen e cons i uidos po “la o ma u o a
ca ac e ís ica impues a po la na u aleza del p opio p oduc o”.
Es a p ohibición compa e, como ya hemos señalado, a ios elemen os comunes con
los incisos segundo y e ce o. En conc e o se aplica con independencia de que la o ma del
p oduc o sea bidimensional o idimensional, puede se i en si misma como mo i o de
denegación sin necesidad de concu a con las demás, es independien e de la adquisición del
ca ác e dis in i o del signo y pe sigue los ines de e i a soluciones écnicas sob e los
p oduc os.
5.2 Aplicación de la p ohibición
Es undamen al pa a conoce en que supues os se aplica la p ohibición, de e mina :
cuál es la na u aleza p opio p oduc o y conoce cuando e ec i amen e la o ma es a
“impues a” po dicha na u aleza
54
.
5.2.1 El alcance de la “na u aleza del p opio p oduc o”
En un p incipio se pensaba que dicho p ecep o únicamen e se pod ía aplica en dos
ámbi os: en p ime luga se si ua ían los signos que inco po an de o ma exclusi a
elemen os na u ales, en endidos como aquellos que “no ienen sucedáneo” y en segundo
luga , se encon a ían aquellos elemen os eglados, es deci , “cuya o ma es á p esc i a po
no mas”
55
. La EUIPO en endió que bajo es ás dos acepciones se es a ían p ohibiendo
aquellas ma cas de " o ma ine i able"
56
. Es a in e p e ación del p ecep o, al y como
54
Segui emos la delimi ación que se hace en BENTLY L, SHERMAN B, In ellec ual P ope y Law, Ox o d, Ox o d, UK, 2014, pág 918.
55
Di ec ices ela i as al examen an e la O icina, Pa e B Examen, página 464.
56
En e o os RAMIREZ-MONTES C, “Loubou in Heels and he Compe i ion Goals o EU T ade Ma k Law”, 19 UIC Re iew O
In ellec ual P ope y Law L. 38 (2019), págs. 38 y ss (47).
15
señalaba FERNÁNDEZ-NÓVOA “pa ece indica que no se aplica á con ecuencia la
p ohibición analizada po que a as eces se p e ende á egis a como ma ca la o ma
impues a sic e simplici e po la na u aleza de un p opio p oduc o”
57
.De es a o ma la
me a adicción de cualquie clase de elemen o des i uaba de po si la aplicabilidad la
p ohibición, así, “si el usua io de dicha o ma na u al del p oduc o o su p esen ación
in oduce ma izaciones o modi icaciones que supongan una al e ación de la o ma na u al,
la ma ca en p incipio se ia egis ables”
58
.Sin emba go, la in e p e ación del p ecep o
cambia adicalmen e con el caso Hauck
59
, que se susci a como consecuencia del li igio
sob e el egis o como ma ca de la o ma de la silla T ipp T app ( éase imagen).
En conc e o, una de las cues iones susci adas po las pa es an e el “Hoge Raad de
Nede lande” (el T ibunal de la Co e Sup ema de Holanda) e a si la o ma de la silla en
cues ión pod ía incu i en la p ohibición inciso p ime o al con ene es a o ma elemen os
de la o ma de i ados de las ca ac e ís icas gené icas que desempeña. La Co e Sup ema de
Holanda plan ea una cues ión p ejudicial ace ca de si p ocedía in e p e a el a ículo 4.1 e)
inciso p ime o de o ma que se en endiesen incluidas aquellas o mas de i adas
exclusi amen e de ca ac e ís icas de uso debidas a la unción o a unciones gené icas que
desempeñan. El T ibunal de Jus icia esponde de o ma a i ma i a al señala que “la causa
de denegación de egis o es ablecida en dicha disposición puede aplica se a un signo
cons i uido exclusi amen e po la o ma de un p oduc o que iene una o a ias
ca ac e ís icas de uso esenciales e inhe en es a la unción o a las unciones gené icas de
57
FERNÁNDEZ-NÓVOA. C., T a ado de De echo de Ma cas, Ma cial Pons, 2.ª ed., Mad id, 2004, pág 222.
58
SEMPERE MASSA I, La p o ección de las o mas como ma ca idimensional: especial e e encia al Reglamen o (CE) no. 207/2009 del
Consejo, de 26 de eb e o de 2009 sob e la Ma ca Comuni a ia (an es Reglamen o 40/94 del Consejo, de 20 de diciemb e de 1993),
Ti an lo Blanch, Valencia, 2011, pág 99.
59
STJUE de 18 de sep iemb e de 2014 (Hauck).
16
ese p oduc o, que el consumido puede, en su caso, busca en los p oduc os de la
compe encia.”
60
. Jus i ica su decisión en que la inalidad de las p ohibiciones del apa ado
e) es e i a la pe pe uación de monopolios de uncionalidades écnicas
61
.
La g an no edad del caso es admi i la aplicación del p ecep o an e la p esencia de
ca ac e ís icas de uso esenciales que se debie en a las unciones gené icas de ese p oduc o
o, en o as palab as, que p ocede la aplicación del mismo no solo en los casos de la o ma
de i ada de la na u aleza (“es uc u al”) del p oduc o, sino ambién en aquellos casos
de i ados de la na u aleza (“ uncional”) del mismo.
Es o amplia signi ica i amen e -y de o ma un an o so p esi a- el ámbi o de aplicación
del inciso p ime o
62
. Ello susci a algunas dudas en la doc ina de i adas del iesgo de
con usión de la p ohibición del inciso p ime o con la p ohibición inciso segundo
63
. En
nues a opinión ello no plan ea p oblemas en la p ác ica ya que debe ene se en cuen a que
bas a con que una de las p ohibiciones concu a de mane a plena pa a que dicha o ma no
pueda se egis ada, siendo indi e en e si concu e adicionalmen e en las es an es.
Po odo ello, bajo el e mino “na u aleza del p oduc o” se encuen an es acepciones
dis in as:
a) Aquellos p oduc os o en ases que no ienen sucedáneo
64
.
b) Aquellos p oduc os o en ases cuya o ma es a p esc ip a po no mas
65
.
c) Aquellos p oduc os o en ases cuyas ca ac e ís icas de su uso esenciales se deban a
unciones gené icas
66
.
60
STJUE de 18 de sep iemb e de 2014 (Hauck) apa ado 27.
61
STJUE de 18 de sep iemb e de 2014 (Hauck) apa ado 18.
62
RAMIREZ-MONTES C, Loubou in Heels and he Compe i ion Goals…, ci ., pág 48.
63
KUR, A., y SENFTLEBEN, M. Eu opean T ade Ma k Law – A Commen a y. Ox o d Uni e si y P ess, Ox o d, 2017, pág 163.
64
No enemos ningún ejemplo ni en los exámenes de la o icina, ni en sen encias del T ibunal Gene al o de Jus icia en el que se aplique
la p ohibición del inciso p ime o con es a acepción. Con odo un ejemplo apo ado po la p opia o icina de la EUIPO a a és de las
di ec ices se ia una ma ca esul an e en la o ma de un plá ano pa a la ca ego ía plá anos. Véase Di ec ices ela i as al examen, ci .,
pág 464
65
Véase a modo de ejemplo: Decisión de la Sala Cua a de Recu so de la EUIPO de 24 de eb e o de 2015, R 2537/2014-4.
66
STJUE de 18 de sep iemb e de 2014 (Hauck), apa ado 2.
17
5.2.2 Delimi ación de la p ohibición
El inciso p ime o no se aplica a odo signo idimensional que se encuen e
in luenciado po la na u aleza del p oduc o, si eso uese así, p o oca ía la i egis abilidad
de odas las ma cas idimensionales ya que odas “de i an” o se encuen an in luenciadas
po la na u aleza del p opio p oduc o o de su en ase
67
. El legislado , conscien e de es a
ealidad, u iliza la palab a “impues a” bajo la cual delimi a en g an medida la aplicación de
la p ohibición.
Un caso pa icula men e in e esan e que nos ayuda a conoce el alcance e
in e p e ación de es e é mino es el asun o Bes -Lock con a Lego Ju is. Una de las azones
que la emp esa Bes -Lock alegaba
68
, e a p ecisamen e que la igu a en cues ión in ingía el
inciso p ime o po cuan o la o ma del p oduc o -consis en e en la educción mínima de la
igu a humana pa a con e i la en un jugue e, sin elemen os de diseño es é ico adicionales-
enía impues a po la na u aleza del p oduc o de jugue es, ca ego ía sob e la cual la ma ca
es aba egis ada
69
.
1
La O icina de la EUIPO, en un p ime momen o, con es a que dicha p e ensión debe
se deses imada al no in ingi de modo de alguno la p ohibición pues “el alcance pa a
67
Resul a e iden e que cuando el signo es á cons i uido po la o ma del p opio p oduc o o de su en ase es e a a con a con algunos
elemen os que se deban a la na u aleza del p opio p oduc o y ello no impide que sea egis ado como ma ca. En es e sen ido una bo ella
de agua con algunas con modi icaciones (como el añadido de bandas a bi a ias) se ía a p io i egis able como ma ca. Es e es el ejemplo
(ex apolándolo a la p ohibición del inciso p ime o) que apo a S e an Ma in, miemb o de la Sala de Recu sos de la EUIPO. Vease:
Con e encia “A icle 7(e)(ii) EUTMR: he no ion o unc ionali y”. Consul ada a a és de:
h ps://euipo.eu opa.eu/knowledge/mod/sco m/ iew.php?id=41421 (Úl imo acceso: 30/06/2020).
68
En conc e o, la dispu a pa ía de la solici ud po pa e Bes Lock de anulación de una ma ca idimensional consis en e en la una igu a
de una pe sona en minia u a pa a la jugue es ( éase imagen pos e io ) de la cual la emp esa Lego e a i ula .
69
O icina EUIPO Caso 5932 C apa ados 3,4 y 14.
18
diseña jugue es es casi ilimi ado” po lo que los compe ido es ienen al e na i as adecuadas
disponibles a dicha o ma pa a esa ca ego ía de p oduc os
70
.
La emp esa Bes -Lock ecu e la decisión de la O icina an e la Sala de ecu sos
ol iendo a undamen a la solici ud de anulación de la ma ca basándose en que la o ma
egis ada es a de e minada únicamen e po la na u aleza de los p oduc os en si mismos
71
.
En es e caso, la Cua a Sala de Recu so de la EUIPO uel e a deses ima la alegación Bes -
Lock, ep oduciendo el a gumen o an e io al señala que en el caso conc e o la o ma
egis ada (de humano educido) es una de las casi ilimi adas o mas que puede adop a un
jugue e y ejempli ica lo an e io diciendo que el egis o de la o ma en cues ión no excluye
o as muchas o mas posibles basadas en la na u aleza del p oduc o, como sí sucede ía, po
ejemplo, en el egis o de la o ma de una pelo a ú bol pa a la ca ego ía ú bol
72
.
An e es a si uación, Bes -Lock decide in e pone un ul e io ecu so an e el T ibunal
Gene al, el enca gado de di imi inalmen e sob e la cues ión que aquí se susci a
73
.
Pa ece ía que el T ibunal Gene al se podía desliga de la posición adop ada po los ó ganos
in e io es, sob e odo a la is a de la amplia in e p e ación que había dado el T ibunal de
Jus icia en el asun o Hauck apenas unos meses an es
74
. Sin emba go, en la sen encia el
T ibunal op a po a i ica la pos u a de la Sala Cua a
75
.
Se es ablece po lo an o una di e encia no able en cuan o al a amien o de es a
cues ión con el inciso segundo del apa ado e). En conc e o, en el inciso p ime o la
disponibilidad de o as o mas al e na i as pa a la ca ego ía de e mina ía la no concu encia
de la p ohibición. Po el con a io, en el inciso segundo -que p ohíbe la o ma necesa ia
pa a ob ene un esul ado écnico- la disponibilidad de o mas al e na i as bajo las que se
70
O icina EUIPO Caso 5932 C apa ado 29.
71
Decisión de la Sala Cua a de Recu so de la EUIPO de 26 de ma zo de 2014, R 1696 / 2013-4, apa ado 7.
72
Decisión de Sala Cua a de Recu so de 26 de ma zo de 2014, apa ado 18.
73
Sen encia del T ibunal Gene al de 16 de junio de 2015, Bes -Lock (Eu ope)/OHMI - Lego Ju is , T-395/14, EU:T:2015:380., Si bien
se in e pone un ecu so ul e io an e TJUE es e es inadmi ido median e au o.
74
RAMIREZ-MONTES C, Loubou in Heels and he Compe i ion Goals…, ci ., pág 50.
75
Lo hizo en conc e o basándose que el solici an e no había apo ado ninguna a gumen ación a mayo es que pudiese en su caso in e i
que la Sala cua a de Recu so hubiese incu ido en e o . STG 16 de junio de 2015 (Bes -Lock (Eu ope)/OHMI - Lego Ju is ) apa ado
21.
19
pueda log a el mismo esul ado no des i úa en ningún pun o la p ohibición de egis o que
allí se es ablece, pudiendo a llega se igualmen e aplicable
76
.
Po su pa e el T ibunal de Jus icia ha op ado po no aplica el inciso p ime o en casos
en los que se pod ía habe aplicado pe ec amen e, como son el caso Nes lé o el caso G upo
Bimbo . OHIM
77
. De es o podemos deduci que, a pesa de la in e p e ación dada en caso
Hauck, el T ibunal Gene al de Jus icia sigue elegando al inciso p ime o a la aplicación
subsidia ia en los casos en los que no concu en o os mo i os de denegación absolu os
como los de inciso segundo del apa ado e) o la al a de ca ác e dis in i o del apa ado b)
78
.
En suma, debemos ex ae que el inciso p ime o, a pesa del asun o Hauck, su
aplicación sigue siendo muy escasa. Con odo se á in e esan e e como se desa olla en el
u u o la aplicación de es e inciso pa a los casos de ca ac e ís icas esenciales de i adas.
6. SEGUNDA PROHIBICIÓN: FORMA NECESARIA PARA UN
OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO
6.1 Concep o
El inciso segundo de los a ículos 4.1 e) de la DM y 7.1 del RMUE con iene el segundo
de los supues os de denegación. En conc e o el p ecep o se e ie e a aquellos signos
exclusi amen e cons i uidos po “la o ma u o a ca ac e ís ica de los p oduc os necesa ia
pa a ob ene un esul ado écnico”.
Es e ha sido, con di e encia, el mo i o de denegación más u ilizado del apa ado e) y
ambién sob e el que exis e una mayo doc ina y ju isp udencia desa ollada
79
. Es a
si uación no es casual, pues el inciso segundo cons i uye la plasmación más cla a de la
doc ina de la uncionalidad écnica que se ecoge en la no ma i a.
76
STJUE de 14 de sep iemb e de 2010 (Ju is/OAMI), apa ado 32.
77
RAMIREZ-MONTES C, Loubou in Heels and he Compe i ion Goals…, ci ., pág 50-51.
78
Es a p ac ica, si bien cuando la in e sección es con el inciso segundo del apa ado e) no iene ninguna ascendencia, me ece en cualquie
caso oda c í ica la si uación se e ie e a aplica la p ohibición del apa ado b) de al a de ca ác e dis in i o en luga del inciso p ime o
del apa ado e) pues, los e ec os p oducidos po una y o a no son los mismos . Es o se debe a que como ya imos an e io men e los
mo i os de denegación del apa ado e) se aplican siemp e con independencia de la adquisición sob e enida del signo dis in i o.
79
RAMIREZ-MONTES C, Loubou in Heels and he Compe i ion Goals…, ci ., pág 51.
20
El obje i o de la p ohibición in luye a la ho a de aplica una in e p e ación inalis a de
las no mas ya que, al y como ha señalado T ibunal de Jus icia las p ohibiciones del
apa ado e) deben se in e p e adas (indi idualmen e) a la luz de in e és gene al que subyace
a cada una de ellas
80
. En es e sen ido cabe señala que el obje i o p incipal de la p ohibición
se ía el mencionado en el caso Philips
81
: e i a la cons i ución de monopolios ilimi ados
écnicos en el iempo median e el egis o de o mas como ma cas
82
.
Sin emba go, la doc ina ha señalado que jun o al an e io obje i o exis en o os ines
que subyacen a la p ohibición del inciso segundo. En conc e o algunos au o es señalan que
el in de la p ohibición consis i ía más bien en e i a que el de echo de ma ca y el de echo
de pa en e se con undan, es o es, impedi que los solici an es u ilicen el ámbi o de la ma ca
idimensional indebidamen e pa a egis a p oduc os que en su caso -po sus
ca ac e ís icas inno ado as- debe ían se p o egidos median e el de echo de pa en e
83
.O os
au o es señalan que median e el inciso segundo ambién se pe segui ía de ende la libe ad
de los emp esa ios de op a en sus p oduc os po cualesquie a soluciones écnicas
84
, siendo
es e un in más amplio que el de e i a los monopolios, mas bien e i a el o o gamien o de
cualquie clase de en aja compe i i a indebida
85
.
Po o a pa e, han de ene se en cuen a los iesgos que compo a su aplicación. En es e
sen ido, una isión demasiado amplia del concep o impedi ía a las o mas desempeña su
in como ma ca
86
. Es o debe de ene se en cuen a con el obje i o de e i a una aplicación
80
STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips) apa ado 77.
81
Es a es como ya hemos señalado una de las p ime as sen encias del T ibunal de Jus icia en es a ma e ia. El T ibunal de Jus icia conoce
de una cues ión p ejudicial o mulada po el T ibunal de Jus icia o muladas po la Cou o Appeal (England & Wales) (Ci il
Di ision).En conc e o, una de las cues iones p ejudiciales que se plan eaba e a si la o ma obje o de egis o pod ía incu i en la
p ohibición del inciso segundo aun cuando exis iesen o as o mas que pe mi iesen ob ene el mismo esul ado écnico. El ibunal
esponde a i ma i amen e y jus i ica su decisión en que la a io de la p ohibición de egis o del inciso segundo es la olun ad de e i a
monopolios écnicos sob e o mas de igu as.
82
STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips) apa ado 78.
83
SEMPERE MASSA I, La p o ección de las o mas como ma ca idimensional…., ci ., pág 102.
84
QUAEDVLIEG.A “Shapes wi h a Technical Func ion: An E e -Expanding Exclusion?” ci ., pag 104.
85
RAMIREZ-MONTES C, Loubou in Heels and he Compe i ion Goals…, ci ., pág 52.
86
GONZÁLEZ LÓPEZ, I. “La P o ección Como Ma ca de Las Fo mas Técnicamen e Necesa ias : El Caso LEGO [Comen a io a La
Sen encia Del T ibunal de P ime a Ins ancia de Las Comunidades Eu opeas (Sala Oc a a), de 12 de No iemb e de 2008, Asun o T-
270/06]”. Ac as de de echo indus ial y de echo de au o , olumen 29 (2008-2009), págs. 887 y ss (892).
21
amplia del p ecep o, que impedi ía egis a la mayo ía de las o mas idimensionales pues
casi odas con ienen en una u o a medida alguna clase de unción écnica
87
.
En suma, debemos señala que es a p ohibición a on a la a ea del di ícil balance en e
e i a la cons i ución de monopolios indebidos -p o egiendo con ello la lib e compe encia-
y pe mi i que p oduc os consis en es en la o ma del p oduc o puedan se i pa a designa
el o igen emp esa ial de los p oduc os, que es lo cons i uye na u almen e el in p incipal del
de echo de ma cas
88
.
6.2 Aplicación de la p ohibición
Pa a decidi en cada caso si p ocede o no aplica la p ohibición debe íamos e ec ua
un análisis en al menos dos ases: iden i ica las ca ac e ís icas esenciales del signo pa a
pos e io men e comp oba si esas ca ac e ís icas esenciales si en o no a un esul ado
écnico
89
.
6.2.1. Iden i icación de las ca ac e ís icas esenciales
El p ime paso del análisis debe pasa po de e mina cuáles son las ca ac e ís icas
esenciales
90
. Así, cabe señala que el T ibunal de Jus icia ha en endido dicho é mino como
una e e encia a los elemen os más impo an es del signo
91
.
La p ime a de las no as que podemos ex ae es que el concep o “elemen os más
impo an es” se con apone al de “ca ac e es a bi a ios meno es”. En es e sen ido “la
p esencia de uno o de algunos elemen os a bi a ios meno es en un signo idimensional
cuyos elemen os esenciales es án dic ados en su o alidad po la solución écnica a la que
ese signo da exp esión no in luye en la ap eciación de que dicho signo es á cons i uido
exclusi amen e po la o ma del p oduc o necesa ia pa a ob ene un esul ado écnico”
92
.
87
STJUE de 11 de mayo de 2017 (Yoshida Me al Indus y EUIPO), apa ado 26.
88
LYNCH M, P oduc con igu a ion ma ks: he shape o hings o come, Jou nal o In ellec ual P ope y Law & P ac ice, Julio 2017,
pags 465 y ss (465).
89
STJUE de 14 de sep iemb e de 2010 (Lego Ju is/OAMI) apa ado 68 y 72.
90
STJUE de 14 de sep iemb e de 2010 (Lego Ju is/OAMI) apa ado 68.
91
STJUE de 14 de sep iemb e de 2010 (Lego Ju is/OAMI) apa ado 69.
92
STJUE de 14 de sep iemb e de 2010 (Lego Ju is/OAMI) apa ado 52.
28
Po o a pa e es e p ecep o conlle a una sanción implíci a a aquellas o mas mas
inno ado as. Ello cons i uye, al y como señalaba el p o eso FERNÁNDEZ-NÓVOA, una
pa adoja pues “cuan o más a ac i a esul e una o ma idimensional, an o más p obable
se áw que la o ma no pueda egis a se como ma ca”
121
. Bajo es a p emisa el p ecep o
pa ece inci a a que las o mas que quie an egis a se como ma ca sean lo menos
inno ado as so pena de conside a se a ac i as incu iendo en la p ohibición del inciso
e ce o.
Los p oblemas de es a p ohibición no e minan aquí. A ello se suma la inde inición
que apo a el é mino - alo subs ancial- pues si bien en los an e io es incisos podíamos
in e i con mayo o meno di icul ad sus é minos, es e iden e que al delimi ación aquí
debe ealiza se de una mane a o almen e subje i a e incluso especula i a, pues que una
o ma de e minada apo e o no un alo sus ancial no es algo de e minable, eglado, ni
siquie a medible. Así mismo desconocemos cual es la pe spec i a empo al del alo
subs ancial y sob e odo qué sucede ía si dicho alo sus ancial a ía con el iempo.
Po odo lo an e io nos encon amos con una p ohibición que ha sido some ida a las
más in ensas c í icas y su aplicabilidad ha quedado muy es ingida. De hecho, an o la
EUIPO como el T ibunal Gene al y del T ibunal de Jus icia han op ado po su aplicación
en una can idad muy limi ada de supues os
122
. Todo ello nos lle a a pensa que la
jus i icación y o mulación de la p esen e p ohibición es cuan o menos dudosa. Con odo a
con inuación p ocede emos a analiza dichos supues os con el obje o de ija el ámbi o
aplicación de la p ohibición.
7.2 Aplicación de la p ohibición
A la ho a de aplica es e mo i o “ alo sus ancial” debemos delimi a dos pa es: la
señalización de que se en iende po “ alo ” a la luz del p ecep o y la de e minación de unos
c i e ios que nos ayuden a cali ica a dicho alo como “subs ancial”.
121
FERNÁNDEZ-NOVOA, C. T a ado de De echo de Ma cas,ci ., pág 229.
122
GIELEN, C., "Subs an ial Value Rule: How i Came in o Being and Why i Should be Abolished", Eu opean In ellec ual P ope y
Re iew, Issue 3, 2014, págs 164 y ss (168).
29
7.2.1 Signi icado del é mino “ alo ”
El é mino alo no es uni oco, así pues con iene da una se ie de pau as sob e su
concepción y alcance conc e o en la p ohibición. El T ibunal de Jus icia señala en el caso
Hauck que el é mino alo , al que aquí se hace e e encia, “no puede limi a se únicamen e
a la o ma de p oduc os que engan exclusi amen e un alo a ís ico u o namen al, con el
iesgo de no engloba los p oduc os que, además de un elemen o es é ico impo an e,
engan ca ac e ís icas uncionales esenciales”
123
.
Una lec u a posible de la an e io a i mación es que bajo el é mino “ alo ” el p ecep o,
como mínimo, se es á e i iendo: a) alo a ís ico u o namen al (de e minado po
ca ac e ís icas es é icas) y b) alo uncional (de e minado po ca ac e ís icas
uncionales)
124
. Con espec o al p ime a de las acepciones hay que p ecisa que no concu e
alo es é ico cuando la o ma obje o de examen haya log ado su a ac i o con base en
campañas publici a ias ealizadas po la misma ma ca
125
.Con espec o a la segunda
acepción, cabe señala que, si conside amos que una o ma apo a exclusi amen e un alo
uncional es a o ma es a ía al mismo iempo den o del ámbi o de aplicación de la
p ohibición del inciso segundo y del p esen e inciso. Po ello, dado que las es
p ohibiciones se aplican con independencia, podemos a i ma que inclui el alo uncional
en es e úl imo inciso ca ece en cie a medida de sen ido. En cualquie caso, al y como se
menciona en las di ec ices de la o icina, pa ece que queda excluido el alo en endido
como enomb e de la ma ca denomina i a que se u ilice pa a iden i ica los p oduc os
126
.
7.2.2 C i e ios pa a que el alo sea conside ado como subs ancial
Así mismo pa a aplica la p ohibición del apa ado e ce o no bas a con que el signo
es é exclusi amen e con o mado po una o ma que apo e alo al p oduc o. Se exige po
el con a io que dicha apo ación de alo sea subs ancial. Po an o, esul a cla e de ini
cuando se alcanza es e cali ica i o.
123
STJUE, de 18 de sep iemb e de 2014, Hauck, apa ado 3.
124
Di ec ices ela i as al examen an e la O icina, Pa e B Examen, ci ., página 469.
125
Decisión de la Sala Segunda de Recu so de la EUIPO, “la o ma de una silla (3D)”, R 486/2010-2, apa ado 22.
126
Di ec ices ela i as al examen an e la O icina, Pa e B Examen, ci ., página 469.
30
Un p ime c i e io es que el é mino subs ancial debe se in e p e ado con un ca ác e
es ic i o. Así, no po que la o ma de un de e minado p oduc o sea a ac i o o ag adable
se en iende que apo a un “ alo subs ancial”
127
. Si es o uese así, se es ingi ían en g an
medida aquellas o mas que pod ían egis a se como ma ca
128
.
Un caso especialmen e ele an e y que nos da a ias indicaciones, a la ho a de
de e mina cuando se apo a un alo subs ancial, es el caso Bang & Olu sen/OAMI
129
. En
es e caso le T ibunal Gene al conocía de un ecu so susci ado como consecuencia de una
esolución de la P ime a Sala de Recu so de la EUIPO po la que se denegaba el egis o
como ma ca de la o ma de un al a oz de diseño ( éase imagen) al apo a un alo
subs ancial al p oduc o y como consecuencia incu i en la p ohibición del inciso e ce o.
130
El T ibunal Gene al con i ma la esolución impugnada. De es a sen encia podemos
ex ae las siguien es conside aciones:
a) Cuando la o ma sea a ac i a y poco usual pa a la ca ego ía gene al del p oduc o
que ep esen a se p esupone que dicha o ma “es un elemen o que se á muy impo an e en
la elección del consumido ”. Ello con independencia de que el consumido “ ome
igualmen e en conside ación o as ca ac e ís icas del e e ido p oduc o”
131
.
127
Decisión de la Sala Segunda de Recu so de la EUIPO , R 395/1999-3, apa ado 25.
128
Di ec ices ela i as al examen an e la O icina, Pa e B Examen, ci ., página 469.
129
En conc e o, el T ibunal Gene al conocía de un ecu so a la esolución de la P ime a Sala de Recu so de la EUIPO en la que se
a i icaba la decisión de denegación de egis o de la o ma de un al a oz de diseño como ma ca ( éase imagen) po apo a un alo
subs ancial al p oduc o y como consecuencia incu i en la p ohibición del inciso e ce o.
130
STG de 6 de oc ub e de 2011 (Bang & Olu sen/OAMI) apa ado 2.
131
STG de 6 de oc ub e de 2011 (Bang & Olu sen/OAMI) apa ado 73.
31
b) Al igual que en la p ohibición del inciso segundo, en la del inciso e ce o ambién
se conside a que la pe cepción del público puede, pe o no necesa iamen e iene, que se i
como uno de los elemen os enidos en cuen a po el examinado pa a e i ica si la o ma
del p oduc o apo a un alo sus ancial. En es e sen ido al y como señalado T ibunal de
Jus icia aunque se puede ene en cuen a pa a al cali icación la opinión de los
consumido es, dicha opinión, no es inculan e pa a el examinado
132
. Asimismo, o o de
los elemen os que se puede ene en cuen a a la ho a de alo a si apo a o no un alo
subs ancial son los anuncios publici a ios bajo los cuales el ab ican e o e e ese
p oduc o
133
.
Po odo ello podemos señala a modo conclusión que el alo subs ancial exis e
cuando la o ma apo a un alo que in luye con impo ancia en la elección del consumido ;
que algunas de las p esunciones en al sen ido pod ían se según el caso (aunque no
necesa iamen e) la pe cepción que enga sob e la o ma el público al que el p oduc o a
di igido, las a i maciones del p opio solici an e haya e e ido espec o de la o ma de
p oduc o, o que dicha o ma el aumen e signi ica i amen e alo económico del p oduc o.
132
STJUE de 18 de sep iemb e de 2014 (Hauck) apa ado 33.
133
En conc e o, en es e caso el ab ican e del p oduc o había admi ido con an e io idad en la publicidad que la o ma signo obje o de
egis o “e a un que ese diseño es un elemen o esencial de su es a egia de ma ca” y que hacia “que el p oduc o de que se a a sea más
a ac i o, es deci , que aumen e su alo ”, además de des aca la en es a os de paginas o anuncios del p oduc o. STG de 6 de oc ub e de
2011 (Bang & Olu sen/OAMI) apa ados 74 y 75.
32
III.-CONCLUSIONES
A lo la go del p esen e abajo hemos abo dado la egulación y el alcance de las es
p ohibiciones de egis o de la le a e) de los a ículos 4.1 de la Di ec i a de Ma cas y 7.1
del Reglamen o de la Ma ca de la Unión.
F u o de es e análisis, debemos señala que las dos p ime as p ohibiciones son mas que
necesa ias al imposibili a la cons i ución de monopolios écnicos a pe pe uidad median e
el egis o de de e minadas o mas como las ma cas idimensionales. Así mismo la ac ual
egulación e in e p e ación nos pa ece la adecuada, con algunas ma izaciones.
En conc e o, conside amos que la aplicación de la p ohibición del inciso p ime o de la
o ma de i ada de la na u aleza del p oduc o se debe ía ex ende a más casos. A es e
espec o con iene señala el eno me acie o de la espues a dada po el T ibunal de Jus icia
en el caso Hauck, que ha ampliado signi ica i amen e el ámbi o de la p ohibición.
Así mismo, con iene señala que la p ohibición del inciso segundo, de las o mas que
apo an un esul ado écnico es sin duda la más impo an e de las p ohibiciones al
ep esen a la plasmación mas cla a de la doc ina de la uncionalidad. Po ello su
aplicabilidad debe se conside ablemen e mayo a las o as dos. Sin emba go, ha habido
casos en los que es o no ha sido así. En pa icula cons i uye una decisión especialmen e
p eocupan e la de conside a que la p ohibición no se aplica a aquellas en ajas u ili a ias
e e idas únicamen e al p oceso de ab icación. Con odo, al ma gen de esas excepciones,
el T ibunal Gene al y el T ibunal de Jus icia han op ado po una in e p e ación cada ez
mas amplia del p ecep o siguiendo una endencia en nues a opinión adecuada.
En con as e con las an e io es, la p ohibición del inciso e ce o, ela i a a las o mas
que apo an un alo subs ancial, no solo no desempeña ninguna unción, sino que además
limi a sin jus i icación la egis abilidad de las o mas es é icamen e mas a ac i as, o mas
que a p io i se ían op imas pa a pode se egis adas como ma ca idimensional al posee
una ele ada capacidad dis in i a. Es o nos hace aboga po la eliminación o
subsidia iamen e o al inaplicación de es a p ohibición.
33
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Disponible en: h ps://euipo.eu opa.eu/knowledge/mod/sco m/ iew.php?id=41421.
(Úl imo acceso: 30/06/2020).
ANEXO I: JURISPRUDENCIA
Ju isp udencia del T ibunal de Jus icia:
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 19 de sep iemb e de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P,
EU:C:2002:506.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 12 de eb e o de 2004, Henkel, C-
218/01,EU:C:2004:88.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 25 de ene o de 2007, Dyson,C-321/03,EU:C:2007:51.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 18 de junio de 2009, L'O éal y o os, C-487/07,
EU:C:2009:378.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 14 de sep iemb e de 2010, Lego
Ju is/OAMI,C‑48/09 P,EU:C:2010:51.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 22 de sep iemb e de 2011, In e lo a y In e lo a
B i ish Uni ,, C-323/09, EU:C:2011:604.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13,
EU:C:2014:2070.
Sen encia del T ibunal de Jus icia, de 18 de sep iemb e de 2014, Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233.
Sen encia del T ibunal de Jus icia de 16 de sep iemb e de 2015, Socié é des P odui s Nes lé,
C-215/14, EU:C:2015:604.
