La tutela del diseño industrial por el derecho de autor. A propósito de la STS. de 27 de septiembre de 2012

/, sir LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR A propósito de la STS de 27 de septiembre de 2012 (RJ 2012, 9707) INMACULADA VIVAS TESÓN Profesora titular de Derecho civil. Universidad de Sevilla Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial 30 Enero - Abril 2013 págs. 407 a 426 SUMARIO: I. NOTA PREVIA. II. EL ART. 10 TRLPI Y LA ORIGINALIDAD DE LA OBRA. III. LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR. RESUMEN: en Derecho español, el diseño indus-  ABSTRACT: Under Spanish Law, industrial detrial goza de doble protección, pero para su tu-  signs enjoy double protection, but, for its guartela por el derecho de autor, ha de tener un  dianship by the copyright, must have a certain cierto grado de originalidad.  degree of originality. PALABRAS CLAVE: diseño, propiedad industrial,  KEYWORDS: design, industrial property, intellecpropiedad intelectual, originalidad.  tual property, originality. Civil Ponente: Excmo. Sr Rafael Gimeno-Bayón Cobos PROPIEDAD INTELECTUAL: falta de acreditación de que el diseño de la farola tuviese el grado de "originalidad" preciso para su protección como propiedad intelectual; sistemas de tutela del diseño industrial por el derecho de autor; tutela del diseño industrial por el derecho de autor en España: cabe diferenciar entre las obras plásticas puramente artísticas, las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal o industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario informado que difiera de 408  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público. CONTRATOS: INTERPRETACION: intención de los contratantes: interpretación literal de los contratos versus lo querido por las partes: si se demuestra una voluntad común diferente a lo que se deduce de lo expresado, prevalece lo realmente querido ellos: sólo cuando no hay prueba de lo consentido entra en juego la regla interpretativa que, partiendo, por un lado, del clásico principio «id quod plerumque accidit» o de normalidad y, por otro, del de autorresponsabilidad por lo declarado, impone tener por consentido lo que con claridad expresaron consentir; función del juzgador de instancia: debe prevalecer salvo que sea absurda, arbitraria, ilógica o infrinja preceptos legales; impugnación en casación: improcedencia: sentencia recurrida que, dentro de los límites de lo razonable, ha entendido que de los términos del contrato no se deduce que la demandada admitiese que la actora tuviese derechos de propiedad intelectual sobre el diseño; no pueden invocarse como vulneradas las normas que regulan la interpretación de los contratos cuando el pretendidamente malinterpretado no es el que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida; aplicación de la normativa reguladora del derecho de autor: no tiene carácter dispositivo, por lo que incluso en el supuesto de que la demandada hubiese querido reconocer y hubiese reconocido en el contrato que el diseño de la farola estaba protegido por el derecho de autor, su reconocimiento extraprocesal no habría vinculado a los contratantes a aquel efecto. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL: efectos negativos de la falta de la prueba: entran en juego en los supuestos en los que, teniéndose por no probado un determinado hecho relevante para la resolución de la controversia, se atribuyen los efectos negativos de tal vacío probatorio a la parte a la que no corresponde soportarlos de conformidad con la norma contenida en el art. 217 LECiv/2000: sus reglas no pueden constituir el fundamento de un motivo en el que se pretenda la revisión de la valoración por la Sala de la prueba practicada en la instancia. Disposiciones estudiadas: arts. 7 y 1281 CC, arts. 3.2 y 10 TRLPI y Disp. Adic. 10' LPJDI. Sentencias citadas: Sentencia Tribunal Supremo 26 de 26 octubre 1992 (RJ 1992, 8286), 7 de junio de 1995 (RJ 1995, 4628) y 20 de febrero de 1998 (RJ 1998, 971). HECHOS Transcribimos literalmente el relato fáctico contenido en el Fundamentos Jurídico Primero de la Sentencia. PRIMERO: «RESUMEN DE ANTECEDENTES 1. Hechos 12. Los hechos que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, integrados en lo menester, en lo que interesa a efectos de esta sentencia, en síntesis, son los siguientes: LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR  409 1) El 16 de junio de 1997, doña Elisenda, doña Valentina e Industrias de Iluminación Roura, S.A., suscribieron un contrato por el que ésta última encargó a las primeras el diseño de una farola a fin de concurrir al "Concurso de Ideas: Nueva Farola del Eixample", convocado por la entidad ProEixample, creada por el Ayuntamiento de Barcelona, cuya base 13 imponía la cesión de los derechos de explotación sobre el diseño ganador por un periodo de diez años. 2) El diseño, identificado como "Farola Y", creado exclusivamente por doña Elisenda, resultó ganador del concurso. 3) El 22 de julio de 1998, doña Elisenda y Industrias de Iluminación Roura, S.A. suscribieron un nuevo contrato para la explotación del diseño de la "Farola Y" y el de dos variantes denominadas "Farola Y para los chaflanes de l'Eixample" y "Farola Platina". 4) En octubre de 2000, previa licitación, ProEixample autorizó la explotación de los modelos "Farola Y" bajo la denominación "Fanal de l'Eixample" y "Farola Y para los chaflanes de l'Eixample" con la denominación "Fanal Eixample Xamflá" a Industrias de Iluminación Roura, S.A. y a la compañía CM Salvi, S.L. 5) A raíz de las divergencias surgidas en ejecución del contrato, en el mes de junio de 2006, doña Elisenda por conducto notarial, comunicó a Industrias de Iluminación Roura, S.A. la resolución del contrato vigente entre las partes. 6) En el mes de julio de 2006, doña Elisenda cedió a CM Salvi, S.L. la exclusiva para la explotación de los diseños de la "Farola Y" (identificada en el contrato como farola "Venus") y sus variantes. 2. Posición de las partes 13. Las demandantes ejercitaron: por un lado, acciones contractuales derivadas del impago por Industrias de Iluminación Roura, S.A. de las regalías acordadas en el contrato de 22 de julio de 1998; y, por otro, acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual sobre el diseño de la "farola Y" por los actos de explotación llevados a cabo por Industrias de Iluminación Roura, S.A. con posterioridad a la resolución del contrato. 3. Las sentencias de instancia 14. La sentencia de la primera instancia estimó la pretensión sustentada en el contrato y, pese a reconocer la autoría del diseño y su posible tutela por vía del derecho de autor, desestimó la pretensión basada en la propiedad intelectual, porque entendió que la actuación de estaba amparada por el contrato suscrito entre Industrias de Iluminación Roura, S.A. y ProEixample (cesionaria de los derechos de explotación del diseño). 15. La sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmó los dos pronunciamientos de la de primera instancia pero por motivos diferentes, ya que rechazó que existiese prueba de que el diseño de la farola 410  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN  1.1P tuviese el grado de "originalidad" preciso para su protección como propiedad intelectual. 4. Los recursos 16. Contra la expresada sentencia doña Elisenda y CM Salvi, S. L. interpusieron sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación...». Ciñéndonos aquí al recurso de casación, basado en vulneración de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de los actos propios, la buena fe, y el abuso de derecho (primer motivó", Infracción de la doctrina jurisprudencia) del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos, en especial respecto del criterio principal establecido en el art. 1.281 del Código Civil (segundo motivo) e infracción de la jurisprudencia relativa al concepto unitario de originalidad en la Ley de Propiedad Intelectual y del principio de doble protección del diseño industrial (tercer motivo), el Tribunal Supremo declara no haber lugar al mismo. FUNDAMENTOS DE DERECHO (...) TERCERO PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN 1. Enunciado y desarrollo del motivo 24. El primero de los motivos del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos: Respecto del concepto de "actos propios". Vulneración de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de los actos propios, la buena fe, y el abuso de derecho. Vulneración del art. 7 del Código Civil. [Dcho. Tercero sentencia]. 25. En su desarrollo la recurrente afirma que la demandada antes de la interposición de la demanda, tanto en el contrato como en la correspondencia cruzada con la otra parte, ejecutó actos que suponían el reconocimiento claro y expreso de que las farolas diseñadas por doña Elisenda tenían la condición de obra de propiedad intelectual, lo que también reconocían las bases del concurso convocado por ProEixample, por lo que la sentencia recurrida vulnera, por un lado, las reglas de interpretación de los contratos y, por otro, el principio que veda ir contra los propios actos. 2. Valoración de la Sala 2.1. La necesidad de identificar la infracción. 26. De nuevo se hace preciso recordar que los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación no dan paso a una inexistente tercera instancia en la que el Tribunal deba proceder a un nuevo juicio a fin de reexaminar los argumentos acumulados por las partes en sus escritos de alegaciones, sin con- LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR cretar cuál es la infracción que se denuncia, a fin de que sea el Tribunal el que la identifique y razone la vulneración. 27. Esto es lo que ha hecho el motivo que se examina, pues bajo la invocación genérica de la vulneración del principio de buena fe, se refiere, por un lado, al abuso de derecho sin concretar cual es el que se ha ejercitado de forma anómala y, por otro, a los actos propios. 2.2. Los actos propios y la interpretación contractual. 28. Aunque, a diferencia de otros ordenamientos, el Código Civil español carece de norma específica que se refiera de forma expresa a la prohibición de actuar contra los propios actos, doctrina y jurisprudencia coinciden en que la clásica regla "venire contra factum proprium non valet", de elaboración y desarrollo jurisprudencial, constituye una manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 del Código Civil, de tal forma que, como afirma la Sentencia 523/2010, de 22 julio (RJ 2010, 6566) "protege la confianza creada por la apariencia, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuar cuando se han creado unas expectativas razonables, pues el comportamiento supone en tal caso la expresión inequívoca de una determinada voluntad en referencia a una relación jurídica o situación de hecho que impide la admisión como legítimo de un posterior comportamiento contradictorio". 29. Tratándose de la interpretación de los contratos, los comportamientos unilaterales de una parte pueden constituir elementos que permitan investigar cómo ha sido entendido por ella lo estipulado, pero no derogan las reglas que disciplinan la interpretación contractual (en este sentido, Sentencia 285/2012, de 8 de mayo [RJ 2012, 6117]), ni su control en casación, por lo que es plenamente aplicable la doctrina de esta Sala que reiteradamente afirma que la interpretación de los contratos es una facultad propia de los tribunales de instancia, por lo que ha de ser mantenida en casación salvo que resulte ilógica o absurda, o viole directamente una norma jurídica que impusiera determinada interpretación, pues no se trata de obtener mediante el recurso de casación un pronunciamiento que opte por la mejor de las interpretaciones posibles, considerando que no es tal la seguida por la sentencia impugnada, sino de corregir aquélla que constituya una clara vulneración del ordenamiento jurídico (Sentencia 863/ 2010, de 27 de diciembre [RJ 2011, 19] y las en ella citadas). Lo que no acontece en este caso en el que la sentencia recurrida, dentro de los límites de lo razonable, ha entendido que de los términos del contrato no se deduce que Industrias de Iluminación Roura, S.A. admitiese que doña Elisenda tuviese derechos de propiedad intelectual sobre el diseño ya que "es un tanto equívoco, pues la referencia a los derechos de propiedad intelectual que se hace en dicho contrato de septiembre de 1999 es muy genérica y englobaría los derechos de propiedad intelectual o industrial que sobre el diseño de la farola, pudieran reconocerse". 412  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN P  LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR  413 2.3. Desestimación del motivo. 30. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo. CUARTO SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN 1. Enunciado y desarrollo del motivo 31. El segundo motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos: Infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos, en especial respecto del criterio principal establecido en el art. 1.281 del Código Civil. 32. En su desarrollo la recurrente afirma que la sentencia recurrida, cuando aborda la cuestión de si la demandada actuó contra sus propios actos, en especial el contrato de 15 de septiembre de 1999 suscrito entre Industrias de Iluminación Roura, S.A. y ProEixample, por el que se cedieron los derechos de propiedad intelectual sobre la farola, no obstante la absoluta claridad de sus términos entiende incluidos en los mismos cosas distintas a las dichas y queridas por las propias partes, 2. Valoración de la Sala 2.1. La exigencia de precisión en el recurso. 33. El motivo carece de la exigida precisión imprescindible en la casación, que no permite la denuncia genérica de infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos (entre otras, Sentencias 433/2009, de 15 de junio [RJ 2009, 3395], 632/2010, de 5 de octubre [RJ 2010, 8008], 782/2010, de 22 de noviembre [RJ 2011, 566], y 727/2011 de 25 de octubre [RJ 2012, 435]). A lo que cabe añadir que la sentencia difícilmente puede vulnerar "el criterio principal establecido en el art. 1.281 del Código Civil", cuando el contrato que se afirma erróneamente interpretado no es el litigioso, sino otro en el que las recurrentes no fueron parte. 2.2. La interpretación literal de los contratos vs. lo querido por las partes. 34. A ello añadiremos que en un sistema consensualista como el nuestro, en el que el contrato se sustenta en lo "consentido por los contratantes", el primer párrafo del artículo 1281 del Código Civil no recoge con la deseable claridad la primacía de lo realmente querido/consentido por las partes sobre lo que dijeron querer pero no consintieron, de tal forma que la interpretación no puede quedarse en el análisis de lo expresado con claridad, sin investigar si coincide con lo querido o, por el contrario, consciente o inconscientemente los contratantes expresaron algo diverso. En definitiva, si se demuestra una voluntad común diferente a lo que se deduce de lo expresado, prevalece lo realmente querido ellos. Tan sólo cuando no hay prueba de lo consentido entra en juego la regla interpretativa que, partiendo, por un lado, del clásico principio id quod plerumque accidit (lo que acontece en la mayoría de los casos) o de normalidad y, por otro, del de autorresponsabilidad por lo declarado, impone tener por consentido lo que con claridad expresaron consentir. 35. En este sentido hemos declarado, entre otras en la Sentencia 285/2012, de 8 de mayo (RJ 2012, 6117), que las tendencias doctrinales sobre la función de la interpretación contractual puestas de manifiesto: en el artículo 4, de los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales —" [e] 1 contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes"—; el apartado 1 del artículo 5:101 de los principios de Derecho Europeo de los contratos —[e] 1 contrato se interpreta de acuerdo con la intención común de las partes aunque difiera del significado literal de las palabras"—; y el primer párrafo del artículo 1278 de la Propuesta de Modernización del Derecho de obligaciones de la Comisión de Codificación de 2009 —" [1] os contratos se interpretarán según la intención común de las partes la cual prevalecerá sobre el sentido literal de las palabras"—, de tal forma que la literalidad de lo manifestado constituye una herramienta, muy valiosa pero nada más, para investigar lo que realmente aquellos querían, aunque para ello sea preciso acudir a factores ajenos a lo expresado para comprobar si lo que se quiso se expresó de forma ajustada. 2.3. Interpretación contractual y normas imperativas. 36. Además, la aplicación de la normativa reguladora del derecho de autor no tiene carácter dispositivo, por lo que incluso en el supuesto de que Industrias de Iluminación Roura, S.A. hubiese querido reconocer y hubiese reconocido en el contrato que el diseño de la farola estaba protegido por el derecho de autor, su reconocimiento extraprocesal no habría vinculado a los contratantes a aquel efecto. 2.4. Interpretación contractual y contratos con terceros. 37. Finalmente, no pueden invocarse como vulneradas las normas que regulan la interpretación de los contratos cuando el pretendidamente malinterpretado no es el que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, como acontece en este caso en el que el que la parte indica fue suscrito por una de las partes con un tercero ajeno al litigio. QUINTO TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN 1. Enunciado y desarrollo del motivo 38. El tercer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos: Infracción de la jurisprudencia relativa al concepto unitario de originalidad en la Ley de Propiedad Intelectual y del principio de doble protección del diseño industrial. 39. En su desarrollo, con cita de las sentencias de esta Sala de 26 de octubre de 1992 (RJ 1992, 8286), 20 de febrero de 1998 (RJ 1998, 971) y 7 junio 1995 (RJ 1995, 4628) la recurrente afirma que la sentencia infringe tanto el concepto flP  LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR 414  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN 415 unitario de originalidad que exige el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual para cualquier tipo de obra, como el principio de doble protección que respecto del diseño industrial establecen tanto la mencionada Ley de Propiedad Intelectual (art. 3.2), como la disposición adicional 10a de la Ley de Protección Jurídica del Diseño, al considerar dudosa la originalidad del diseño de la farola con base en la oportunista negativa de la demandada; y que en su momento se hubiera querido proteger el mismo diseño mediante el registro de un modelo industrial. 2. Valoración de la Sala 2.1. Sistemas de tutela del diseño por el derecho de autor. 40. La tutela de las creaciones útiles, entre ellas las obras plásticas susceptibles de ser adaptadas a la industria o creadas por su autor precisamente con la finalidad de ser reproducidas por un proceso industrial o artesanal, se ha desarrollado en los diferentes Estados de acuerdo con tres sistemas básicos que tratan de articular de forma equilibrada los diferentes intereses en juego —singularmente, los de los diseñadores interesados en el más amplio y duradero monopolio de la obra sin necesidad de registro; los de la industria que invierte en la producción de los soportes materiales y demanda la máxima seguridad jurídica; los del mercado, al que interesa el ingreso de las nuevas formas en el patrimonio cultural e industrial común a fin de que puedan ser utilizadas como dominio público, sin sujeción a autorizaciones ni pago de regalías; y los de los consumidores, interesados en que la apariencia de los productos no dificulte identificar su origen—: 1) el de acumulación total o absoluta, según el cual para la protección del diseño por la normativa de derecho de autor y por la de propiedad industrial es exigible idéntico grado de creatividad —sin perjuicio de que sea o no exigible el registro—. Es el sistema clásico francés, seguido por las leyes de 11 de marzo de 1902 y 14 de julio de 1909 basado en el principio de l'unité de l'art (la unidad del arte) —si bien algunos autores cuestionan la plena vigencia del sistema en el artículo L513-2, del Código de Propiedad Intelectual, introducido por la Ordonnance número 2001-670 de 25 de julio de 2001, a cuyo tenor " [s]ans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modéle confére á son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou conceder" (sin perjuicio de los derechos resultantes de la aplicación de otras disposiciones legislativas, incluyendo los libros I y III de este Código, el registro de un diseño confiere a su titular un derecho de propiedad que puede ceder o conceder); 2) el de separación absoluta, en el que la propiedad intelectual de los autores plásticos no es susceptible de tutela por vía del diseño y viceversa, ya que la duplicidad devendría superflua. Es el seguido por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, que disponía en el artículo 22.4 que "no se comprenderán como dibujos o modelos de fábrica, los que por tener carácter puramente artístico no pueden considerarse como aplicados con un fin industrial o como simples accesorios de los productos industriales y están comprendidos en la Ley de Propiedad Industrial (LEG 1902, 24)". Dicha ley fue aclarada por la Real Orden de 17 de junio de 1903, que estableció que los dibujos y trabajos hechos con un fin industrial no son materia propia de la Ley de Propiedad Intelectual. Y a cuyo tenor "S. M. el Rey (Q.D.G.), se ha servido resolver que los dibujos y trabajos de que se trata no son materia propia de la ley de Propiedad intelectual, ni por tanto susceptibles de registro al amparo de ésta"; y 3) el sistema intermedio o de acumulación parcial, más o menos restringida. Según él los diseños susceptibles de tutela como propiedad industrial también son susceptibles de tutela acumulada por derecho de autor, pero para ello es preciso cierto grado de altura artística. 2.1. La tutela del diseño por el derecho de autor en España. 41. De entre los diferentes sistemas, el Derecho de la Unión Europea excluye el de separación absoluta, al disponer en el artículo 17 de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de Protección jurídica de los dibujos y modelos que " M os dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido", y en el 96.2 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, Dibujos y modelos comunitarios que " [1] os dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido. 42. En nuestro ordenamiento, el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, dispone que " [s]on objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: [...] e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas", prescindiendo de la intención del creador y del destino de la obra, y sin exigir para las obras plásticas ningún requisito o mérito que singularice las "obras de arte aplicadas" de las "obras de arte simple" u "obras de arte puro", lo que ha llevado a algún autor a sostener que nuestro ordenamiento se adscribe a los de acumulación total de protección de los derechos subjetivos de naturaleza 416  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN dp LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR  417 intelectual e industrial —sin perjuicio de que su estatuto patrimonial sea inferior a tenor de los artículo 19.5 y 24.1 de la Ley de Propiedad Intelectual —, de tal forma que serían protegibles como propiedad intelectual los diseños que tengan un nivel de originalidad que les haga distinguibles de los anteriores, sin necesidad de altura artística, creatividad o individualidad configurativa. 43. Esta interpretación choca con lo afirmado en la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la que se afirma que "[e]1 diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles". Y con lo previsto en la Disposición adicional décima de la propia Ley, al disponer que " [1]a protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual". Forma que ha dado paso a una línea doctrinal que para la tutela del diseño por derecho de autor, a los requisitos de novedad y singularidad que para el registro exige el artículo 5 de la citada Ley 20/2003, de 7 de julio, añade la necesidad de que sea "original o especialmente creativo" o tenga "el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística". 44. Nuestra decisión debe partir de que las finalidades de las normas que tutelan derecho de autor y diseño son muy distintas. Como indica el artículo 1 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886, el derecho de autor tiene por objeto "la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas". También reconoce el preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 17 noviembre de 1987 SIC, al indicar que su finalidad es "otorgar el debido reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para beneficio y disfrute de todos los ciudadanos". Mientras que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial de las innovaciones formales referidas a las características de apariencia de los productos en sí o de su ornamentación, según indica la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 se inspiran en la idea de tutelar "ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad". 45. Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y la singularidad, cierto grado de "originalidad". Ello supuesto, el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor —además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales—, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual. Y alguno sin límite—, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas —la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/ 2001, de 4 de diciembre (RJ 2001, 10048) y 778/2010, de 24 de noviembre (RJ 2011, 579)—, que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la "novedad" precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad. 46. Consecuentemente, cabe diferenciar entre las obras plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal o industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario informado que difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público. 47. Esta posición en modo alguno se opone a las tesis mantenidas en las sentencias de esta Sala que cita la recurrente: 1) la de 26 octubre 1992 (RJ 1992, 8286), en lo que aquí interesa, se limitó a precisar que, para la protección que concede la Ley de Propiedad Intelectual, en el caso de piezas producidas en serie por medios mecánicos para su explotación industrial, "el objeto de la propiedad intelectual no lo son las obras así producidas, aisladamente consideradas o en su conjunto, sino la obra originaria o primigenia que sirvió de modelo para las posteriores copias o reproducciones mecánicas, cualquiera que sea el grado de identidad con el modelo y el de su perfección técnica". Y exigió que en esa obra debían "concurrir las características que la definan como una creación original". 2) La de 7 de junio de 1995 (RJ 1995, 4628) porque nada tiene que ver con el diseño, sino con la tutela de la obra "científica y artística". En efecto, tras señalar que la sentencia de apelación había declarado que "el conjunto es original en tanto realización material compleja de varios elementos y que la originalidad de los cuadernos del actor estriba precisamente en la estructura y en la presentación de esos conocimientos", en ella se declara que se trata de "afirmaciones una y otra que integran, desde luego, una realidad fáctica que ha quedado incólume al no haber sido combatida casacionalmente", y que "las propiedades intelectuales e industriales se mueven en ámbitos distintos y no permiten equiparación". 3) La de 20 de febrero de 1998 (RJ 1998, 971), se refiere al boceto de una escultura, y la recurrente atribuye a la Sala unas afirmaciones que son simple descripción a modo de antecedente de lo razonado en la sentencia de la primera instancia. 418  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN 2.2. Desestimación del motivo. 48. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo». COMENTARIO 1. NOTA PREVIA Ser autor significa crear, verbo qik, según el Diccionario de la Lengua Española (22' edición) 1 , en su primera acepción significa «producir algo de la nada» y en su segunda «establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado». Sin embargo, no toda creación del intelecto humano es susceptible de tutela por carecer de originalidad. La obra debe ser, esencialmente, original, término no especificado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, TRLPI), lo que obliga a nuestros tribunales a construir casuísticamente dicho concepto, a llenarlo de contenido, esto es, a determinar cuándo una creación es o no original, siendo, precisamente, ello lo que provoca una falta de uniformidad de los pronunciamientos judiciales nada deseable. En aras de la seguridad jurídica, sería necesario determinar legalmente el concepto de originalidad (único para todas las obras o diferente en función del tipo de obra) y los parámetros a seguir para la valoración jurisprudencial del requisito de la originalidad. La Sentencia objeto del presente comentario gira en torno a la doble protección del diseño industrial por la propiedad industrial e intelectual y reviste especial importancia ante la orfandad jurisprudencial de la materia. II. EL ART. 10 TRLPI Y LA ORIGINALIDAD DE LA OBRA El art. 10 TRLPI 2 establece un concepto general de derecho de autor, el cual complementa con un elenco, según doctrina y jurisprudencia, meramente ejemplificativo, lo que permite incluir en la protección obras no expresamente previstas por el legislador: Artículo 10. Obras y Títulos originales. 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: 1. http://www.rae.es/rae.html. 2. Precepto idéntico al de la derogada Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR  419 a. Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. b. Las composiciones musicales, con o sin letra. c. Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales. d. Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. e. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. f. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. g. Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia. h. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. i. Los programas de ordenador. 2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella'. El legislador exige, pues, que la obra de ingenio digna de protección tenga carácter original, esto es, que sea fruto de una elaboración intelectual novedosa. De este modo, se considera obra, toda creación humana original que se exteriorice en una forma novedosa por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Según la SAP de Islas Baleares (Sección 5') de 20 de julio de 2011 4 , en relación a un pleito de defensa de los derechos de propiedad intelectual y de competencia desleal por supuesto plagio de una guía diseñada y editada por la empresa demandante, «la Ley española de propiedad intelectual no establece ningún principio ni criterio para valorar la originalidad. El artículo 10 de dicha ley se limitaba a enumerar una lista larguísima de soportes posibles que pueden servir como medio para expresar una idea: folletos, impresos, coreografías, planos, maquetas, fotografías, litografía, cine, etc. Esta minuciosidad no aclara nada, ya que puede haber planos, maquetas o películas de cine que carezcan de originalidad por completo. El medio no determina la existencia de originalidad y no todo libro es un objeto de propiedad intelectual. 3. Como es sabido, tienen también el concepto de obra a efectos de ser objeto de protección, las obras derivadas o transformadas: traducciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos, arreglos musicales o, en general, la transformación de una obra (art. 11 TRLPI), supuestos en los cuales es preciso contar con el consentimiento del autor de la obra originaria, así como las colecciones y bases de datos (art. 12 TRLPI). 4. (JUR 2011, 348577). y 420  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN Al hablar de derechos de autor (títulos de propiedad intelectual) se piensa en los libros, en el cine y en los discos. Sin embargo existen muchas otras obras intelectuales que pueden ser protegidas en base a su originalidad literaria, artística o científica. Incluso si se realiza una mera recopilación de datos o citas y se procede a ordenarlos, el resultado final queda automáticamente protegido. Para que se cree un título de propiedad intelectual no es necesario que dichas citas (materia prima) sean originales. Las citas pueden pertenecer a otra persona o personas, pero su recopilación y clasificación ordenada (producto elaborado) representa un nuevo título de propiedad intelectual que se superpone (overlapping) a las citas originales. En general este principio es aplicable a todo tipo de recopilación (enciclopedias, guías de teléfono, anuarios industriales, repertorios de jurisprudencia, compendios, etc.). Cuando la recopilación conlleva una labor excesivamente simplona y fácil, que cualquiera puede realizar rápidamente, entonces no existirá originalidad y por lo tanto dicha información será de dominio público. Las listas de mailing (direct marketing data bases) también están protegidas por la ley de propiedad intelectual, tanto si constituyen la actividad central de la empresa como si son una actividad auxiliar» (FJ 3°) . Así, pues, el reconocimiento de una creación del ingenio como derecho de autor gira en torno a su originalidad y no en función del esfuerzo intelectual dedicado, de su mayor o menor calidad creativa o de la finalidad a la que aquélla va dirigida. Como recoge la STS de 24 de junio de 2004 5 , con ocasión del reconocimiento del derecho de autor sobre un juego promocional de publicaciones llamado «el juego de la rifa», «según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador» (FJ 2°). Conforme a ello, la originalidad exigida legalmente a una creación del ingenio para ser reconocida como obra protegible puede ser entendida en sentido subjetivo u objetivo. Entrando con mayor detalle en el análisis del requisito de la originalidad de la obra, la ya citada SAP de Islas Baleares (Sección 5a) de 20 de julio de 2011 expone: «... el requisito de "originalidad" que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende por obra original cuando refleja la personalidad del autor y desde el punto de vista objetivo que considera la "originalidad" como "novedad objetiva" cuando 5. RJ 2004, 4318, sentencia comentada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., en CCJC, núm. 67, 2005, pp. 397-406. dP  LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR  421 puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original. En relación con lo expuesto, no se protege lo que puede ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (en este sentido, STS 20-02-1992, 26-10- 1992, 17-10-1997, 26-11-2003). Sin embargo, tal y como expresa la STS de 26 de noviembre de 2003, lo relevante es la forma original de la expresión, no tanto si la idea o datos expuestos sean conocidos o novedosos, lo que supone que la originalidad concurre cuando, en términos de la SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000, la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce. Como recoge la SAP Barcelona de 25 de septiembre de 2005, entrando en el estudio de dicho requisito y más en concreto sobre la discusión doctrinal existente en torno a si esa originalidad ha de ser subjetiva (singularidad, no haber copiado una obra ajena) u objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente), refiere "si bien tradicionalmente imperó la concepción de originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura,...) ya que la creación implica cierta altura creativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento del autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacía la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea. Esta concepción objetiva permite destacar el factor de recognoscibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere, al fin, que la originalidad tenga una relevancia mínima, pues no resulta adecuado conceder derechos de exclusivas a creaciones que constituyen parte del patrimonio cultural común de la sociedad". Así las cosas, aunque tradicionalmente se ha venido exigiendo la originalidad subjetiva (impronta personal del autor) de la creación para otorgar la protección del derecho de autor, dejándose la novedad de la misma al Derecho de patentes, hoy día, nuestros tribunales se inclinan por la tesis objetiva de la originalidad (novedad respecto al patrimonio culturas existente): «es original la creación novedosa», afirma el Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de junio de 2004 6 . 6. Sin embargo, como se afirma en AAVV.: Manual de Propiedad Intelectual, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (coord.), Valencia, 2012, pp. 49-50, «el debate doctrinal puede responder más a confrontaciones teóricas que a la defensa de resultados prácticos sobre lo que en cada caso deba merecer o no el reconocimiento de obra. Probablemente, en los supuestos de conflicto, si se parte de un planteamiento subjetivo, habrá que insistir (y probar) para acreditar la originalidad que no se ha copiado; en cambio, si se parte de un planteamiento objetivo habrá que insistir (y probar) que lo creado es distinto de la o las obras preexistentes. Pero en ambos casos la novedad (originalidad subjetiva) o su contrario, la similitud, tendrán una enorme importancia; prácticamente decisiva para negar la existencia de originalidad cuando esa similitud sea mayor, decisiva cuando sea absoluta». Y continúa: «en cualquier caso debería exigirse que esa originalidad subjetiva (singularidad) o esa originalidad objetiva (novedad) tenga una relevancia mínima». LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR 423 422  RDP 2013 • 30 INMACULADA VIVAS TESÓN El legislador comunitario se inclina, en cambio, por la originalidad subjetiva, si no para toda creación intelectual, sí, claramente, para tres concretos tipos de obras, las fotografías', las bases de datos' y los programas de ordenador 9 , entendiendo, en tales casos, por «original» una «creación intelectual propia» del autor de la obra y resultando excluido cualquier otro criterio para determinar su derecho a la protección. Así, el art. 6 de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, estabréce que «las fotografías que constituyan originales en el sentido de que sean creaciones intelectuales propias del autor serán protegidas con arreglo al artículo 1. No se aplicará ningún otro criterio para determinar su derecho a la protección»; el art. 3.1 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, dispone: «de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de autor. No serán de aplicación otros criterios para determinar si tales bases de datos son susceptibles de dicha protección»; a tenor del art. 1.3 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador «el programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección». III. LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL POR EL DERECHO DE AUTOR Como señala la SAP de Barcelona (Sección 15a) de 27 de enero de 2011 10 , sobre infracción de los derechos exclusivos de propiedad intelectual de CROCS sobre sus modelos de calzado Cayman y Beach, «el diseño se halla en la zona de intersección entre el Derecho industrial y el Derecho de la propiedad intelectual —y el Derecho de la competencia—, es decir, en el cruce entre diversos sistemas de normas con distintos orígenes, finalidades e intereses tutelados, lo que hace inevitables los roces y los problemas de coordinación. El mismo derecho de diseño es un híbrido de doble naturaleza, industrial y estética» . Conforme a ello, la primera idea de la que parte la Sentencia objeto de 7. Al respecto, vid. ESPÍN ALBA, I.: «La originalidad en la protección de las obras fotográficas», en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XX, 1999, pp. 123-140. 8. En el caso de las bases de datos, el derecho «sui generis» garantiza la inversión efectuada en ella, incluso, si la base de datos carece de toda originalidad. Para mayor detalle, vid. VIVAS TESÓN, I.: «La tutela sui generis de las bases de datos», en Revista de Derecho Patrimonial, núm. 21, 2008, pp. 159-174. 9. V. FERNÁNDEZ MASIÁ, E.: La Protección de Los Programas de Ordenador en España, Valencia, 1996. http://booles.google.es/books/about/La_Protecci%C3%B3n_de_Los_Programas_de_ Orden.htmlThl=es&id.FzhgAAAACAAJ 10. (JUR 2012, 343941). nuestra glosa es la compatibilidad entre el diseño industrial y la propiedad intelectual. La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, establece en su art. 17, que «los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido". Ello responde a lo que constata el Considerando (8) de la propia Directiva, cuando señala que "a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección". Por su parte, el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, establece en su art. 96.2 una norma equivalente a la del artículo 17 de la Directiva, que el Considerando 32 del Reglamento explica, asimismo, por la ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual y la correlativa necesidad de establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección. En el Derecho comparado se distinguen, al respecto, tres sistemas distintos básicos de protección: el de acumulación absoluta, característico del Derecho francés; el de acumulación restringida, del Derecho alemán (entre otros) y el de no acumulación, del Derecho italiano anterior a 2001, los cuales son expuestos detalladamente por la Sentencia que comentamos en su Fundamento Jurídico Quinto y que, por consiguiente, resulta ocioso reproducir. La Directiva 98/71/CE opta, por tanto, por un sistema de acumulación. O, como asevera literalmente el Tribunal Supremo, «de entre los diferentes sistemas, el Derecho de la Unión Europea excluye el de separación absoluta». Por consiguiente, los dibujos y modelos son objeto de protección por la normativa específica de dibujos y modelos y, en su caso, también por el derecho de autor. Claro lo anterior, la Directiva 98/71/CE no concreta el grado de acumulación de la protección de los diseños, sino que deja la cuestión al Derecho interno. Al respecto, la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, afirma en su Exposición de motivos que "el diseño indus-