Estabelecendo parcerias para obter vantagens comerciais: desenvolvendo propriedade intelectual com terceiros.
Abstract
Muitas empresas acreditam que o processo de inovação é mais difícil ser executado sozinho do que em parceria. Algumas empresas não possuem todos os recursos internos para fazer uma ideia passar por pesquisa e desenvolvimento e chegar até a comercialização. Para outras, o desafio é incorporar com sucesso invenções externas que atendam a uma necessidade de mercado dentro de um portfólio de produtos ou serviços existentes. Seja qual for a sua motivação para trabalhar em parceria, como você pode ganhar e manter controle para garantir que essa colaboração seja um sucesso? Quando a segurança e confidencialidade são importantes, como normalmente é o caso de criações com potencial de gerar propriedade intelectual, pode ser tentador gerir o processo de inovação internamente do início ao fim. Contudo, a menosque você tenha muitos recursos, esse poderá ser um caminho muito lento para o mercado. Dessa forma, tanto empresas maduras quanto empresas em estágioinicial, com restrições financeiras, acreditam que uma estratégia mais bem-sucedida seja buscar formas de empreender atendendo à demanda do mercado e manter-seà frente de seus concorrentes trabalhando com parceiros externos. As colaborações podem ter diferentes formas. Você pode desejar explorar umapesquisa acadêmica, obter uma licença de PI externa, licenciar seus próprios direitos de PI ou trabalhar com um subcontratado (por exemplo, um fabricante, designer,engenheiro de softwares, fotógrafo ou desenvolvedor de sites). Nesses casos, você descobrirá que, embora os direitos de PI sejam ativos intangíveis, eles podem serutilizados para alavancar o valor comercial de uma empresa, exatamente como os ativos tangíveis. Sempre que estiver colaborando com terceiros, é importante gerenciar oconhecimento trazido ou criado pelo seu projeto com cuidado. Do contrário, poderá ser difícil divulgar, proteger, comercializar ou evitar o uso futuro deste conhecimento.No geral, confiança e conhecimento são essenciais para qualquer relação bem- sucedida. É importante escolher seus parceiros cuidadosamente, conduzindo umaauditoria básica antes de realizar uma parceria e, quando necessário, utilizando contratos jurídicos elaborados por profissionais.Produzidos pela IPOS Internacional (Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura), e customizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, os guias comerciais de Gestão de Propriedade Intelectual visam proporcionar um conjunto de Soluções de PI para empresas com base nas melhores práticas do setor.
Full text
ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS Desenvolvendo propriedade intelectual com terceiros
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI Presidente Júlio César Castelo Branco Reis Moreira Diretor de Administração Alexandre Lopes Lourenço Diretora Executiva Tania Cristina Lopes Ribeiro Economista-Chefe Rodrigo Vieira Ventura Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Propriedade Industrial, Negócios e Inovação Maria Eugenia Fortes Ramos da Silva Gallotti Coordenadora-Geral de Recursos Humanos Sandra Caseira Cerqueira Coordenador da Academia do INPI Davison Rego Menezes Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia Bernardo Soares Teixeira Bemvindo Equipe Técnica Supervisão do Projeto: Iloana Peyroton da Rocha Larissa Santiago Ormay Coordenação de Revisão: Camila Bella de Carvalho Faria Maria Helena de Lima Hatschbach Editoração: Isabela Maria de Oliveira Borsani Revisão Técnica: Dirceu Yoshikazu Teruya Elizabeth Silva Kátia Regina do Valle Freitas Pinto Rita Pinheiro Machado Catalogação na fonte elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI Bibliotecário Responsável Técnico Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861 E79 Estabelecendo parcerias para obter vantagens comerciais: desenvolvendo propriedade intelectual com terceiros. / Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) e IPOS International (II); tradução e revisão técnica: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. – Rio de Janeiro: INPI, 2024. 25 p. ; figs. 1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Parcerias – Vantagens comerciais. I. Intellectual Property Office of Singapore = Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura. II. IPOS International (II). III. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). CDU: 347.77:658.6(81) CDU: 347.772:796.332(81) 2 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS
DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 3 Introdução 4 1. Colaboração 5 Quais são os prós e os contras da colaboração? 6 Sobre quais documentos legais devemos pensar? 6 Quais aspectos da propriedade intelectual (PI) devem ser considerados? 8 Resumo 9 2. Conceitos de trabalho colaborativo 10 Quais são os termos típicos para descrever PI em 11 contratos de colaboração? Posso “proteger” minha PI anterior? 12 E quanto às PI anteriores que não são de propriedade de um colaborador? 12 Por que é importante pesquisar a PI e quais buscas 13 devo realizar? Existem riscos após o término do projeto? 14 Resumo 15 3. Transferência de Direitos de PI 16 Que tipos de acordos de propriedade 17 e uso podem ser negociados para minha PI? Quais as diferenças entre cessões e licenças? 17 Quais são os diferentes tipos de licenças? 18 Queflexibilidadeeutenhoemtermosdecomo 19 as licenças são formuladas? Que tipos de complicações normalmente surgem com o licenciamento? 20 Resumo 22 4. Listadeverificaçãoprincipalparacolaborações 23 Certificando-sedeabordartodosospontosfundamentais 24 5. Onde minha empresa pode obter ajuda? 25 Conteúdos
4 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS Muitas empresas acreditam que o processo de inovação é mais difícil ser executado sozinho do que em parceria. Algumas empresas não possuem todos os recursos internos para fazer uma ideia passar por pesquisa e desenvolvimento e chegar até a comercialização. Para outras, o desafio é incorporar com sucesso invenções externas que atendam a uma necessidade de mercado dentro de um portfólio de produtos ou serviços existentes. Seja qual for a sua motivação para trabalhar em parceria, como você pode ganhar e manter controle para garantir que essa colaboração seja um sucesso? Quandoasegurançaeconfidencialidadesãoimportantes,comonormalmenteéo casodecriaçõescompotencialdegerarpropriedadeintelectual,podesertentador gerir o processo de inovação internamente do início ao fim. Contudo, a menos quevocêtenhamuitosrecursos,essepoderáserumcaminhomuitolentopara omercado.Dessaforma,tantoempresasmadurasquantoempresasemestágio inicial,comrestriçõesfinanceiras,acreditamqueumaestratégiamaisbem-sucedida sejabuscarformasdeempreenderatendendoàdemandadomercadoemanter-se àfrentedeseusconcorrentestrabalhandocomparceirosexternos. As colaborações podem ter diferentes formas. Você pode desejar explorar uma pesquisaacadêmica,obterumalicençadePIexterna,licenciarseusprópriosdireitos dePIoutrabalharcomumsubcontratado(porexemplo,umfabricante,designer, engenheirodesoftwares,fotógrafooudesenvolvedordesites).Nessescasos,você descobriráque,emboraosdireitosdePIsejamativosintangíveis,elespodemser utilizadosparaalavancarovalorcomercialdeumaempresa,exatamentecomoos ativostangíveis. Sempre que estiver colaborando com terceiros, é importante gerenciar o conhecimentotrazidooucriadopeloseuprojetocomcuidado.Docontrário,poderá serdifícildivulgar,proteger,comercializarouevitarousofuturodesteconhecimento. No geral, confiança e conhecimento são essenciais para qualquer relação bemsucedida.Éimportanteescolherseusparceiroscuidadosamente,conduzindouma auditoria básica antes de realizar uma parceria e, quando necessário, utilizando contratosjurídicoselaboradosporprofissionais. Produzidos pela IPOS Internacional (Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura),ecustomizadospeloInstitutoNacionaldaPropriedadeIndustrial-INPI, os guias comerciais de Gestão de Propriedade Intelectual visam proporcionar um conjuntodeSoluçõesdePIparaempresascombasenasmelhorespráticasdosetor. Introdução
Colaboração 01 DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 5
6 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS A inovação está se tornando cada vez mais colaborativa. Normalmente, acontece de uma única empresa não ter todos os recursos e conhecimentos necessários para realizar o projeto do produto ou serviço do início ao fim, necessitando de parceiros. Empresas, corporações industriais, inventores independentes e academia, todos podem se envolver no processo de levar criações ao mercado. Existemmuitosbenefíciosnacolaboração,incluindoacapacidadedetrazer novasideiaseabordagens,combinaroconhecimentotécnico,combinaros direitosdePI,compartilharoriscoassociadoaoprocessoinovativoereduzir o tempo necessário para lançar uma inovação no mercado. Em muitos casos,devidoàslimitaçõesdeumaempresa,comootamanho,alcanceou conhecimento, algum tipo de trabalho conjunto se faz essencial para o sucessocomercial. Entretanto,comrelaçãoàPIeaosdireitosdepropriedadepermanentes,as colaboraçõestornamasituaçãoumpoucomaiscomplexa.Dependendoda formataçãodocontratodecolaboração,suaempresadeixadeseraúnica que possui direitos. O desenvolvimento conjunto, em especial, pode apresentar risco, já que duas ou mais partes dividem os direitos da PI desenvolvida. Dependendo de como a titularidade for dividida, poderá haverdificuldadesarespeitodaexploração. Algumas colaborações em PI poderão ser planejadas desde o início como parceriascomerciaisdelongoprazo,como,porexemplo,asparceriasem pesquisa e contratos de licenciamento, fabricação ou franquia. Não há problema em começar um projeto com objetivos razoavelmente táticos e decurtoprazo.Contudo,casooprojetodescubraalgosignificativoquegere direitosdePI,entãoarelaçãopoderádurartantoquantoaPI,comtodasas partestendoparticipaçãoeumgraudepropriedadesobreoresultado. Assimcomoapropriedade,discutidanasseçõesseguintes,éimportante definircomoaPIaserdesenvolvidaemumprojetocolaborativosuperará osproblemasoulimitaçõescomaatual‘tecnologiadeúltimageração’. 1. Colaboração Quais são os prós e os contras da colaboração? As colaborações trazem vários benefícios, porém podem tornar mais complexa a propriedade da PI. Tambéméfundamentalidentificarparceirosadequadosparaoprojeto pretendido,conduzirverificaçõesdeantecedentes,entendereabordar os riscos que poderão surgir durante a colaboração e gerenciar ativamenteaproteçãoeexploraçãodequalquerdireitodePIgerado.
Sobre quais documentos legais devemos pensar? Vale a pena dedicar tempo e esforço para obter, desde o início, os documentos corretos, pois isso pode evitar discordâncias posteriormente. Confiança e conhecimento são tão importantes em uma parceria comercial quanto em qualquer outra relação, então é importante escolher seus parceiros sabiamente e investigar as credenciais deles antes de celebrar um acordo formal. Certifique-se de que conhece a legitimidade e a situação da pessoa jurídica com a qual você está negociando; por exemplo, uma empresa ou subsidiária sem ativos oferecerápouconosentidodesegurança,independentementedequão firmementeseuscontratosestabeleçamasconsequênciasdaquebrade contratoouaplicaçãodostermosecondições,comonãopagamento/ entrega. Alémdo trabalho dedue diligence,é umaboa práticaassinar certos contratosnoestágioinicial. Considerando a importância e proximidade do relacionamento em uma colaboração produtiva, é prudente prever que vários contratos jurídicos poderão ser necessários. Além do próprio contrato de colaboração, vocês provavelmente desejarão realizar verificações de antecedentes e utilizar acordos de não divulgação e transferência de materiais, quando adequado. AcordosdeNãoDivulgação(NDA),MemorandosdeEntendimento(MoU)e mesmoAcordosdeTransferênciadeMateriais(MTA)são,comfrequência, úteisparaambasaspartesnosentidodereduzirriscosduranteasnegociações. DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 7 Assinarumacordomútuodenãodivulgação(NDA),especialmenteantes dequalquernegociaçãosériacomeçar,reduziráosriscosdeumpossível vazamento de informações valiosas para ambas as partes. Também permitirá que os participantes falem mais abertamente sobre seus objetivos. A utilização de um NDA é particularmente importante se houver uma possibilidade de a informação servir de base para um pedidodepatenteoudesenhoindustrialregistrado,jáqueadivulgação públicaprévia,nessescasos,podetornarimpossívelobteressesdireitos. GarantirqueumNDAestejaemvigordesdeoiníciotambémpermiteaos colaboradores divulgarem e compartilharem PI, know-how ou outras informações que podem ser importantes comercialmente, mas não podemserprotegidaspordireitosdePI,comoresultadosrelevantesde pesquisasdemercado. Umcontratodecolaboraçãotambémdeveserassinadoantesdoinício deumprojeto.Umcontratodecolaboraçãotípicoabordaosseguintes pontos (não exaustivo) (Figura 1):
8 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS 1. Colaboração É importante decidir não somente quem será dono de quê durante o período de colaboração ativa, mas também que tipo de acesso as partes terão à PI sobre a qual não têm direitos – tanto durante quanto depois do projeto. AnãodefiniçãodapropriedadeedousopermitidodosdireitosdePIno início de qualquer colaboração pode causar problemas futuros. Existem variações entre as leis nacionais a respeito da propriedade ‘padrão’ dos direitosdePIquandoseenvolvetrabalhocolaborativooucontratado,bem comoregrasdiferentesparacadatipodedireitodePI.Alémdisso,apesquisa colaborativa financiada por bolsas pode apresentar termos contratuais padrõessobrepropriedadeque,amenosquerenegociadosnoinícioda colaboração,podemfavorecerindevidamenteumadaspartes. Portanto, é importante incluir cláusulas específicas em quaisquer contratos de colaboração para esclarecer a propriedade pretendida dos Quais aspectos da PI devem ser considerados? Apesar de pagar por parte do trabalho, você poderá não ter nenhum direito sobre a PI resultante devido a variações nas leis nacionais de propriedade industrial. PARTES • Estabeleça as partes do contrato, incluindo eventuais subcontratados. • Qual é a natureza da PI anterior. • Identifique a contribuição esperada de cada parte (financeira; pesquisa; divulgação). • Inclua as informações de quem é responsável pelo depósito e pelos custos do registro de uma PI (por exemplo, uma Patente). • Inclua a contribuição esperada de cada parte para o projeto. • Conflitos internos/controvérsias – inclua meios de lidar com controvérsias sobre o consórcio (cláusula de mediação/de saída). • Anterior e resultante – deve incluir declarações de possíveis direitos de terceiros a PI anteriores e futuras. • Quem possui o quê com relação à PI resultante? • Quem arca com os custos do depósito? • Quem possui a PI resultante (nome do requerente)? • Quem tem o direito de exploração (licenciar ou vender)? • Será realizado depósitos de pedidos em outros países? • Quem vai realizar e pagar as taxas referentes ao depósito e ao acompanhamento da tramitação em outros países? • Set out the confidentiality terms to be adhered to by parties, party employee and subcontractors. OBJETO DA COLABORAÇÃO LIDANDO COM RISCOS PROTEÇÃO, UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA PI DEFINIÇÃO DA PI FINANCEIRO/ GERENCIAMENTO/ RESPONSABILIDADES E ITENS A SEREM ENTREGUES PROPRIEDADE DA PI CONFIDENCIALIDADE Figure 1. Typical elements within a collaboration agreement ARBITRAGEM OU MEDIAÇÃO • Estabeleça os termos de resolução de conflitos entre as partes contratantes quer seja pela arbitragem ou pela mediação. Ambos os instrumentos de resolução de controversas necessitam indicar em contratos um agente responsável pelo ato. Estes dois mecanismos são mais ágeis, porém mais custosos, que a solução via judicial • Estabelece os termos de controle de qualidade dos processos, produtos e serviços decorrente do processo de colaboração. • Estabelece área de atuação geográfica para a disponibilização e comercialização dos produtos e/ou serviços. • Estabelece os mecanismos de término antecipado do contrato com direitos e obrigações entre as partes contratantes. ÁREA DE ATUAÇÃO DE MERCADO CONTROLE DE QUALIDADE RESCISÃO CONTRATUAL
O resumo a seguir destaca as diretrizes a ter em mente ao tentar manter sua vantagem competitiva com PI: RESUMO futuros direitos sobre o trabalho criativo ou inventivo resultante desses contratos,eissodeveserfeitonoiníciodoprocesso. Existem alguns pontos mais gerais que devem ser considerados na hora de iniciar novas colaborações, principalmente se elas envolverem o desenvolvimentoconjuntodePI(comercialouacadêmica).Emmuitas jurisdiçõesobservamosque,quandoaPIpertenceamaisdeumaparte, elastendemadividirosdireitosdePIempartesiguais.Issosignificaque uma empresa detém metade dos direitos de PI e a outra parte detém a outra metade, em vez de ambas as partes deterem todo o ativo simultaneamente. Escolha seus parceiros de colaboração com cuidado Faça a due diligence Utilize contratos jurídicos da forma adequada Chegue a um acordo sobre a propriedade da PI no início da colaboração Considere a propriedade da PI pelos alunos de graduação e pós-graduação da universidade DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 9 Aconsequênciapráticadessetipodepropriedadeéque,amenosquehaja umacordoemcontrário,nenhumadaspartespodeexplorar,licenciar,ceder ou de outra forma utilizar a PI em questão sem o consentimento da outra parte.Recomenda-sequeaspartesnegociemeconcordemantecipadamente a respeito da propriedade e como a PI será administrada durante a comercialização.Porexemplo,qualdaspartesdeteráodireitodePI,como financiareadministrarosprocessosjurídicosoudeaplicaçãodosdireitos, comoumadaspartespodeutilizaraPIetc. Os contratos jurídicos em colaborações acadêmicas devem abranger os inventoresempregadospelauniversidade,osalunosdegraduaçãoepósgraduaçãoeasinstituiçõesemsi,paragarantirqueapropriedadenão sejaambígua.Essescontratostambémdevemserclarossobrequemterá a responsabilidade pelo depósito/realização de qualquer pedido de registro de patente ou outro pedido de registro de direitos de PI (incluindo oscustos),quemdecidequaltipodeproteçãoseráadotadaeemquais paísesequemtemodireitodeprocessaremcasodeviolação.
Transferência de Direitos de PI 03 16 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS
Contratos comerciais, como licenças ou cessões, podem ser usados para gerar receita para sua PI, abrir novas rotas para o mercado, identificar outros usos e acelerar o desenvolvimento de sua PI. Contudo, eles envolvem desistir de algum ou de todo o controle sobre ela. SemprequevocêtrabalharcomterceirosparadesenvolverPI,ououtros vierematévocêdesejandoteracessoàsuaPI,algumtipodecontratoserá necessário para controlar o que pode e o que não pode ser feito com sua propriedade(eemquaisterritóriosousetoresdomercado).Omesmoserá aplicávelàPIdeoutraspessoasàqualvocêprecisateracessocontínuo,que normalmenteseriafornecidopormeiodecessãooulicença. Este capítulo explora os vários tipos de contratos que você pode optar por celebrar,quaissãosuascláusulastípicasecomoelaspodemserusadas paratransferiralgunsoutodososseusdireitosemumconjuntoespecífico dePIparaterceiros. Há várias maneiras de como a propriedade de bens tangíveis pode mudar ou como seu uso pode ser compartilhado: eles podem ser vendidos, emprestados, arrendados ou contratados. Os equivalentes mais comumente usados ao lidar com PI são cedê-la (basicamente equivale a uma venda) ou licenciá-la (concedendo permissão específica de uso, sem que a propriedade mude de mãos). Quandoaposselegítima(propriedade)deumaPImuda,geralmenteéassociada aumcontratodecessão.Demuitasformas,umacessãoésemelhanteàvenda de uma propriedade física. Contudo, o contrato relacionado pode impor obrigações adicionais ao cessionário (o novo proprietário), que não são comumenteencontradasduranteumavenda‘normal’. Que tipos de acordos de propriedade e uso podem ser negociados para minha PI? Quais as diferenças entre cessõese licenças? Emgeral,aonegociarqualquercontrato,éimportanteperceberque elepodeenvolverumelementodecomprometimento.Muitasvezes haverá disposições com que qualquer uma das partes preferiria não concordar. O importante é garantir que cada parte entenda as implicações do que está assinando e esteja confortável com qualquer riscoqueassuma,combasenoquerecebeemtroca. O texto de uma cessão pode exigir que o cessionário licencie o uso daPIdevoltaaocedente para umadeterminadafinalidade.A cessão também poderá impor algumas obrigações ao cedente (o antigoproprietário).Por exemplo, podesolicitar queocedente indenize o cessionário por quaisquer reivindicações de violação porumdeterminadoperíododetempo.Noentanto,noBrasil(Lei deDireitosAutoraisnº9.610,de19defevereirode1998),nocaso deumaobraprotegidapordireitoautoral,ocessionárionãopode solicitar que o cedente renuncie a quaisquer direitos morais que possatersobreaobra,poisdeacordocomoart.49daLeide DireitosAutorais,atransmissãototalcompreendetodososdireitos deautor,comexceçãodosdireitosmorais.Portanto,osdireitos morais não podem ser transferidos por meio de um contrato de cessãodedireitos. Licenciar ou ceder sua PI pode abrir novas oportunidades ou trazer receita adicional para seu negócio. Cessõese Licenças DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 17
18 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS 3. Transferência de Direitos de PI Nãoéincomumqueocessionárioouocedenteinsistamqueos registrosoficiaissejamatualizadospararefletironovostatusde propriedadedaPIe,emalgumasjurisdições,paraalgunstiposde direitos; isso também é uma exigência legal antes de qualquer açãodeexecução. A cessão de direitos de propriedade intelectual também necessita do peticionamento aos órgãos responsáveis para alterar a titularidade do direito nos assentos do processo administrativo dessesdireitos. AlémdecedersuaPI,tambémépossívelmanterapropriedade legaldodireito,masconcederalgunsdireitosàoutraparte.Isso geralmenteéchamadodelicençaeé,demuitasformas,análogo aoalugueldeumapropriedadefísica. Aocontráriodapropriedadefísica,noentanto,érazoavelmente simplessubdividirosdireitosemumativointangívele,portanto, não é incomum que a mesma parte da PI seja licenciada várias vezes para várias partes simultaneamente – um ponto que é muito importante ter em mente caso esteja negociando uma licença! A cessão de PI pode acarretar mais obrigações do que normalmente estaria associado a uma venda definitiva. Exclusiva e não exclusiva são termos normalmente usados para descrever tipos diferentes e específicos de contratos de licença. É possível licenciar sua PI de forma exclusiva ou não exclusiva. Esta seção apresenta as principais diferenças. Quais são os diferentes tipos de licenças? Licença exclusiva, licença única, licença não exclusiva Negociarumalicençapoderesultaremumarelaçãocomercialmuito bem-sucedidaparaambasaspartes,setodosospontosrelevantes forem considerados e um acordo satisfatório for atingido no final. Para fins de esclarecimentos, o licenciado é a parte que recebe a licença,eolicencianteéapartequeaconcede. Umalicençanãoapenascriavaloreconômico(valormonetáriona forma de royalties decorrentes da obtenção da licença ou do licenciamentodaPI),mastambémvalorestratégico.Estavantagem estratégica pode influenciar, por exemplo, a visão de possíveis financiadoresouórgãosdeapoiocombasenaimagem,qualidade ou quantidade dos direitos combinados de um proprietário de PI edoportfóliolicenciado. A primeira coisa a decidir ao considerar licenciar sua PI é o tipodelicençaquequerusar.Umalicençaexclusivaéuma licença que exclui todos os outros, em troca de certas condições acordadas. Deve ser usada com cuidado, pois ofereceaolicenciadoumagamamuitoampladebenefícios. Cessõese Licenças
1. 2. Uma licença exclusiva pode, no entanto, ser limitada a determinados territórios. Por exemplo, uma licença exclusiva pode ser concedida para o uso da PI de uma empresa(patente,marcaetc.)naChinaparao‘Licenciado1’, masousonaEuropapodeserconcedidoàoutraparte,o ‘Licenciado2’,enquantooproprietáriodaPIemsiretémos direitosemtodososoutroslugares,excetonaEuropaena China. Uma licença exclusiva também pode conceder direitos muitoespecíficos–podeserparafabricação,masnãopara usodeumainvençãopatenteada,porexemplo. Uma licença não exclusiva significa que o licenciante mantém o direito de emitir quantas licenças adicionais desejar. Isso significa que, no final das contas, como licenciado,vocêpodesevercompetindocommuitosoutros. Esta concorrência tende a reduzir as margens e os retornos paraolicenciantedecadanegócioespecífico,quepodem sermenores.Nocaso,afilosofiaadotadapelolicencianteé demaximizaroretornoaumentandoovolume. Uma licença é uma forma altamente flexível de contrato jurídico. Caso seja o licenciante, há muitas maneiras de como você pode ‘cortar e dividir’ os direitos que disponibiliza. Caso seja o licenciado, sua principal preocupação é estar absolutamente claro quais direitos você está obtendo e se eles são suficientes para a finalidade pretendida. Queflexibilidade eu tenho em termos de como as licenças são formuladas? Oprimeiropontoseráoquevocêincluinalicença,quepode serqualquercoisa,desdeumaúnicapatenteouregistrode marca até uma grande ‘cesta’ de direitos de propriedade intelectualrelacionadoseknow-howeassistênciatécnica. Isto será determinado pelo que é necessário para permitir com sucesso que o produto seja fabricado ou o serviço oferecido.Nocontextocolaborativo,aodiscutiraPIanterior, é fundamental garantir que a cesta contenha tudo o que vocêprecisa. Dentro de um contrato de licenciamento, você pode ver referênciasao‘campodeaplicação’eosserviçose/ouos produtose/ouprocessosdestinadosaproduçãorelacionado aestelicenciamento.Algumastecnologiasqueseprestama umavariedadedeusos,contextosou‘campos’diferentes podem ser licenciadas para diferentes entidades em cada uma dessas oportunidades. É importante prestar muita atenção à definição de ‘campo’, pois pode significar uma DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 19
20 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS 3. Transferência de Direitos de PI O problema comum que os licenciantes enfrentam ao conceder permissão a terceiros para usar seus direitos de PI é o grau de incerteza sobre se eles receberão sua parte justa dos rendimentos. Contudo, há outras considerações relativas a compartilhamento de custos, melhorias e sublicenciamento que um contrato bem elaborado deve abranger. Garantir que você seja pago é uma consideração vital. Uma ampla gama de opções está disponível para a estruturação da licença, Que tipos de complicações normalmente surgem com o licenciamento? O licenciamento fornece uma forma muito flexível de exploração de PI. Além de garantir que você seja pago, seu contrato de licenciamento deve prever outras solicitações comuns, como acesso a melhorias, observando o disposto do art. 63 da Lei nº 9.279, de 1996 (Lei de Propriedade Industrial). 3. 4. 5. áreadaciência,umaaplicaçãoespecífica(comoumproduto específico)ouumsetorindustrial.Essetipodeabordagem ao licenciamento também se estende a contratos com empresas que você contrata para fabricar mercadorias em seu nome (ou que o abordam para obter permissão formal parausarosdireitosquevocêpossui). O território é geralmente tratado separadamente do campo deaplicação.Dependendodoseumodelodenegóciosede comodesejaoperar,vocêpodedefinirumaáreageográfica muito ampla (como um país inteiro) ou muito restrita (como umacidadeoumesmoumaáreadentrodeumacidade,se, porexemplo,vocêestiverlicenciandoumamarcaparauma franquia de fast food). Como licenciante, a principal consideração é não ceder território a um licenciado que não tenhaumplanoconfiáveloucapacidadedeexplorarsuaPI demaneiraefetiva. Aslicençastambémsão,emgeral,sensíveisaotempo.Às vezes,issoé regidopelavida restantedos direitos(como pelo prazo restante antes de a patente expirar). Mais frequentemente,éporumperíododetempo,quetambém podedefinircritériosmínimosdedesempenhoassociados com o prazo (como o volume mínimo de vendas ou a taxa de licençamínima). Maisimportantedetudo,alicençadeveindicarquantodinheiro estará envolvido e com base em quê. São feitas algumas reflexõessobreestruturaçãonaseçãoaseguir,masoprincípio que geralmente se aplica é que qualquer pagamento se refere avendas(nãolucros,poisessessãofacilmentemanipulados) com referência ao menor elemento unitário vendável que a PI cobre(quepodeserumcomponenteouumprodutointeiro, dependendodocontexto).
incluindo taxas iniciais, adiantamentos e pagamentos mínimos que podemajudarareduziroriscodesseaspectodocontrato,quesempre devesersustentadoporumdireitoàauditoria,paraquevocêpossa solicitar e receber (ou organizar sua própria inspeção para obter) informaçãoprecisadoquefoiusadoouvendidoequando. Dependendo do tipo de licença utilizado, podem ser introduzidas cláusulas que obriguem o licenciado a apoiar a PI contribuindo para a suaproteçãonoterritório ondeela lheentregabenefício.Emalguns casos,issopodeserumacondiçãoparaobterdireitosexclusivos(menos comumemacordosnãoexclusivos). Tambémpodehaveranecessidaderealizarmelhoriasnobemlicenciado. Issolevantaquestõessobreoqueéumamelhoria(éumamodificação ouumaperfeiçoamentodaPIlicenciada?).Vocêpodequererconsiderar se existe uma expectativa legítima de que o licenciante ou licenciado fará melhorias, se existe um direito automático para que elas sejam compartilhadas e de quem elas serão propriedade. Em geral, será considerado que qualquer coisa que melhore a PI é boa para todas as partese, portanto,o usopelolicenciado deveserpermitido (porque tenderáaaumentarosroyalties). O sublicenciamento é outro problema. Um licenciado pode querer concedersublicenças,eolicenciantepodequererobterobenefíciode maioresreceitasdeseucontrato‘principal’,mastambémodireitode recusa.Issopodesertratadocasoacasoouasrestriçõespodemser incorporadas ao contrato. Um licenciante pode ter preocupações legítimas sobre negócios sendo feitos com concorrentes ou empresas quepossamtrazerdescréditoparaseusprodutos,masdevehaverum princípiodeque,seosublicenciamentofordealgumaformapermitido, elenãodeveserrecusadoinjustificadamente. DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 21
22 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS 3. Transferência de Direitos de PI Existem muitos riscos a serem observados quando estiver elaborando um contrato de colaboração, como os termos de qualquer contrato de licenciamento proposto. É importante procurar orientação profissionalparagarantirqueoescopoeostermosdocontratodelicenciamentosejamsuficientes paraatingirseusfins.Contudo,atabelaaseguirforneceráumalistadasprincipaisconsideraçõesa seremfeitasduranteasnegociações. Naturezadalicença–única/ exclusiva/nãoexclusiva. Opções de saída – uma cláusula de ‘saída’devidoànãoconformidade, não cumprimento de termos e obrigações importantes ou quebra desigilo. Garantias e indenizações e direitos deauditoria. Duraçãodalicença,observandoa vigênciadodireitoenvolvido. A licença é transferível ou não? DefiniçãodaPIqueestásendo licenciada Escopo da licença – limitado ao território; setor; uso; fabricação? Capacidadedefinidadesublicenciar (se houver) Condições de pagamento – pagamento à vista ou à prestação; moeda de pagamento; por etapas atingidas; royalties (percentual de vendaslíquidas,valorfixo,valorpor unidadeproduzida). Termos de violação – quem é responsável pela aplicação da lei e por processar os infratores? Termos para garantir os melhores esforços do licenciado – com relação à comercialização; fabricação; qualidade; volume mínimodevendas. Rescisão. Mudançadecontrole. Lidandocomcontrovérsias. Leideregência. RESUMO
Listadeverificaçãoprincipal paracolaborações 04 DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 23
24 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS 4. Lista de verificação principal para colaborações Em qualquer atividade de colaboração de P&D, é desejável ter um sistema de gestão que garanta que você esteja usando as melhores práticas aceitas para gerenciar de maneira efetiva todos os aspectos da colaboração, tanto interna quanto externamente, e que destaque quais práticas e procedimentos para fazer isso. Noiníciodeumprojetocolaborativo,depoisdelerasinformaçõesdesteguia, sua empresa deve conseguir dizer SIM a todas as quinze perguntas a seguir: Certificando-sede abordar todos os pontos fundamentais Nº PERGUNTA ASSINALE i) Existemacordosdeconfidencialidade(nãodivulgação)? ii) Existemgarantiasdepropriedade,principalmentetermoscontratuaisemcontratoscom contratados,consultores,licenciadoseoutrosparceiros? iii) Sabemos o que é toda a nossa PI anterior e a PI anterior de quem quer que seja necessário – tanto durante o projeto quanto após a conclusão? iv) Existemdescriçõesdetrabalhoparafuncionários-chaveetermosacordadospara diretores não executivos – sabemos quem deve fazer o quê? v) Existemmecanismosparacaptareregistrarknow-howeoutrasinformações confidenciaisgeradasduranteoprojetoquepodemnãoserregistráveiscomoPI(como material protegido por direitos autorais)? vi) Implementamosnossosprocedimentosdeverificaçãodeviolaçõeseosusamospara garantirqueacolaboraçãotenhasidocorretamentedefinida? vii) Estamos prontos para registrar evidências de uso de qualquer PI que possuímos na colaboraçãoouseusresultados,comonossasmarcas? viii) EstamosconfiantesdequeiremoscaptareavaliartodaPIpotencialmenteregistrável (invençõespatenteáveis,desenhosindustriaisemarcasregistráveis)? ix) SabemosquemestáliderandooregistrodequalquerPI,deacordocomoplanode negócios acordado? x) Estamos,nogeral,maiscientesdosdireitosdePIdeterceirosrelevantesquepodemter impacto sobre nosso trabalho e estamos monitorando o surgimento de novos direitos? xi) Recebemos consultoria adequada sobre contratos de PI relevantes? xii) Temos procedimentos de liberação para publicação para evitar a perda de PI que poderia ser protegida? xiii) Estamosidentificandoousinalizandoosnúmerosdepedidoderegistroeefetivoregistro na literatura associada ao nosso projeto e reconhecendo corretamente todos os direitos dos parceiros usando o símbolo ® conforme necessário? xiv) Todos os funcionários estão cientes das questões e políticas de PI? xv) Estamos revisando regularmente o progresso pela ótica da PI? Onde minha empresa pode obter ajuda?
DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 25 05 Onde minha empresa pode obter ajuda? DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 25 OBTENDO A CONCESSÃO DE DIREITOS INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br OBTENDO CONSULTORIA EM PI • Auditoria de ativos intangíveis • Estratégia e gestão de ativos intangíveis • Inteligência de negócios e tecnologia • Análisecomercialsobrepatenteseoutrosdireitos de propriedade intelectual • Due diligence em ativos intangíveis https://www.sebrae.com.br PARA OBTER INFORMAÇÕES E REALIZAR CONSULTAS Plataforma Integrada de Atendimento do INPI: https:// www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-deatendimento OBTENDO TREINAMENTO EM PI O INPI, por meio de sua Academia de PI e Inovação, oferecediversoscursosdecapacitação:informações da programação anual via https://www.gov.br/inpi/ pt-br/servicos/a-academia/cursos-de-extensao/ cursos-de-extensao/agenda-de-cursos OBTENDO DIRETO DE PATENTES Informações,tutoriais,entreoutrosdisponíveisvia https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes LIDANDO COM CONTROVÉRSIAS• Arbitragem ou mediação ou conciliação de controversas dos aspectos contratuais Comitê Brasileiro de Arbitragem, Câmara de Comércio, FIESP, Advocacia Geral da União (quando envolvem agentes públicos) e outras entidades que realizam arbitragensemediaçõesentreaspartes Sítios https://cbar.org.br/site/websites-arbitragem/ https://www.camaradomercado.com.br/pt-br/index. html https://www.camaradearbitragemsp.com.br/pt/index. html https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/ ccafdir