El contrato de licencia de explotacion de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario

1 UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL EL CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES EN EL DERECHO ESPAÑOL Y COMUNITARIO Tesis doctoral que presenta el licenciado en Derecho Manuel Antonio Muñoz Cadenas, bajo la dirección de D. Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Derecho Mercantil de Sevilla Sevilla, octubre de 2015 2 ÍNDICE……………………………………………………………………………………………………………..2 ABREVIATURAS.................................................................................12 INTRODUCCIÓN.-….…….……………………………………………………………………………….19 CAPÍTULO I.- MARCO NORMATIVO. ASPECTOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS VARIEDADES VEGETALES......................................................................................23 A) La Protección jurídica de las variedades vegetales………….…………………….23 1) La Necesidad de la protección jurídica………………..……………………….24 2) El desarrollo de la protección jurídica…………………………………………..25 2.1) Periodo anterior a la UPOV……………………………………........31 2.2) La aprobación del Convenio de la UPOV y el posterior desarrollo de la protección jurídica de las variedades vegetales en Europa y los EEUU…..……………………………………….…………………………………37 2.2.1) La aprobación del Convenio de la UPOV y sus modificaciones posteriores..…….……………………….37 2.2.2) La evolución de la protección jurídica en Europa…………………………………………………………………….42 2.2.2.1) El Convenio de la Patente Europea…..……………………………………………42 2.2.2.2) La regulación comunitaria de la protección de las obtenciones vegetales…..………………………………….59 2.2.2.3) La Directiva Europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas…….………….…………..62 2.2.2.4) Referencia a la evolución de la protección de las variedades vegetales en España……………………………….….…….73 2.2.2.5) Conclusión. El sistema Europeo de protección……………………………………………………..76 3 2.2.3) La evolución de la protección jurídica en los EEUU…………………………………………………………………79 2.2.3.1) La Plant Variety Protection Act………….79 2.2.3.2) La Patente de utilidad……..………………..81 2.2.3.3) Conclusión. El sistema estadounidense de protección…………………………………………….………86 2.3) La incidencia de otros Convenios Internacionales en la protección de las innovaciones en la materia vegetal………………………………………………..…………….………87 2.3.1) El Convenio de la Diversidad Biológica…………….87 2.3.2) El Tratado internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura………………………….…………………………………….93 2.3.3) El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)…………………………………………….94 B) El derecho del obtentor como sistema sui generis de protección de las variedades vegetales……………………………………………………………………………….99 1) Consideraciones preliminares…………………………………………………………99 2) El derecho del obtentor. Su delimitación respecto al derecho a la patente.……………………………………………………………………107 2.1) El objeto de la protección. La variedad vegetal………………………………………………………………108 2.1.1) El objeto de la protección en el derecho de obtención vegetal………………………………………………………108 2.1.2) El objeto de la protección en la patente……………………………………………………………………112 2.1.2.1) Europa……………………………………………….112 2.1.2.2) EEUU………………………………………………….114 2.2) Requisitos para alcanzar la protección………………………..115 2.2.1) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal………………………………………………………115 2.2.1.1) Novedad……………………………………………118 4 2.2.1.2) Distinción, Homogeneidad y Estabilidad…………………………………………………….119 a) Distinción…….……………………………………120 b) Homogeneidad………………………………….122 c) Estabilidad…………………………………………124 2.2.1.3) La denominación……………………………….126 2.2.2) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal en relación a los de la patente…………….……….…………….…………………………….128 2.2.2.1) La novedad en el derecho de Obtención vegetal…..………………………………………129 2.2.2.2) La distinción en el derecho de Obtención vegetal..………………………………………..130 2.2.2.3) La homogeneidad y estabilidad en el derecho de obtención vegetal………………………..130 2.2.2.4) La actividad inventiva y la aplicación industrial en la patente…..…….……………………….131 2.2.2.5) La suficiencia en la descripción en la patente..….…………………………………………….134 2.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal…………………………………………………………………135 2.3.1) El ámbito de la protección en el derecho de obtención vegetal....………..…………………………………135 2.3.2) Los limites a la protección…………………………….138 2.3.2.1) El Agotamiento en el derecho de obtención vegetal....……………………………………….138 2.3.2.2) Las excepciones al derecho del obtentor…………......................................141 a) El privilegio del obtentor. Las variedades esencialmente derivadas.……………………141 b) El privilegio del agricultor……………….147 5 2.3.2.3) Los limites temporales y territoriales del derecho del obtentor….…………………………….……149 a) La limitación temporal del derecho del obtentor.……..………………………………….149 b) La limitación territorial del derecho del obtentor....……………………….149 2.3.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal y en la patente…..………………………151 2.4) La defensa del derecho del obtentor….…………………………………….……………………………………157 2.5) La extinción del derecho del obtentor………..……………………………………………………………………158 2.5.1) La nulidad…….……………………………………………….158 2.5.2) La caducidad………………………………………….……..160 3) La coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente. Breve referencia a los Organismos Modificados Genéticamente……………………..…………………………………….162 3.1) La coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente……………………………………………………..162 3.2) Breve referencia a los Organismos Modificados Genéticamente en relación a los derechos de propiedad industrial…………….170 CAPÍTULO II.- EL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL. CARACTERIZACIÓN GENERAL……………………………………………………177 A) Delimitación del ámbito normativo………………………………………………………..177 B) Concepto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal…………………………………………………………………………………………………………185 1) Aproximación al concepto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal………………………………………………………………………185 2) Clases de Licencia………………………………………………………………………193 2.1) Licencia exclusiva y licencia no exclusiva………………………194 6 2.2) Licencia total y licencia parcial…………………………..…………205 2.3) Licencia para todo o parte del territorio……..…..…….…….226 2.4) Licencia con ó sin la facultad de conceder sublicencias…….…………………………………………………230 C) Naturaleza Jurídica. Delimitación de la licencia respecto a la compraventa. El agotamiento en el contrato de licencia…….…………….236 1) Breve referencia al problema de la naturaleza jurídica……………..………………………………………………………………………….236 2) Delimitación de la licencia respecto a la compraventa. La trascendencia practica de dicha delimitación. El agotamiento del derecho de obtención vegetal en el contrato de licencia…....…………………………………………………….237 D) Características del contrato………………………………………………………….….245 1) Consensual……………………………………..……………………………………….245 2) Bilateral y oneroso…………………………………………………………………..246 3) De tracto sucesivo………………..…………………………………………………247 4) Intuitus Personae o Instrumenti y de colaboración………………….………………………………………………………248 E) Funciones del contrato de licencia del derecho de Obtención vegetal…………………………………………………………………………………….251 CAPÍTULO III.- ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL……………………………………………………………………………260 A) Elementos personales…………………………………………………………………………….260 1) El licenciante………………………………………………………………………………260 1.1) La determinación del licenciante……………..……………………260 1.1.1) El obtentor…………………………………………………………261 1.1.1.1 La persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad……261 1.1.1.2) El obtentor por cuenta ajena……………262 7 1.1.1.3) Los causahabientes……………………………265 a) Ámbito comunitario………………………….265 b) Ámbito nacional……………………………….272 1.1.2) La cotitularidad del derecho de obtención vegetal………………………………………………………280 1.1.3) Las organizaciones representativas de los obtentores………………………………………………………286 2) El licenciatario……………………………………………………………………………293 2.1) La elección del licenciatario……………..……………………………293 2.2) El tipo de licencia……………………………………………………………295 B) Elementos reales……………………………………………………………………………………297 1) Las obtenciones vegetales…………………………………………………………297 1.1) El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal……………………………………………………………297 1.1.1) Cuestiones generales………………………………………297 1.1.2) El contrato de licencia y el privilegio del agricultor….………………………………………298 1.1.3) El contrato de licencia y las variedades esencialmente derivadas…………….….…………………………306 1.1.4) El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal y el derecho de patente……………………………….314 1.2) El contrato de licencia de la solicitud del derecho de obtención vegetal………………………………………………………………..316 1.3) El contrato de licencia antes de presentación de la solicitud del derecho de obtención vegetal…………………………………………………………………327 2) El Precio……………………………………………………………………………………..336 2.1) Cuestiones generales……………………..……………………………336 2.2) Especialidades del royalty en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal………………………………………340 C) Elementos Formales……………………………………………………………………………….345 1) Forma del Contrato…………………………………………………………………….345 2) Registro de la licencia…………………………………………………………………347 8 2.1) El registro de la licencia de una PCOV…………………………347 2.2) El registro de la licencia de un TOV………………..………….348 2.3) Efectos derivados de la inscripción de la licencia….……349 2.3.1) Los terceros ante la inscripción de la licencia……………………………………………………………………….349 2.3.2) La inscripción del contrato de licencia como presupuesto para el ejercicio de las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal………………………………………………………352 CAPÍTULO IV.- CONTENIDO DEL CONTRATO……………………….……………………356 A) Obligaciones del licenciante de un derecho de obtención vegetal………359 1) La obligación de autorizar el uso del derecho licenciado……………..………………………………………………………….360 2) La obligación de mantener al licenciatario en el goce pacifico del derecho licenciado…..…………………………………………………………………….362 2.1) La obligación de responder frente a las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatario. Cláusulas respecto a esta obligación………………………………………………………………….363 2.1.1) El licenciante tiene la obligación de responder de su posición jurídica al tiempo de suscribirse el contrato de licencia…..….……………………………………….363 2.1.2) El licenciante tiene la obligación de responder de las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatario y que tengan lugar durante la vigencia del contrato de licencia........................................369 2.1.3) Cláusulas respecto a la obligación del Licenciante de responder de las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatario..…………………………………………………………371 2.2) La obligación de responder frente a las perturbaciones de hecho que afecten al licenciatario. Cláusulas respecto a esta obligación…………………………………………………………………373 9 2.2.1) La obligación del licenciante de responder frente a las perturbaciones de hecho……………………….373 2.2.2) Cláusulas respecto a esta obligación…………….375 3) La obligación de suministrar el material vegetal necesario para llevar a cabo la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado. Cláusulas sobre la calidad del material vegetal suministrado……………………………………………………………………...378 3.1) La obligación de suministrar el material vegetal…......378 3.2) Cláusulas sobre la calidad del material vegetal suministrado correspondiente a la obtención vegetal licenciada……………………………………………….380 4) Las obligaciones del licenciante de garantizar las cualidades de la variedad licenciada y de transmitir los conocimientos técnicos concernientes a la misma. Cláusulas respecto a estas obligaciones……………………………………………………………………….380 4.1) La obligación del licenciante de garantizar las Cualidades de la variedad licenciada…….……………………………………………………………………….381 4.1.1) La existencia de la obligación y alcance de la misma ..…………………………………………………………….381 4.1.2) Las cualidades de las que ha de responder el licenciante.……………………………………………382 4.2) La obligación del licenciante de transmitir los conocimientos técnicos concernientes a la variedad licenciada….………………………………………………………386 4.3) Cláusulas concernientes a estas obligaciones….………..388 5) La obligación de licenciante de mantener la variedad. Cláusulas respecto a esta obligación…………………………………………….389 5.1) La obligación de licenciante de mantener la variedad……….……………………………………………………………………389 5.2) Cláusulas respecto a esta obligación……………………………392 6) La obligación del licenciante de pagar las tasas Cláusulas respecto a esta obligación…………………………………………….394 6.1) La obligación del licenciante de pagar las tasas…..........................................................394 16 PPA Plant Patent Act. PVPA Plant Variety Protection Act. PVPO Plant Variety Protection Office. RBC Reglamento CE num. 2100/94 del Consejo de 27 de Julio de 1994 relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales. REA Reglamento (CE) nº 1768/95 de La Comisión, de 24 de julio de 1995 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. RCPE Reglamento Convenio de la Patente Europea. RPOCVV Reglamento CE num. 874/2009 de la Comisión de 17 de Septiembre de 2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de variedades vegetales. RD Real Decreto. RDC Reglamento (CE) num. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. RCDI Revista Crítica Derecho Inmobiliario. RDP Revista de Derecho privado. 17 RdP Revista de Derecho Patrimonial. RMC Reglamento (CE) num. 270/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria. RRM Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996 de 19 de julio. ROV Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales. RP Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. RRVC Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales. RVP Registro de Variedades Protegidas. S Sentencia. SAAPP Sentencia de la Audiencia Provincial. SSAAPP Sentencias de la Audiencia Provincial. STS Sentencia del Tribunal Supremo. TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. TIRFAG Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 18 TOV Título de Obtención Vegetal. TRIPS Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights. UPOV Unión Internationale pour la Protection des Obtentions Vegétales (Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales). USC United States Code. USDA United States Deparment of Agriculture. USPTO United States Patent and Trademark Office. VED variedad esencialmente derivada. Vol volumen. WARDA Centro del Arroz para África. WIPO World Intellectual Propierty Organitation. 19 INTRODUCCIÓN.- El presente trabajo que lleva por título “El contrato de explotación de las obtenciones vegetales en el Derecho español y comunitario”, en realidad el mismo tiene por objeto el estudio del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal en dichos ámbitos normativos. La elección de este tema obedece a la importancia creciente que las obtenciones vegetales tienen en las diferentes actividades económicas que el hombre desarrolla y que en particular aparecen especialmente vinculadas con los sectores agrario, industrial e incluso ornamental, entre otros. Debido ese creciente protagonismo que las variedades vegetales tiene en satisfacer las distintas necesidades del ser humano, hace que los diferentes programas de investigación que tienen por objeto la creación de nuevas plantas sean más numerosos, en los cuales se invierten importantes sumas de dinero así como recursos de tipo humano y técnico. No hay que olvidar que en este sector la incidencia de la moderna biotecnología es cada vez mayor, a pesar de la existencia de algunos obstáculos al desarrollo tecnológico que tiene por objeto la materia vegetal. Dichos obstáculos provienen, por una parte de una serie de un sector doctrinal así como de algunas organizaciones representativas de diversos tipos de intereses que ponen en tela de juicio que las plantas puedan ser objeto de apropiación a través de los derechos de propiedad industrial. Por otra parte, especialmente en Europa, la existencia de una compleja normativa que, por razones de preservación del medioambiente y de información a los consumidores, tiene por objeto la regulación de los organismos modificados genéticamente, lo cual lastra el desarrollo de los mismos al ritmo que se está produciendo en diferentes Estados de otros continentes. Sin duda esta labor investigadora sobre la materia vegetal y las plantas, ha merecido la correspondiente tutela por parte desde distintos ámbitos normativos, lo que se ha materializado preferentemente a través del derecho de obtención vegetal y la patente. 20 El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal constituye el instrumento jurídico que permite toda la tecnología que hay detrás de la creación, o en su caso descubrimiento y puesta a punto de una variedad vegetal pueda ser transmitida a través del mismo, siendo habitualmente utilizado con dicho propósito en los diferentes sectores económicos en el que el hombre desarrolla su actividad empresarial. Igualmente dicho tipo contractual permite al obtentor recibir una retribución en compensación de su trabajo investigador que le incentiva continuar con esa labor científica con fines de tipo comercial. Por tanto el análisis de este contrato tal como se presenta en la realidad económica nos facilitará conocerlo mejor dada la cada vez mayor trascendencia que tiene el mismo desde el punto de vista no solo jurídico sino empresarial. No obstante, a pesar de que el objeto de este estudio es el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, hemos creído oportuno examinar en el Capítulo I los diversos aspectos generales de la protección jurídica de las variedades vegetales, y en especial desde la perspectiva del derecho de obtención vegetal y la patente. Esta aproximación a la forma en que los diferentes ámbitos normativos se protegen las plantas obedece, a excepción de los sectores especializados, al gran desconocimiento que existe sobre esta materia, incluido dentro del sector jurídico, debido sin duda al carácter novedoso de la misma, toda vez que los grandes avances científicos se han manifestado en un tiempo relativamente reciente. Por ello consideramos que no sería posible realizar un completo estudio del contrato de licencia sin realizar antes unas apreciaciones de carácter eminentemente genérico sobre los distintos instrumentos que protegen a la plantas, y en especial a las variedades vegetales, y que de forma directa o bien indirecta pueden afectar al desarrollo de la relación contractual. Antes de finalizar esta introducción queremos hacer mención de forma puntual a tres cuestiones: En primer lugar, las plantas, especialmente en algunas de sus especies son fácilmente reproducibles, lo cual va a tener una incidencia decisiva en la 21 forma en que se configura el derecho de obtención vegetal al objeto de salvaguardar el derecho del obtentor a través de una especifica delimitación de la figura del agotamiento, la cual puede estar sujeta a cierta discusión doctrinal a como se desenvuelve la misma a través del contrato de licencia. En segundo lugar, el derecho de obtención vegetal que se configura con arreglo al sistema UPOV constituye una reglamentación armonizada de dicho derecho de propiedad industrial que se encuentra ampliamente extendido a nivel internacional, con arreglo a la cual se elaboraron la normativa protectora de las variedades vegetales en el ámbito comunitario y español. En tercer lugar la aprobación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes viene a representar un hito jurídico que merece ser destacado ya que dicha norma respeta, por lo que se refiere a las plantas y la materia vegetal, la arquitectura que de dicho derecho de propiedad industrial se diseña en el CPE y la Directiva 98/44 CE relativa a la “Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas”. Como sabemos dichos textos normativos de carácter internacional prohíben expresamente que sean objeto de la patente a las variedades vegetales, exclusión esta que ya se recogió en la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. En coordinación con lo manifestado en el párrafo anterior, la Ley 24/2015, de Patentes no introduce cambios significativos respecto a la regulación contenida en la Ley 11/1986 que tengan especial relevancia por lo que concierne al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal Sin embargo, en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes se introduce algunas novedades de especial relevancia como consecuencia de la aprobación del Reglamento (UE) num. 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a “las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión”. 22 Por último solo recordar que la Ley 24/2015, de 2015, de 24 de julio, de Patentes tiene prevista su entrada en vigor el 1 de abril de 2017 en virtud de la previsión contenida en la Disposición Final Primera de dicha norma. 23 CAPÍTULO I.- MARCO NORMATIVO. ASPECTOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN JURIDICA DE LAS VARIEDADES VEGETALES A) La protección jurídica de las variedades vegetales Las plantas como elemento de la naturaleza han estado y están vinculadas a la existencia del ser humano en el desarrollo de su ciclo vital. Hoy en día, las mismas tienen una trascendencia fundamental en el ámbito de la alimentación humana y animal, en la obtención de medicinas y combustibles, en la fabricación de aquellos otros elementos que están destinados a satisfacer nuestras necesidades de la vida ordinaria e incluso las relativas al mundo de la decoración. De esta forma, podríamos enumerar una larga lista de los diferentes sectores de la actividad del hombre en los que la materia vegetal tiene una aplicación o utilidad concreta 1 . Esta relación que hoy en día tiene el hombre con las plantas es el fruto de una lenta evolución caracterizada por el trabajado investigador que se ha desarrollado sobre las mismas. Al principio las plantas eran simplemente un componente más de la naturaleza que atendía a una de las necesidades básicas del ser humano como era la alimentación, la cual se basaba exclusivamente en la recolección de frutos y semillas tal como aparecían al aire libre. Será en un momento posterior, con el desarrollo de la actividad agrícola, 2 cuando aparecerá una actuación dirigida a domesticar las distintas ______________________________ 1 En el fascículo semanal Ariadna del diario El Mundo, el cual está dedicado a las novedades del sector digital, se hacia eco en su edición de 5 de abril de 2009 que la empresa Samsung ha lanzado el primer móvil “Ecológico” fabricado a partir de fécula de maíz. Las nuevas aplicaciones que se atisban en el futuro en el sector de las plantas como consecuencia de los avances tecnológicos son múltiples como puede ser los nutracéuticos (alimentos con propiedades beneficiosas para la salud, ya se está trabajando sobre el arroz dorado que contiene vitamina A, fresas con vitamina C, café descafeinado, etc.), la fitorremediación (plantas que se utilizan para solucionar desastres ecológicos), los biocarburantes (bioetanol, biodiesel, biomasa, lubricantes obtenidos a partir de aceite de ricino, etc.) y por supuesto variedades vegetales transgénicas que sean resistentes a plagas, bacterias, virus, herbicidas, al estrés abiótico (plantas que se adaptan a sitios inhóspitos con falta de agua y calor extremo). 2 CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, Recursos Fitogenéticos, Editorial Agrícola Española, SA, Madrid, 2006, pp. 27 y ss., describen como fue la evolución del ser humano, el cual de cazador de animales y recolector de especies silvestres pasó al 24 especies vegetales. Al principio esta domesticación se realizó mediante la selección natural y cruzamiento de las distintas plantas que fue ejecutada por el propio agricultor como mejorador natural de las nuevas variedades que se iban obteniendo; pero posteriormente, a medida que con el lento paso de los tiempos se iban adquiriendo nuevos conocimientos sobre esa actividad de mejora y éstos se iban haciendo más complejos, fue cuando surgió la figura autónoma del mejorador, que se desgajo de la del agricultor 3 . Más tarde esta labor que realizaba el mejorador se especializó y profesionalizó, surgiendo las primeras casas comerciales 4 dedicadas a la producción y comercialización de semillas cuya actividad estaba destinada a satisfacer las necesidades de los agricultores relacionadas con el cultivo de las tierras que trabajaban. Fue así como aparecieron estas casas comerciales y con ellas los primeros contratos sobre semillas y plantas que constituyen los antecedentes del contrato a cuyo estudio nos dedicamos en el presente trabajo de investigación. 1) La necesidad de la protección jurídica Si bien la existencia del hombre en la tierra se sitúa en más de un millón de años, el inicio por el mismo de la actividad agrícola tuvo lugar hace unos diez mil años 5 . En este periodo se han ido acumulando una serie de _____________________________ cultivo de plantas y a la cría de animales como actividades que le aseguraban su alimentación de forma más segura, proporcionándole al mismo tiempo una subsistencia menos problemática al cambiar de una vida nómada a una sedentaria. Igualmente estos autores afirman que esta transición fue muy lenta, desarrollada en miles de años, diez mil como máximo, siendo el origen de la agricultura como actividad inherente al hombre; aunque si bien si se compara con el millón de años, periodo en el que se acepta la existencia del homo, se puede comprobar que este origen es relativamente reciente en la historia del mismo. Para un examen de la influencia agricultura en el desarrollo en las sociedades humanas, vid. DIAMOND, Armas, Gérmenes y Acero, DeBolsillo, segunda edición, octubre 2007, obra esta con abundantísimos datos empíricos y que fue merecedora del premio Pulitzer. 3 Vid. CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, Recursos Fitogenéticos, cit., p. 68. 4 CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, Recursos Fitogenéticos, cit., p. 68 señalan que la primera casa comercial corresponde a la familia Vilmorin, nobles rurales franceses que pusieron toda su fortuna y, sobre todo, su talento, al servicio del desarrollo agrícola durante dos siglos y medio. 5 Cfr. CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, Recursos Fitogenéticos, cit., p. 23. 25 conocimientos técnicos sobre las plantas 6 que le han permitido tener un dominio cierto sobre la materia viva vegetal, lo cual determina que hoy en día se considere una actividad normal y prioritaria la de conseguir nuevas variedades vegetales que atiendan las distintas necesidades del ser humano y del medio que le rodea. No obstante, si bien es cierto que esta actividad de innovación constituye un sector especifico, especialmente de la industria agrícola, la misma requiere fuertes inversiones de capital y la ejecución de laboriosos trabajos de investigación en la obtención de esas nuevas variedades vegetales cuyos resultados finales son inciertos bien desde el punto de vista técnico o simplemente comercial. Piénsese que cualquier programa de mejora vegetal puede fácilmente comprender un periodo de 10 a 20 años 7 , durante el cual es necesario el empleo de personal cualificado, la realización de procesos científicos sofisticados, suministro de material vegetal de base a partir del cual se va a obtener la nueva variedad. Esto supone un despliegue considerable de recursos en un periodo largo de tiempo que lógicamente exigen un retorno económico que compense ese esfuerzo investigador por parte de quien lo desarrolla 8 . ______________________________ 6 Cfr. CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, Ediciones Mundi- Prensa; Madrid, 2ª edición, 2003, pp. 3-29. Este autor autor después de describir la evolución del proceso de domesticación de las plantas destaca que el “redescubrimiento” en 1900 de las leyes de Mendel permitió el nacimiento y desarrollo espectacular de la mejora genética en el siglo XX. (Este redescubrimiento de los trabajos de investigación de Gregor Mendel, se atribuye en concreto y de forma independiente a los investigadores de Genética Vegetal, Hugo de Vris, Carl Correns y Von Tschermak. Sobre la vida de Gregor Mendel y la trascendencia practica de sus investigaciones en la mejora genética vegetal, vid. NABORS, Introducción a la Botánica, Pearson Educación, SA, Madrid, 2006, pp. 295 y ss.) 7 Vid. LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales y la evolución del contenido del derecho del obtentor. El problema de la protección jurídica de la materia viva vegetal, Tesis doctoral (Universidad de Málaga, Facultad de Derecho) 1970, p. 43. Igualmente en este sentido, LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, Hart Publishing, Oxford, 2006, p. 21. La STS de 27 de octubre de 1993, en el caso resuelto por la misma, considera probado que el proceso de selección de semillas híbridas dura de cinco a veinte años y que tiene carácter secreto. 8 La UPOV [“Como sacar el máximo partido de su obtención vegetal”, disponible en www/upov.int/es/about/pdf/wipo_upov_sme_.pdf., p. 1 (consultada el 21 de septiembre de 2008)] señala que: “los enormes progresos de la productividad agrícola en varías partes del mundo se deben en gran medida a las variedades vegetales mejoradas…si bien el proceso de fitomejoramiento es largo y costoso, una vez comercializada la obtención vegetal puede reproducirse fácilmente privándose a su obtentor de ser recompensado por su inversión. Es evidente que pocos obtentores estarían dispuestos a realizar año tras año inversiones económicas sustanciales para crear nuevas variedades vegetales si no existieren medios para proteger y recompensar los frutos de su dedicación”. 32 1.3 del Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 28 es posible fundamentar la patentabilidad de las obtenciones vegetales, si bien otro sector doctrinal aclara que el objetivo del Convenio de Paris no fue nunca la tutela de las variedades vegetales como fruto de una labor investigadora de un determinado sector científico, por cuanto a lo único que se refiere el citado precepto es a la protección de los productos obtenidos a partir de las mismas, los cuales aparecen en una lista no cerrada 29 . Esta última doctrina considera que esta ausencia de referencia expresa por parte del Convenio de la Unión de Paris a los derechos de obtención vegetal, junto a la consideración por parte de la misma de que el trabajo de los mejoradores u obtentores no debiera ser considerado como objeto de la propiedad industrial, fue lo que propició la creación de la UPOV y con ella la protección de las obtenciones vegetales, sistema esté que queda fuera del conjunto derechos los derechos de propiedad industrial que se acoge en la OMPI 30 . La situación que se origina a partir del Convenio de la Unión de Paris es diversa en cuanto a la forma, intensidad y fortuna respecto a las distintas iniciativas legislativas que a nivel nacional se plantearon por lo que al reconocimiento de los derechos de obtención vegetal se refiere. Cabe citar como países más significativos que dieron sus primeros pasos en la concesión de este tipo de protección a: Checoslovaquia 31 , Francia 32 , _____________________________ 27 Como son QUINTANA DE CARLO, “La protección de las obtenciones vegetales…”, cit., p. 193 y, siguiendo a este autor, LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., p. 98. 28 Señala el citado art. 1.3, el cual no ha sido modificado: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”. 29 Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 10 y ss. 30 Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 14. 31 Checoslovaquia es el primer país que a nivel nacional dictó una ley para proteger las variedades vegetales, si bien está se realizó a través no de un derecho exclusivo de explotación a favor del obtentor, sino por medio de una denominación que iba asociada a la variedad, vid. LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., p. 130 y QUINTANA DE CARLO, “La protección de las obtenciones vegetales…”, cit., p. 196. 33 Holanda 33 y Alemania 34 . En España se concedió a partir de 1951 la protección a determinadas plantas ornamentales 35 a través de los modelos de utilidad en base al art. 171 del Estatuto de La Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 36 , si bien, como ha puesto de manifiesto nuestra doctrina 37 , _____________________________ 32 En Francia existió un primer intento en 1883 de introducir una ley especial para proteger las plantas que finalmente fracasó. Con posterioridad tuvieron lugar dos propuestas más que igualmente no tuvieron éxito, celebrándose entre estas dos última el Congreso de la Sociedad Pomológica de Francia de 1904, a que hemos aludido anteriormente en donde se reclamó la protección para las plantas. En 1922 se publicó un decreto en virtud del cual no se establecía estrictamente un derecho de exclusiva a favor del obtentor similar o parecido al de la patente, sino que la protección se consigue a través de la denominación de la variedad que funciona como si de una marca se tratare, previa autorización administrativa de la inclusión de la variedad en cuestión en el Catalogo Oficial de Variedades, después de demostrarse determinadas características técnicas referidas a que la obtención vegetal ha de ser distinta, estable, homogénea, con valor cultural y que su denominación no coincidiera con otras sinónimas ya registradas. No obstante en Francia determinadas especies ornamentales sí gozaron de protección a través de la patente, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 137 y ss.; LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., p. 130 y 132; BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., p. 7 y QUINTANA DE CARLO, “La protección de las obtenciones vegetales…”, cit., p. 196. 33 El antecedente normativo en Holanda lo constituye el Decreto de 5 de julio de 1942 que exigía para que la variedad gozara de la protección que la misma fuera nueva y homogénea. Se tenía que pasar un examen técnico sobre dichas características durante un periodo de dos o tres años. Para determinadas semillas era necesario la inclusión en un registro de variedades comerciales, siendo preciso para su comercialización una denominación a la cual iba asociada. Las especies ornamentales tenían un derecho exclusivo comparable al del sistema de patentes, vid. LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 145 y 146 y BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., p. 6. 34 En Alemania tras un primer intento fallido del Proyecto de Ley de Semillas y Material Vegetal, algunas variedades obtuvieron protección a través del sistema de patentes. En este aspecto fue decisiva la labor realizada por la agente de patentes Freda Wuesthoff. Más adelante se publicó la Ley de Semillas de 27 de junio de 1953 que permitía la protección de aquellas variedades vegetales que fueran distintas, estables y con valor agrícola, siempre y cuando estuvieran incluidas en la lista de variedades. Las especies ornamentales quedaban fuera de la protección de esta ley, las cuales quedaban acogidas a través del sistema de patentes, si bien no fue ésta una forma de protección eficaz para las mismas, vid. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 137-139; LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 137 y ss. y BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., pp.6 y 7. 35 Señala QUINTANA DE CARLO, “La protección de las obtenciones vegetales...”, cit., p. 222 que el 17 de abril de 1951 fue concedido por la oficina del Registro de la Propiedad Industrial el modelo de utilidad número 25.113 para proteger una variedad de rosa solicitada por el obtentor francés Meilland. 36 Al margen del Estatuto de la Propiedad Industrial, la Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de mayo de 1957 regulando la protección de variedades de rosa y clavel y la Orden del Ministerio de Agricultura de 14 de julio de 1959 sobre ordenación de frutales, ofrecían una protección parcial de los derechos de obtentor, cfr. LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN, “La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales”, La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos”. coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 63-65. 37 En concreto, QUINTANA DE CARLO, “La protección de las obtenciones vegetales…”, cit., p. 223. 34 la limitación de la protección a las plantas ornamentales y la inadecuación de esta institución para proteger suficientemente los derechos del obtentor llevaron al legislador nacional a reconocer la necesidad de dictar una normativa específica con dicha finalidad y crear, a su vez, un registro especial, distinto del registro de la propiedad industrial, donde se inscribieran estas nuevas variedades 38 . En primer lugar se aprobó la Ley de Semillas y Plantas de Vivero de 30 de marzo de 1971, la cual en su art. 5 se ordenaba la creación de un registro de variedades comerciales y otro de variedades protegidas, así como el establecimiento de las normas para la debida protección de los derechos del obtentor. Dicho mandato dio lugar a que, en cumplimiento del mismo, posteriormente se aprobara la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de 12 de marzo de 1975 39 , predecesora de la actual Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales. No obstante, el hito legislativo más importante a nivel internacional, en el periodo anterior a la UPOV, tuvo lugar en Estados Unidos cuando por medio de la Plant Patent Act de 1930 (Ley Towsend- Purnell) 40 se posibilita en dicho país la protección de las plantas que se reproducen asexualmente 41 ______________________________ 38 Respecto a la utilización del modelo de utilidad como mecanismo para proteger las nuevas variedades vegetales vid. LOBATO GARCIAMIJAN, “Sobre la protección de las invenciones vegetales…”, cit., pp. 119-144. Igualmente y con amplia referencia a los antecedentes sobre la protección de las obtenciones vegetales en España, LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 149 y ss. 39 LÓPEZ DE HARO Y WOOD (“Los derechos del obtentor de variedades vegetales ampliación del derecho del obtentor al producto de la cosecha. Objetivos de la normativa internacional (UPOV)”, Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales, AAVV, dir. PLAZA PENADÉS, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, monografía num. 31, 2014, p. 33) señala que los primeros pasos en España para el establecimiento del derecho del obtentor fueron difíciles y no contaron con el apoyo de los productores de semillas y plantas españoles ya que por aquel tiempo veían con recelo su incorporación al ordenamiento jurídico por la obligación económica que generaba el uso de variedades protegidas. Igualmente añade dicho autor que en los años 70 era escaso el numero de variedades obtenidas en España y también que la Ley 12/1975, de 12 de marzo, configuraba un derecho del obtentor muy limitado por efecto de la amplitud con la que se regulaba el privilegio del agricultor que en cierto modo establecía un derecho que no satisfacía plenamente a los obtentores. 40 Cfr. LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., p. 103. 41 A tal efecto recogemos la definición de NABORS, Introducción a la Botánica..., cit., p.143: “La reproducción asexual, también conocida como reproducción vegetativa, implica la presencia de un solo progenitor, y la descendencia que resulta es genéticamente idéntica a dicho parental. Los miembros de esta descendencia suelen ser referidos como clones de su 35 con arreglo a una modalidad especifica del derecho de patente, la patente de plantas 42 , siempre que la variedad sea distinta 43 , nueva y cumpla con los demás requisitos exigibles a las patentes de utilidad 44 en dicho país. Dicha ley tras diversas modificaciones legislativas acabó incorporada en las _____________________________ progenitor”. Nos indica LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 78, que la restricción de la protección a las variedades que se reproducen asexualmente obedece a que, tal como se recoge en la sentencia del caso Yoder Bros Ltd versus Florida Plant Corp, es la única forma en la que el mejorador puede estar seguro de que él ha obtenido una planta idéntica en cada aspecto a la planta madre. Sobre el concepto de reproducción asexual de las plantas nos remitimos a lo que se indica en infra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 1 42 En los Estados Unidos la patente de plantas es una variante del derecho de patente que en dicho país se le conoce como la patente de utilidad (utility patent) que es la equivalente a nuestra patente industrial. La protección a través de la patentes de plantas se reconoció exclusivamente a las plantas que se reproducían asexualmente debido a las presiones que el sector viverista ejerció al respecto ya que eran las variedades ornamentales y frutales donde se centraban los trabajos de mejora de los viveros. No obstante fueron motivos no estrictamente técnicos, sino de otra índole, los que propiciaron que las variedades que se reproducían sexualmente quedaran huérfanas de protección, entre los que se encuentran la circunstancia de que las plantas que se reproducen sexualmente (a través de semillas, como el maíz y el trigo) son utilizadas en cultivos relacionados con la alimentación, siendo inaceptable en aquellos momentos de profunda crisis económica (“la Gran Depresión”) el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual sobre este tipo de material vegetal, así como que el sector semillero aglutinado en la poderosa organización ASTA (American Seed Trade Association) apareciera más como “brokers” que como mejoradores, en contraposición al sector viverista, vid. JANIS y KESAN, “US Plant Variety Protection: Sound and Fury…”, 39 Houston Law Review 727, 2002, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=384140, pp. 733 y ss. (consultada el 26 de diciembre de 2008). 43 REICHMAN [“Legal Hybrids between the patent and the copyright paradigms”, Columbia Law Review, december 1994, Vol. 94, num. 8 disponible en http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=faculty_scholars hip, p. 2466, a pie de nota citando a otro autor (consultada el 31 de marzo de 2010)] nos indica que la variedad ha de ser distinta en al menos en una de sus características significativas. En este sentido igualmente cfr. BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., p. 5. También se ha de destacar que con arreglo a la Sección 161 del Título 165 del Código Norteamericano la variedad puede ser inventada o descubierta pero en ningún caso ha de provenir de una tierra no cultivada. Según BENTTON S. DUFFETT (Basic Principles of Plants patents and Utility patents in The United Status, CIOPORA intellectual Property Seminar, 5 marzo de 2010, Sevilla, documento inédito en poder del autor de la tesis, p. 8) se pueden obtener nuevas plantas como consecuencia de un trabajo de mejora, una mutación casual o controlada por el hombre de una planta anterior, o simplemente un descubrimiento de un nuevo ejemplar en un área cultivada. La exigencia de que las plantas que sean susceptible de patentarse han de provenir de un terreno cultivado obedece a que en los Estados Unidos los productos de la naturaleza no son patentables, sino tan solo las invenciones, en las cuales existe un trabajo desarrollado por el hombre, de ahí que las plantas encontradas en la naturaleza no sean patentables y sí las obtenidas o incluso descubiertas en una zona de cultivo en donde existe un trabajo del hombre. Sobre la doctrina imperante en los Estados Unidos de que los productos de la naturaleza no son patentables y su incidencia en el mundo vegetal vid REICHMAN “Legal Hybrids between…”, cit., p. 2.465 y LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 78, 79 y 86. 44 Los requisitos sustantivos de las patentes en los EEUU son los relativos a la novedad, no obviedad y utilidad, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 78 y 79. No obstante, por lo que se refiere a las obligaciones de carácter formal, el Parágrafo 162 del Título 35 USC rebaja el nivel de exigencia del requisito referido a la descripción ya que según este precepto ninguna patente será anulada por incumplimiento de este condicionante si la misma está descrita tan completa como sea posible razonablemente. 36 Secciones 161 a 164 del Título 35 del Código Norteamericano (United States Code Title 35), y la protección se limita a la variedad en sí 45 , con respecto a la cual se prohíbe la reproducción asexual 46 , el uso, el ofrecimiento para vender, la venta y la importación a los EEUU de la planta en particular o algunas de sus partes 47 . La Plant Patent Act supuso la posibilidad de proteger la materia viva vegetal a través de un sistema específico, limitado estrictamente a la variedad vegetal 48 que se reproduce asexualmente 49 , y que aún sigue vigente utilizándose preferentemente para las variedades frutales, ornamentales, especies arbóreas así como la fresa, la frambuesa, entre otras especies vegetales 50 . ______________________________ 45 La competencia para conceder la patente de plantas corresponde a la USPTO. El título tendrá una duración de 20 años a contar desde la solicitud de la patente. 46 La reproducción sexual de la planta sin embargo está permitida ya que es improbable de que mediante ese procedimiento de multiplicación se reproduzcan los caracteres de la planta protegida. 47 Cfr. Sección 163 Titulo 35 USC. Como la protección se circunscribe a la variedad descrita en el título de protección, quedan fuera del ámbito de protección todas las variedades cuya combinación de caracteres no coincidan con la patentada, por ello una mutación de una planta patentada (descubierta o inducida) será considerada como una nueva variedad y susceptible de ser objeto de una nueva patente, cfr. BENTTON S. DUFFETT, Basic Principles of Plants patents and Utility patents…, cit., p. 30. 48 Indica LESSER [“From penury to prodigal: protection Creep for US Plant Varieties”, Virginia Journal Of Law & Tecnology, Vol. 14, num. 235, winter 2009, disponible en http://www.vjolt.net/vol14/issue4/v14i4_235%20-%20Lesser.pdf, p. 243 (consultada el 11 de febrero de 2011)] que solo se permite una reivindicación referida a la planta entera, si bien la infracción se comete por el uso no autorizado de cualquier parte de la misma. En el caso de Imazio Nursery Inc versus Dania Greenhouses, La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington DC sostuvo en el año 1995 que el ámbito de protección de la patente de planta había sido construido de forma muy estrecho, ya que el que ostenta el derecho a la patente ha de demostrar que la variedad infractora ha sido ha obtenida asexualmente de la variedad protegida, no bastando que la planta infractora tuviera las mismas características que la planta patentada, vid. JANIS y KESAN, “US Plant Variety Protection...”, cit., pp. 735 y 736; LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 79 y 80 y LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 113 y ss. El tribunal se basó para ello, acogiendo la tesis del demandado, en que el término variedad recogido en la PPA tiene un concepto diferente al recogido en la PVPA porque el ámbito de protección jurídica de las especies que se reproducen sexualmente es diferente a las que lo hacen asexualmente debido a que según los antecedentes legislativos de la PPA, el alcance de la patentes de plantas está limitada a aquellas especimenes reproducidos asexualmente directamente de la planta protegida, vid. BURCHFIEL, Biotechnology and the Federal Circuit, 2005 cumulative suplement, The Bureau of Nacional Affaire, Washington, DC, 2005, pp. 417 y 418. 49 Las especies que se reproducen mediante tubérculos (la patata y la pataca) quedaron excluidas a pesar que este tipo de plantas se pueden reproducir asexualmente, cfr. AOKI, Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources and plant intellectual property, Carolina Academia Press, Durham North Carolina, 2008, p 31. 50 Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 80 y BENTTON S. DUFFETT, Basic Principles of Plants patents and Utility patents…, cit., p. 7. 37 2.2) La aprobación del Convenio de la UPOV y el posterior desarrollo de la protección jurídica de las variedades vegetales en Europa y los EEUU 2.2.1) La aprobación del Convenio de la UPOV y sus posteriores modificaciones Tras los diversos esfuerzos que tuvieron lugar en los sucesivos congresos que a partir de 1932 se celebraron en el seno de la AIPPI 51 , en los que se debatió la necesidad de dar protección jurídica a las invenciones sobre las plantas y la forma que ésta debía revestir 52 , por parte de ASSINSEL 53 , como conclusión de su congreso celebrado en Semmering, se requirió al Gobierno Francés para organizar una conferencia diplomática cuyo objeto fuera la protección de los derechos de los obtentores; la cual tuvo lugar en el año 1957, en la cual fueron invitados 12 países 54 , distintas organizaciones internacionales 55 y organizaciones profesionales del sector 56 . ______________________________ 51 “Association internacionale pour la Protection de la Propieté Intellectualle” (en español sería La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual). 52 Para un examen más detallado de lo acontecido en los congresos celebrados por la AIPPI y las controversias que en ellos existieron vid. LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 160 y ss. 53 “Association Internacionale des Selectionneurs pour la Protection de Obtentions Vegétales” (en español, la Asociación de Seleccionadores para la Protección de las Obtenciones vegetales). Dicha asociación quedó definitivamente integrada en la Internacional Seed Federation (ISF, en español es la Federación Internacional de Semillas) a partir del congreso de Chicago de 2002. 54 Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido Republica Federal de Alemania, Suecia y Suiza. Estados Unidos no tomó parte en la elaboración inicial del Convenio, si bien con posterioridad se adhirió al sistema UPOV después de la modificación del Convenio en virtud del acta de 1978. 55 De dichas organizaciones destacan las siguientes: los BIRPI (Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propieté Industrielle, en español las Oficinas Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, que tras el Convenio de Estocolmo de 14 de julio de 1967 por el cual se crea la Organización Mundial para la protección de la Propiedad Industrial, OMPI en español o WIPO en Ingles, pasa esta organización a ser heredera de los BIRPI), la FAO y la OEEC (Organisation for European Economic Cooperation, actual OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 56 AIPPI, ISF, CIOPORA (Communate Internationale des Obtenteurs de Plantes Ornementales et Frutiérs á Reproduction Asexée, en español, Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas ornamentales y frutales de reproducción asexuada), cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 144. 38 Después de sucesivos años de trabajos, finalmente se aprobó el 2 de diciembre de 1961 el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 57 . Por medio de este convenio, en palabras de SÁNCHEZ Gil, “se establece un sistema de derecho unificado que prevé un régimen jurídico de protección específica para las obtenciones vegetales” 58 . De esta forma se inicia un proceso de armonización a nivel internacional por el que se establece una serie de principios con arreglo a los cuales las legislaciones de los países que se adhieran al Convenio de la UPOV 59 han de tener un contenido mínimo en cuanto a la extensión y efectos de los derechos 60 que se reconozcan sobre las variedades vegetales 61 . Sobre esta premisa de armonizar las distintas legislaciones 62 se acordó conceder ______________________________ 57 El cual entró en vigor 10 de agosto de 1968 después de la ratificación de la República Federal de Alemania (antes había sido ratificado por el Reino Unido en 1965 y Holanda en 1967), cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 145. La UPOV actualmente constituye una organización internacional que tiene personalidad jurídica propia (art. 24 Convenio de la UPOV de 1991) cuya misión es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad (cfr. la pagina web de la UPOV disponible en http://www.upov.int/portal/index.html.es. (consultada el 26 abril de 2015). 58 Cfr. SÁNCHEZ GIL, “Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad de las invenciones vegetales en el Derecho Europeo y, en particular, en los Derechos nacionales español y alemán”, DN, num. 98, noviembre de 1998, p. 14. 59 Según fuentes de la propia UPOV, a 10 de junio de 2014 están adheridos a los distintos Convenios de dicha organización internacional 72 Estados y organizaciones supranacionales (Unión Europea), cfr. la página web de la UPOV en http://www.upov.int/export/sites/upov/members/es/pdf/pub423.pdf (consultada el 30 de mayo de 2015). 60 En este sentido, Cfr. BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., p. 12. 61 Respecto a la legislación española, CHANZÁ JORDÁN (“El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales”, La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos”. coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 170) nos recuerda que la Disposición Adicional Segunda de la LOV dispone que la interpretación de la Ley se hará conforme a los Tratados y Convenios internacionales sobre la materia aplicables en España, en clara referencia al Convenio de la UPOV. 62 HUERTA (“Legislación y Convenio Internacional”, Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010 pp. 17-21 y 35) hace un estudio de los beneficios de ser miembro de la UPOV con referencia a un trabajo realizado por dicha organización sobre el impacto del derecho del obtentor. Señala dicha autora, entre otras, las siguientes ventajas: se atrae las variedades vegetales de otros países al tener un marco jurídico más seguro, el derecho de prioridad, la cooperación internacional, las orientaciones técnicas y legales, etc.; la prioridad tiene especial relevancia (art. 11 Convenio de la UPOV de 1991) ya que en virtud de la misma quien haya presentado una solicitud en Estado miembro, podrá presentar otra solicitud en otro Estado integrante de dicha organización, siendo esta ultima tratada como si hubiese sido presentada en la fecha de la primera solicitud. Para un examen de la misma y de sus efectos en relación a la novedad, distinción y la denominación de las variedades vegetales cfr. UPOV, Notas explicativas sobre el derecho de prioridad con arreglo al Convenio de la UPOV, disponible en 39 protección 63 no a toda la materia viva vegetal sino exclusivamente a lo que el convenio denominaba variedades vegetales 64 , que no habiendo sido comercializadas superaran un test de distinción, uniformidad y estabilidad 65 . _____________________________ http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_pri_1.pdf (consultada el 19 de mayo de 2012). 63 En el art. 2.1 del Convenio UPOV de 1961 se recogió la conocida prohibición de la doble protección. En dicha disposición se establecía lo siguiente: “Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo genero o especie botánica”. En virtud de esta prohibición los obtentores de los países integrados en el sistema UPOV para proteger una variedad vegetal tendrían que elegir entre el derecho de obtención vegetal y la patente (cfr. SÁNCHEZ GIL, “Efectos de la Convención UPOV…”, cit., pp. 14 y 15 y CURTO POLO, “Las protecciones de las invenciones biotecnológicas”, RGD, num. 642, 1998, pp. 2.393 a 2.395). Sin embargo, como apuntan LLEWELYN y ADCOCK esta disposición se interpretó erróneamente en el sentido de que el Convenio de la UPOV no admitía que para una misma variedad vegetal estuviera prevista simultáneamente ambas formas de protección, es decir el derecho de la obtención vegetal y la patente. Dicho criterio hermenéutico se reforzó debido al hecho de que el Convenio de la Patente Europea de 1973, en su art. 53.b), excluyó la patente como forma de protección de las variedades vegetales, lo que al final derivó en el razonamiento de que el sistema de protección de la UPOV en definitiva prohibía la patente sobre variedades vegetales. El carácter controvertido de dicha disposición, ampliamente criticado por la doctrina, fue lo que determinó que en la reforma de dicho Convenio de 1991 se suprimiera la prohibición de la doble protección, permitiendo que las variedades vegetales pudieran ser protegidas tanto a través de un derecho de obtención vegetal como por medio de la patente, no solo alternativamente, sino incluso simultáneamente. En opinión de LLEWELYN y ADCOCK lo que en realidad el Convenio de la UPOV de 1961 establecía fue prohibir que los países integrados en el mismo proporcionaran simultáneamente la protección a las variedades vegetales través del derecho de obtención vegetal o la patente con arreglo a los criterios de la UPOV ( con los requisitos de la distinción, uniformidad y estabilidad, quedando limitado el ámbito de protección al material de reproducción, junto al reconocimiento de los privilegios del agricultor y del obtentor); pero en ningún caso esta prohibición suponía prohibir el acceso de las variedades vegetales a la patente ordinaria (con los requisitos relativos exigidos para las invenciones: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Sobre esta prohibición, vid. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp, 34, 35, 36, 146, 147, 148 y BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., pp. 25 y 26. 64 El art. 2.2 del Convenio de la UPOV en su versión de 1961 hace referencia al termino variedad como: “cultivar, clon, línea, estirpe, o híbrido susceptible de ser cultivado y que cumpla los requisitos de los apartados c) y d) del párrafo 1) del artículo 6”. Sin embargo esta definición que descansa en una enumeración de conceptos no constituye una cláusula cerrada como lo acredita el hecho de que algunos estados signatarios usaron otras fórmulas para definir el concepto de variedad. No fue hasta la modificación del Convenio de la UPOV en el año 1991 cuando se modifica el concepto de variedad vegetal, que será examinado mas adelante, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 160 y 161. Por otra parte señala QUINTANA DE CARLO, “La protección de las obtenciones vegetales…”, cit., p. 202, que a tenor de lo dispuesto en el art. 4.3 del Convenio de 1961 cada estado se obliga a aplicar sus disposiciones a un mínimo de cinco géneros de los que figuran en la lista aneja al mismo. Esta lista está constituida por 30 especies en donde se incluyen el trigo, maíz, cebada, arroz, la patata. Con la finalidad de facilitar la incorporación de los diferentes Estados al sistema UPOV, tan solo se requería que los mismos protegieran al menos cinco de estas especies, si bien con la obligación de extender la protección en un periodo de ocho años a la totalidad de las variedades integradas en la lista, cfr. BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., p. 25. 65 Vid. BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., pp. 12 y 13. 40 Este sistema de protección 66 nació con importantes limitaciones de carácter público en cuanto la extensión de los derechos reconocidos, y que están referidas a los conocidos como privilegios del obtentor y del agricultor. Estas instituciones jurídicas constituyen unas excepciones 67 al contenido del derecho de obtención vegetal, y que tienen su fundamento en la especial configuración de dicho derecho de propiedad industrial, al no haber sido importado dichas facultades de ningún otro derecho de propiedad industrial, siendo por tanto inherentes a la propia idiosincrasia del mismo 68 . ______________________________ 66 El sistema UPOV no quedó integrado dentro del Convenio de la Unión de Paris de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, a pesar de los esfuerzos que a tal efecto desplegaron los representantes de los BIRPI que participaron en las sesiones para la elaboración del Convenio UPOV. Diversos motivos han sido los que se han esgrimido a fin de justificar la independencia del sistema UPOV del Convenio de la Unión de Paris, entre los que destacan los de carácter técnico y que están referidos al carácter diferencial de los requisitos exigidos para alcanzar la protección con arreglo a las directrices de esta organización internacional respecto a los exigidos tradicionalmente en el terreno de las invenciones industriales. No obstante, a juicio de BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., pp. 21 y 22, fueron motivos de índole de política legislativa los que propiciaron el nacimiento de esta nueva protección que atendía a los intereses específicos de un determinado sector, el relativo a la industria obtentora, cuyo resultado fue el reconocimiento de un derecho que aparece aislado de las otras formas de propiedad intelectual como consecuencia de que los intentos anteriores para obtener protección sobre las variedades vegetales habían fracaso. En igual sentido LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 144 y 145. No obstante cabe señalar que, en virtud de los acuerdos de colaboración suscritos entre la UPOV y la OMPI, el cargo de Secretario General de la UPOV será desempeñado por quien sea Director General de la OMPI y su sede física está en el edificio de esta última organización internacional. 67 Indican LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN, “La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal…”, cit., p. 56, que dichas excepciones vienen a señalar las poco conocidas libertades del obtentor para utilizar una variedad protegida por otros titulares como fuente inicial de variabilidad a los efectos de crear nuevas variedades (privilegio del obtentor) y del agricultor para reutilizar en su propia explotación material de reproducción de una variedad protegida (privilegio del agricultor). El estudio de dichos privilegios son abordados en infra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2. 68 El sistema de protección de las variedades vegetales implantado por el Convenio de la UPOV recibe el calificativo de ser un sistema sui generis. En este sentido BOTANA AGRA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 85 y 86) señala que la resistencia de los Derechos de patentes para acoger en su seno las invenciones generadas en el campo de los vegetales, motivaron la articulación a nivel internacional de un sistema sui generis de protección jurídica de estas invenciones, afín al de las patentes de invención. También se recoge dicho calificativo en la SAAPP Barcelona de 23 febrero de 2004 (FD cuarto) (sentencia citada por SALDAÑA VILLOLDO, “La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) nº 2100/94: Delimitación y agotamiento de sus derechos”, Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales, AAVV, dir. PLAZA PENADÉS, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, monografía num. 31, 2014, p. 78) 41 El Convenio de la UPOV fue modificado posteriormente en 1972 69 , 1978 70 y en 1991 71 con la finalidad de reforzar el contenido de la protección reconocido a los obtentores como consecuencia de la presión que a tal efecto ejercían las distintas organizaciones profesionales del sector y determinados Estados, entre ellos preferentemente los Estados Unidos 72 . A ______________________________ 69 La modificación del Convenio de la UPOV fue realizada en virtud de Acta de 10 de noviembre de 1972. La reforma se centró en aspectos de administrativos y económicos de la organización, cfr. BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., p. 25. Para más detalle sobre los aspectos en que incidió la reforma, vid. LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 229 y ss. 70 Esta revisión del Convenio de la UPOV fue realizada en virtud de Acta de 23 de octubre de 1978. En virtud de dicha modificación se posibilitó que la UPOV se constituyera como organización intergubernamental e independiente con personalidad jurídica propia (arts. 1.2 y 1.3 del Convenio en la versión de 1978). Indica BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., pp. 25 y 26, como modificación relevante la introducción de un nuevo artículo, en concreto el art. 37, que sin modificar el art. 2 del Convenio, posibilita que si un país permite la protección mediante una patente y un derecho de obtención vegetal respecto a una mismo genero o especie pueda adherirse al convenio si notifica dicha circunstancia al Secretario Genera de dicha organización internacional. Según SÁNCHEZ GIL, “Efectos de la Convención UPOV…”, cit., p. 14, esta circunstancia supuso que la prohibición de la doble protección quedara desvirtuada con la modificación de este precepto, si bien se ha de precisar que ello fue un requisito inexcusable que impusieron los EEUU para su acceso al Convenio de la UPOV. 71 La tercera modificación del Convenio de la UPOV fue realizada en virtud de Acta de 19 de marzo de 1991. Esta revisión fue bastante más extensa e intensa que las anteriores y supuso un reforzamiento de los derechos del obtentor aproximándose esta forma de protección al sistema de patentes, y que fue motivada por los recientes avances en el ámbito de la investigación científica en donde ya se estaban dando pasos firmes en el terreno de la biotecnología frente a la utilización de las tradicionales técnicas de selección basadas en las leyes de Mendel, así como en el expreso interés por parte de determinadas organizaciones profesionales de obtentores de ver cumplido su deseo de incrementar el ámbito de protección del derecho del obtentor, anhelo este que aún en día persiste. Específicamente entre estas organizaciones destaca CIOPORA (Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de reproducción asexuada) entre cuyos objetivos el extender la protección al producto final de la variedad vegetal, dado que el interés económico de determinadas variedades vegetales está precisamente en el mismo, sea este frutos o flores, y no en el material de reproducción que es en donde se centra la protección en un primer grado, como veremos más adelante (epígrafe 2.3 del apartado B del presente capítulo; también cfr CIOPORA, GREEN PAPER ON PLANT VARIETY PROTECTION, Policy Statemant (november 2002), epígrafe 3.2, disponible en http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2004/05/CIOPORA_Greenpaper_en .pdf , pp. 33 y ss. (consultada el 13 de diciembre de 2009). Igualmente por medio del Acta de 1991, se suprimió la prohibición de la doble protección, posibilitando que los países adheridos al sistema UPOV pudieran ofrecer, respecto a las variedades vegetales, la protección a través del derecho específico reconocido en el sistema UPOV o a través de la patente. También se formuló un nuevo concepto de variedad vegetal, se amplió el objeto de la protección ya que se extendería a los frutos obtenidos y los productos elaborados con los frutos de la cosecha en determinados supuestos, y se introdujo el concepto de variedad esencialmente derivada: Sobre el Convenio de la UPOV de 1991 vid. SÁNCHEZ GIL, “La ley Española de protección de obtenciones vegetales, a la luz de la última reforma del Convenio UPOV de 19 de Marzo de 1991, ADI, tomo 17, 1996, pp. 219-259; LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 257 y ss. y LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 156 y ss. 72 Al tiempo de incorporarse los EEUU a la UPOV en 1981, las variedades vegetales estaban protegidas a través de la Plant Patent Act de 1930 (PPA) por lo que se refiere a las especies 48 del RCPE 88 y de las Directrices de la Guía de Examen de la Oficina Europea de Patentes donde se recogieron los requisitos y presupuestos necesarios para la protección de la materia vegetal con arreglo al Convenio de Munich. En concreto en el art. 27 RCPE 89 se indican cuales son las invenciones biotecnológicas patentables 90 . Con base en dicho Reglamento y en las Directrices de la OEP podemos distinguir: _____________________________ recurso a la Alta Cámara con una serie de cuestiones en donde formulaba su posición a la luz de las alegaciones realizadas por la parte apelante. La Alta Cámara en su decisión G1/98 de 20 de diciembre de 1999 resolvió del siguiente modo, como nos resume BOTANA AGRA, “Precisiones de la Alta Cámara de Recursos de la OEP sobre la prohibición de patentar variedades vegetales”, ADI, tomo 21, 2000, pp. 1.195-1.200: “1º) Una reivindicación en la que no es reivindicada individualmente una variedad vegetal especifica no está excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53.b) del CPE, incluso cuando la misma puede comprender variedades vegetales”. De esta forma, al contrario de lo acontecido en el caso (PLANT GENETIC SYSTEMS, decisión T 356/93) y a lo sostenido por la División de Examen se permite patentar todas aquellas plantas que no tengan la consideración de variedad vegetal, aunque la descripción de la misma en la correspondiente reivindicación pueda abarcar diversas variedades vegetales al tratarse de una invención genérica. “2º) En el examen de una reivindicación relativa a un procedimiento de obtención de una variedad vegetal no deben de tomarse en consideración las disposiciones del art. 64.2 del CPE”. Como nos apunta BOTANA AGRA, las disposiciones del art. 53.b) y del art. 64.2 del CPE cumplen objetivos bien diferenciados, ya que la Alta Cámara reitera la jurisprudencia constante de que la función de este último precepto es la de extender la protección conferida por una patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos por él, al margen de que tales productos, en sí mismo considerados, estén excluidos o no de patentabilidad. Dicho con otras palabras: mientras que el art. 53.b) CPE se refiere a la materia que esta excluida de patentabilidad y cuya observancia compete a la OEP, el art. 64.2 CPE concierne al alcance de la protección cuya aplicación depende de los tribunales. “3º) La excepción a la patentabilidad formulada en el artículo 53.b) del CPE se aplica a las variedades vegetales cualquiera que sea el modo de obtención; de ahí que las variedades vegetales que contengan genes introducidos en un vegetal ancestral por recombinación genética estén excluidos de patentabilidad”. 88 El RCPE fue modificado el 16 de Junio de 1999 introduciéndose en el mismo el Capítulo VI que llevó por Título “Invenciones Biotecnológicas”. Con posterioridad se ha dictado un nuevo reglamento que fue aprobado el 12 de diciembre de 2002 como consecuencia del acta de revisión del año 2000 del CPE, el cual ha sido objeto de sucesivas modificaciones. En este nuevo reglamento, el Capítulo V está referido a las “Invenciones Biotecnológicas”, al cual dedica los arts. 26 a 34, cfr. BOTANA AGRA “Entrada en vigor del Acta de Revisión-2000 del Convenio sobre concesiones de patentes europeas (CPE)”, ADI, tomo 27, 2006-2007, pp. 23- 38. A este respecto hay que destacar que cuando la Alta Cámara resolvió el caso NOVARTIS (G1/98) mediante su decisión de 20 de diciembre de 1999, el RCPE ya había sido objeto de modificación conforme a lo reseñado en esta nota. 89 Con carácter previo, en el art. 26.1 RCPE se establece que las solicitudes de patente europea y las patentes europeas que tengan por objeto invenciones biotecnológicas, las disposiciones del CPE serán aplicadas e interpretadas con arreglo a las disposiciones del Capítulo V del RCP. La Directiva 98/44/CE de 6 de julio de 1998 relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas de la Unión Europea constituirá un medio complementario de interpretación. 90 En el art. 26.2 RCPE se define como invenciones biotecnológicas como aquellas invenciones relativas o que contengan material biológico o un proceso por el cual el material biológico es producido, procesado o utilizado; y en el apartado tercero de este art. 26 se dispone que la materia biológica es la que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico. 49 a) Material vegetal susceptible de ser patentado En coordinación con lo previsto en el art. 53.b) CPE, en el cual se dispone la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales sin especificar nada más en concreto, el art. 27.b) RCPE ordena que las invenciones biotecnológicas serán patentables cuando tenga por objeto vegetales y animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o animal determinada 91 . Previamente en el art. 26.4 RCPE se establece qué se entiende por variedad vegetal, recogiéndose la definición contenida en el art. 1 apartado vi) del Convenio de la UPOV según el Acta ______________________________ 91 RAINER MOUFANG, jurista de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, [ “Patentabilidad de las invenciones biotecnológicas”, Cuarto seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, Munich 11 de octubre de 2005, disponible en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod9Cues_01 _B.pdf (consultada el 28 de noviembre de 2008)] señala en relación a la patentabilidad de los vegetales transgénicos, que: “El sistema de UPOV sólo protege las variedades vegetales. Una variedad vegetal es un vegetal agrupado dentro de un único taxón botánico del nivel más bajo que se caracteriza por un genoma completo. En las invenciones de ingeniería genética, sin embargo, no se trata de un genoma entero del vegetal sino de una modificación intencionada de una pequeña y única sección. Por lo tanto normalmente van más allá del estrecho campo taxonómico de una única variedad vegetal y se aplican a todo el género o bien a todo el mundo de los vegetales existentes y efectivamente posibles. Los derechos de variedad vegetal no son concedidos para tales invenciones, y por lo tanto difícilmente pueden servir de base para excluirlas de la protección por patente. No obstante, en el pasado la jurisprudencia de las Cámaras de recursos de la OEP no era siempre muy favorable con los solicitantes que reivindicaban vegetales transgénicos. En una sentencia de gran alcance (T 356/93 – Plant cells/Plant Genetic Systems “PGS”, JO OEP 1995, 545), una Cámara de Recursos estima que las reivindicaciones relacionadas con vegetales en general lo que en realidad encierran es una evasión de la exclusión de las variedades vegetales bajo el Art. 53.b) CPE. Esta sentencia tuvo un tremendo impacto en la práctica de la OEP, ya que supuso la inadmisión de reivindicaciones de vegetales transgénicos durante varios años. La OEP decidió aplicar la misma conclusión para los animales. No se vio ninguna justificación de por qué tal regla, tal y como fue establecida por la sentencia PGS, no debiera al mismo tiempo ser aplicada a los animales. La ratio decidenci de la sentencia PGS fue finalmente revocada en diciembre de 1999, cuando la Gran Cámara de Recursos dio una respuesta a cuatro cuestiones de derecho que se le sometieron a través de la sentencia G 1/98 – Transgenic plant/NOVARTIS (JO OEP 2000, 11). En particular, se estimó que una reivindicación en donde variedades vegetales específicas no hayan sido reivindicadas individualmente no debe excluirse de la patentabilidad aun cuando pueda abarcar variedades vegetales. Esta reciente sentencia de la Gran Cámara de Recursos de la OEP está en línea con la relevante disposición de la Directiva Europea. Según el Art. 4.2 de la Directiva, las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales serán patentables si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. De este modo, la exclusión de las variedades vegetales y de las razas de animales no puede equipararse a una exclusión de los vegetales y animales en general. Por medio de esta aclaración legislativa, las modernas invenciones biotecnológicas que tengan por objeto vegetales o animales transgénicos logran tener una adecuada protección. En caso contrario, serían inevitables lagunas en la protección otorgada por el sistema de patentes y el esquema de protección sui generis del UPOV”. 50 de 1991 92 . Ambos preceptos del reglamento de ejecución son interpretados en el parágrafo 5.4.1 del Capítulo II de la parte G de la Guía de Examen 93 , en donde se afirma que ninguna patente será concedida si la materia objeto de reivindicación esta directamente dirigida a una específica variedad vegetal o especificas variedades vegetales 94 . Sin embargo si una invención comprende plantas y animales y la viabilidad técnica de la invención no esta confinada a una concreta variedad vegetal o raza animal, la invención es patentable 95 . ______________________________ 92 “Se entenderá por variedad un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, c) considerarse una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración”. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término taxón de la siguiente forma: “(palabra creada sobre taxonomía). Cada una de las subdivisiones de la clasificación biológica, desde la especie, que se toma como unidad, hasta, hasta filo o tipo de organización”. Igualmente en dicho Diccionario se define a la taxonomía como: “la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y vegetales”, vid. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española de la Lengua, Espasa Calpe, Vigésimo segunda edición, Madrid, 2001. BERGMANS citado por CURTO POLO (“Las protecciones de las invenciones…”, cit., p. 2.358, nota a pie de página num. 15) señala que taxón es cada una de las unidades utilizadas en la Ciencia de la Clasificación o Taxonomía. Añade dicha autora que tradicionalmente se han utilizado siete taxones. El reino, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Pero puede hablarse también de otras categorías intermedias, bien denominadas mediante un nombre propiocomo por ejemplo, la tribu, categoría intermedia entre la familia y el género, o la variedad, por debajo de la especiebien creadas mediante la adicción de los prefijos “súper” o “sub.”- por ejemplo, la superfamilia o la subfamilia en zoología. 93 Dicho parágrafo lleva por titulo “variedades vegetales”. 94 A este respecto señalan NUEZ VIÑALS y HOLTMANN YODATE, (“El marco Jurídico…”, cit., p. 443), que una variedad vegetal es una planta completa (un organismo superior) o un elemento de una planta capaz de generar la planta completa (la semilla o el esqueje). El criterio determinante para dilucidar si entra en juego el titulo de obtención vegetal es ver si la materia que se quiera proteger contiene toda la información genética para producir una planta entera. En este caso opera el título de obtención vegetal y la invención no puede protegerse a través de la patente. Así se puede proteger por título de protección vegetal las plantas superiores, el material de reproducción o de multiplicación y las partes de plantas (hojas, bulbos, esquejes, etc.) capaces de generar plantas enteras. 95 Dicho parágrafo se remite al Parágrafo 5.2 letra G-II de la Guía de Examen, que interpretando el art. 27.b) RCPE específica que las invenciones relativas a plantas y animales son patentables siempre que las mismas no estén circunscritas a una particular variedad vegetal o raza animal. Igualmente añade que una reivindicación que no este referida a unas especificas variedades vegetales no están excluidas de patentabilidad aunque comprenda varias variedades vegetales. FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., pp. 283, nos aclara que es posible patentar cualesquiera invenciones relativas a la materia vegetal siempre y cuando no se reivindique directamente una variedad vegetal, es decir, se puede proteger cualesquiera componentes de las plantas (genes de origen vegetal, líneas celulares, etc.) o cualesquiera grupos de plantas cuyo taxón sea superior a la variedad vegetal (por ejemplo, pertenecientes al mismo género o especie). 51 Igualmente las Directrices de la Guía de Examen aclaran que la excepción a la patentabilidad del art. 53.b) CPE se aplica a las variedades vegetales con independencia del procedimiento que se hayan obtenido, incluso cuando el mismo consista en un proceso de ingeniería genética 96 . Quiere ello decir que si una nueva variedad vegetal se ha obtenido mediante una técnica de modificación genética no será patentable, y todo ello aun cuando el gen que se haya insertado en la misma esté a su vez protegido mediante una patente con arreglo a los requisitos generales de patentabilidad establecidos en el art. 52 CPE 97 . Por ello, a la luz del art. 53 CPE, de su reglamento de ejecución y de las Directrices de la Guía de Examen de la Oficina Europea queda en principio delimitado cual es el ámbito de protección de la materia viva vegetal con arreglo al Convenio de la Patente Europea frente al sistema UPOV. Así pues, es susceptible de ser patentable toda la materia viva vegetal, salvo aquellas plantas que constituyan una variedad vegetal con arreglo al concepto que se recoge en el sistema UPOV, que es el que se asume en el art. 26.b) RCPE. Dicho con otras palabras, una solicitud de patente que contenga una reivindicación de una variedad vegetal especifica no será objeto de patente _____________________________ La Cámara Alta de la OEP en dos decisiones de 25 de marzo de 2015 en los asuntos G G2/12 (Tomate II) y G2/13 (Brocoli II) considera que son admisibles reivindicaciones de productos relativas a plantas y material procedentes de las plantas como los frutos, siempre que no constituyan una variedad vegetal, aunque el procedimiento de su obtención sea esencialmente biológico. A este respecto, vid. DE LA COLINA, “Tomates y Brécol: los productos obtenidos por procesos esencialmente biológicos sí son patentables”, Blog Ezalburu, Propiedad Industrial e Intelectual, disponible en http://elzaburu.blogspot.com.es/2015/04/tomates-y-brecol-los-productos.html (consultada el 3 de septiembre de 2015) y NO PATENTS ON SEED, “European Patent Office upholds patents on brocoli and tomato. Patent on plant and animals derived from convencional breeding can also be granted in future”, disponible en https://no-patents-on- seeds.org/en/information/news/european-patent-office-upholds-patents-broccoli-and-tomato (consultada el 3 de septiembre de 2015). 96 En concreto en la segunda mitad del último párrafo del Parágrafo 5.5.1 del Capítulo II de la Parte G de la Guía de Examen se dice que “la excepción a la patentabilidad de la primera mitad de la frase del artículo 53.b) CPE se aplican a las variedades vegetales independientemente del procedimiento en que se hayan producido. Por tanto, las variedades vegetales que contengan genes introducidos en una planta ancestral mediante tecnología de recombinación genética esta excluidas de patentabilidad (G 1/98, OJ 3/2000, 1111)”. 97 Lo que supone que las variedades vegetales transgénicas puedan gozar de una doble protección, esto es la correspondiente a la de las obtenciones vegetales en su condición de variedad vegetal específica, y la relativa a las patentes por lo que se refiere al gen que se han insertado dentro de la misma, cfr. NUEZ VIÑALS, “La protección mediante patente de las obtenciones vegetales”, Diez conferencias magistrales sobre tecnologías y propiedad industrial, Comunicaciones del Instituto de Derecho y Ética Industrial, num. extraordinario; Madrid 2001, pp. 117 y ss. 52 cualquier que sea el procedimiento de obtención de la misma, de acuerdo con lo anteriormente visto en la Guía de Examen. b) Procedimientos que pueden ser patentados en relación a la materia viva vegetal 98 . Como ya dijimos anteriormente en el presente epígrafe, el art. 53.b) CPE excluye de la patentabilidad a los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y animales. El art. 26.5 RCPE señala que un procedimiento “ es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales como los de cruce y selección”. Por contraposición, en ese mismo apartado b) del art. 53 CPE, se dispone que dicha exclusión no aplicable a los procedimientos microbiológicos 99 ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos. Los procedimientos microbiológicos vienen definidos en el art. 26.6 RCPE como aquellos en se que utilicen una materia microbiológica, que incluyan una intervención sobre la misma o que produzcan una materia microbiológica 100 . Siguiendo a nuestra doctrina cabe señalar que los procedimientos esencialmente biológicos son aquellos en los que interviniendo elementos biológicos y técnicos, predominan los primeros en la obtención del ______________________________ 98 La determinación de qué procedimientos pueden ser patentados ha originado una fuerte controversia a nivel doctrinal, trasladada al ámbito jurídico, y social debido a la falta de claridad de los términos empleados por las normas destinadas a regular esta materia. Sobre la falta de claridad del concepto esencialmente biológico, cfr. KOCK, “Essentially biological processes…”, cit., pp. 287 y 292, quien afirma que los procedimientos de obtención de vegetales están compuestos de dos pasos, consistentes el primero de ellos en generar una variación genética la cual se consigue con los métodos tradicionales a través de los cruzamientos de las diferentes especies; y el segundo, en una selección de los caracteres fenotípicos deseados lo cual se verifica mediante una observación visual de los mismos, según ese sistema de carácter tradicional. El problema surge cuando en el segundo de ellos, es decir, la selección se realiza mediante otro tipo de procedimientos de carácter técnico (como son los marcadores moleculares) que aceleran o facilitan dicha selección. En estos casos se centra la duda de si estamos en presencia de procedimientos esencialmente biológicos y por tanto excluidos de patentabilidad. 99 Los procedimientos microbiológicos serían la excepción de la exclusión a la patentabilidad. 100 En consonancia con lo establecido en el apartado b) del art. 53 CPE, en el apartado c) del art. 27 RCPE se recoge la patentabilidad de los procedimientos microbiológicos o técnicos, así como los productos obtenidos por los mismos, salvo las variedades vegetales y las razas animales. 53 resultado 101 . Por otra parte, los procedimientos microbiológicos 102 vienen caracterizados por la existencia de aportación técnica del hombre en los mismos que incide significativamente en el logro del resultado; es decir, es la utilización de los conocimientos científicos y técnicos del ser humano lo que determina la calificación del proceso como microbiológico. La cuestión está en trazar la frontera en virtud de la cual se considera que la intervención del hombre es o no relevante para la obtención del resultado final. Recordemos que el art. 26.5 RCPE 103 considera que el proceso de producción de plantas y animales es esencialmente biológico si consiste enteramente en los fenómenos de cruce y selección 104 . La Cámara Alta de la OEP se ha pronunciado sobre la exclusión de la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos a raíz de las cuestiones que les han sido sometidas a su consideración por parte de la Cámara de ______________________________ 101 Así GÓMEZ SEGADE, “La falta de patentabilidad…”, cit., pp. 13 y 14, quien afirma que los procedimientos puramente biológicos serían aquellos donde no existe intervención humana, y en todo caso están excluidos de patentabilidad. 102 Vid. FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., p. 216. 103 En las Directrices contenidas en la Guía de Examen, en el párrafo primero del parágrafo 5.4.2, Letra G-2 se interpreta el art. 26.5 RCPE, y se indica que un proceso de producción de plantas y animales que está basado en el cruzamiento sexual de todo el genoma y en la subsiguiente selección está excluido de patentabilidad al ser esencialmente biológicos, incluso si otros pasos de carácter técnico relativos a la preparación de plantas y animales o su posterior tratamiento están presentes en la reivindicación antes o después de los pasos de cruzamiento y selección. Se pone como ejemplos los referidos a los cruzamiento y cría selectiva de caballos consistentes en la cría conjunta de animales con ciertas características, procedimientos estos que tienen la consideración de esencialmente biológicos, y por tanto no patentables, incluso si a los mismos se le añade algún paso de carácter técnico. Por otra parte, un procedimiento de inserción de un gen dentro de una planta por medio de ingeniería genética que no se basa en una recombinación de todo su genoma de forma natural será patentable, siempre y cuando la reivindicación no contenga pasos de cruzamiento y selección. Los procedimientos de tratamientos de plantas y animales para mejorar sus propiedades o rendimientos, o para promover o suprimir su crecimiento, como por ejemplo el método de reducir un árbol, no serán esencialmente biológicos desde el momento en que a pesar de que un proceso biológico está implicado la esencia de la invención es técnica. Lo mismo es aplicable a un método de tratamiento de plantas caracterizado por la aplicación de una sustancia o una técnica de radiación que estimula el crecimiento. Los tratamientos del suelo mediante técnicas para promover o suprimir el crecimiento de las plantas tampoco están excluidas de patentabilidad. 104 Este criterio del Reglamento de Ejecución no es compartido por algunos autores quienes vienen a señalar que aún tratándose de procedimientos de cruce y selección, tras los mismos existe un esfuerzo investigador de muchos años que implica que los mismos no sean el resultado de un descubrimiento sino que tras los mismos existen una actividad inventiva fruto de la aportación de los conocimientos científicos del hombre, cfr. NUEZ VIÑALS y HOLTMANN YODATE, “El marco Jurídico…”, cit., p. 439. Igualmente en este sentido, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 276, 318 y 319, quienes destacan que es erróneo pensar que el CPE solo acoge aquellas solicitudes de patentes que comprendan invenciones biotecnológicas que impliquen manipulación genética, ya que existen decisiones de la OEP que conceden la protección a procedimientos en donde se incluyen las técnicas de cruce o selección. 54 Apelaciones en relación a dos patentes concedidas sobre este tipo de invenciones 105 . Este organismo a tal efecto resuelve 106 : 1º) Un proceso no microbiológico para la producción de plantas que contengan o consista en pasos de cruzamiento sexual de todo el genoma de plantas y la selección de las mismas está excluido en principio de la patentabilidad al ser esencialmente biológico dentro del concepto del art. 53.b) CPE. 2º) Este proceso no escapa de la exclusión del art. 53.b) CPE solamente por el hecho de que contenga un ulterior paso o parte de cualesquiera de los pasos del cruzamiento y selección, de naturaleza técnica que permita o asista la ejecución del cruzamiento sexual de la totalidad del genoma de las plantas o la subsiguiente selección de las mismas. 3º) No obstante si dentro de los métodos de cruce y selección existe algún paso de carácter técnico que por sí mismo introduce un carácter o modifica el genoma de una planta, y no son dicha introducción o modificación el resultado de la selección y el cruzamiento, este proceso no esta excluido de la patentabilidad según el art. 53.b) CPE 107 . Por otra parte, cabe destacar que las Directrices de la Guía de Examen de la OEP nos revelan unos criterios sumamente flexibles a la hora de interpretar los requisitos necesarios para conceder la protección en clara sintonía con el principio general de patentabilidad que se recoge en el art. 52.1 CPE 108 . ______________________________ 105 Por una parte se concedió la patente a la compañía británica Plant Bioscience sobre un método para aumentar un compuesto especifico en la especie Brassica (brócoli) mediante métodos de mejora genética convencional asistida por marcadores moleculares (los marcadores moleculares son como una especie de huella digital que facilitan la selección) (Caso Broccoli/Plant Bioscience, decisión de 22 de mayo de 2007, T 0083/85). Por otra parte, también se reconoció inicialmente la patente al Estado de Israel sobre un procedimiento de obtención de tomates con un reducido contenido de agua, siendo los tomates así obtenidos especialmente indicados para la producción de salsas (Caso Tomate/ Estado de Israel, decisión de 4 de abril de 2008, T 1246/06). 106 La Cámara Alta emite su resolución el 9 de diciembre de 2010 por la cual aborda los asuntos G2/07 (para el caso T83/05 PLANT BIOSCIENCE) y G 1/08 (para el caso T 1246/06 ESTADO DE ISRAEL). 107 La Cámara Alta después de repasar la jurisprudencia relevante de la OEP llega a dichas conclusiones al estimar que en los procedimientos esencialmente biológicos (los métodos de cruce y selección), están excluidos de patentabilidad a pesar de existir una intervención del hombre en la ejecución de los mismos. Igualmente, la Cámara Alta explica que los caracteres de las plantas resultantes del cruzamiento son el fruto del fenómeno natural de la meiosis, el cual determina la estructura genética de la planta producida y merced al cual se alcanzan los resultados deseados por los obtentores en base a los trabajos de selección ejecutados en función de los caracteres que se quieren conseguir. 55 b1) En la citada Guía en el párrafo segundo del parágrafo 5.4.1 Letra G-II se señala que cuando un proceso de producción de una variedad vegetal es examinada, el art. 64.2 CPE 109 no debe tenerse en consideración, indicándose, igualmente en dicho párrafo, que cuando se reivindique un proceso de producción de una variedad vegetal no está a priori excluido de patentabilidad por el mero hecho que los productos constituyan o puedan constituir una obtención vegetal 110 . Por lo tanto, a tenor de lo establecido en las Directrices de la Guía de Examen de la OEP, es susceptible de protección una patente de procedimiento, aunque el mismo esté dirigido a obtener una variedad o varias variedades vegetales que reúnan los requisitos exigidos con arreglo al Convenio UPOV, sin que sea un impedimento lo dispuesto en el art. 64.2 CPE en cuya virtud si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección se extiende no solo al propio procedimiento sino también a los productos obtenidos con el mismo. Esta directriz nos pone de manifiesto que el art. 64.2 CPE no entrará en juego a la hora de determinar la patentabilidad de un procedimiento de obtención de vegetales, sino que el mismo solo podrá tenido en cuenta por los tribunales en caso de una infracción de la patente concedida sobre el mismo 111 , ya que dicho precepto se refiere solo al alcance de la patente. _____________________________ 108 El art. 52.1 CPE señala: “Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial”. Además de este precepto ha de tenerse en cuenta el art. 4.3 CPE en donde se establece que: “La Organización tendrá por misión conceder patentes europeas. Este cometido será ejecutado por la Oficina Europa de Patentes bajo el control del Consejo de Administración”. 109 El art. 64.2 CPE dice textualmente: “Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos obtenidos por dicho procedimiento”. 110 Esto supone que si bien la protección conferida por la patente sobre un procedimiento se extiende a los productos obtenidos mediante el mismo, esta ampliación de los efectos jurídicos no será obstáculo para que el procedimiento sea patentable aún en el supuesto de que a través del mismo se produzcan variedades vegetales específicas que estén excluidas de patentabilidad. 111 A este respecto nos apunta FERNANDO MAGARZO (La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., p. 411) que en el caso Novartis, la Cámara de Recursos Técnica declaró que no existía conflicto por el hecho de que las variedades vegetales disfrutasen indirectamente de protección como productos directamente obtenidos de un procedimiento (patentado), de conformidad con el art. 64.2 CPE, y la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales como tales, previstas en el art. 53 CPE. En cualquier caso, señala este órgano de la OEP, la resolución de este problema, relacionado con el alcance y la infracción de las patentes, es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales y no de la OEP, que debe limitarse a llevar a cabo el examen de la patentabilidad. 56 b 2) En la Guía de Examen en el párrafo segundo del parágrafo 5.5.1, Letra G-II siguiendo al apartado sexto del art. 26 del Reglamento de Ejecución, señala que: “Proceso microbiológico significa cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica”, y a continuación concreta que el proceso microbiológico ha de ser interpretado no solo lo que se ejecute sobre material microbiológico como por ejemplo la ingeniería genética, sino que también aquellos procesos en donde intervengan al mismo tiempo procedimientos microbiológicos y no microbiológicos 112 . Más adelante la Guía de Examen concreta aún más y señala en el párrafo tercero del parágrafo 5.5.1 que los productos 113 obtenidos por un proceso microbiológico pueden ser igualmente patentables per se; sin embargo en el párrafo cuarto de ese mismo parágrafo 5.5.1 se aclara, lo antes aseverado, de que las reivindicaciones de productos referidas a razas animales o variedades vegetales no pueden ser permitidas aunque hayan sido producidas por un proceso microbiológico, ya que, como hemos visto, están las mismas excluidas de patentabilidad de las mismas con arreglo a la letra b del art. 53 CPE. Por tanto, la OEP a través de sus Directrices tiene un criterio interpretativo extensivo respecto al ámbito objetivo de protección conforme al principio general de patentabilidad de las invenciones, ya que si bien las variedades vegetales no pueden ser directamente reivindicadas, sí podrá ser objeto de ______________________________ 112 No obstante se ha de tener en cuenta la Resolución de la Cámara de Recursos Técnica de la OEP en el caso PLANT GENETIC SYSTEMS (T 356/93), dictada antes de la modificación del RCPE en 1999, en el que dicho organismo, en esta misma disputa, revocó la decisión de la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes de conceder la protección a un procedimiento de obtención de unas plantas transgénicas, entre otros motivos porque la reivindicación num. 21 de dicha solicitud no tenía la consideración de ser un procedimiento microbiológico a pesar de que algunos pasos del mismo estaba integrada por procesos microbiológicos, ya que como dijimos antes la OEP lo que tiene en cuenta es que la intervención humana sea relevante en el resultado final del procedimiento. En definitiva, como señala LEMA DEVESA, “Las patentes sobre biotecnología en el Derecho español y en el Derecho comunitario europeo”, ADI, tomo 20, 1999, p. 227, la Cámara considera que el hecho de que algún paso del procedimiento sea microbiológico, no convierte todo el procedimiento en microbiológico . 113 Se citan a título de ejemplo en dicho parágrafo a las bacterias y cualesquiera otros organismos de una dimensión por debajo del límite de visión que pueden ser propagados en un laboratorio, incluyendo plásmidos, virus, hongos unicelulares (incluidas bacterias), algas, protozoos y células humanas, animales y vegetales. 57 una solicitud de patente un procedimiento dirigido a obtener una variedad vegetal, criterio este que tiene su apoyo en los razonamientos en que se fundó la Cámara Alta en la resolución del caso NOVARTIS (G 1/98, OJ 3/2000, 111) 114 , sin que sea factible por ello que la variedad vegetal en si mismo pueda ser patentada aunque para ello sea haya utilizado un procedimiento microbiológico. De esta manera desde el sistema europeo de patentes se estrecha el círculo respecto al sistema UPOV de protección de variedades vegetales por lo que se refiere a la materia objeto de protección que por medio de este último régimen jurídico se articula. En conclusión y para resumir debemos decir que el CPE concede la protección a toda la planta o material vegetal que no tengan la consideración de ser una variedad vegetal en el sentido definido por la UPOV 115 . Por ello las variedades vegetales aunque hayan sido obtenidas a través de un procedimiento microbiológico están excluidas de patentabilidad, siendo las mismas susceptibles de ser protegidas a través de un título de obtención vegetal 116 . El CPE posibilita la obtención de la patente respectos a aquellos procedimientos de obtención de plantas, sean o no variedades vegetales según la acepción UPOV, siempre que los mismos no sean esencialmente biológicos, es decir se traten de procedimientos en donde la aportación técnica del hombre sea determinante para la obtención del resultado, siendo los productos así obtenidos igualmente patentables salvo que se trate de variedades vegetales en cuyo caso la protección estará excluida. ______________________________ 114 En base al caso NOVARTIS, LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 319, indican que el hecho de que el art. 53.b) CPE sirva para excluir a las variedades vegetales eso no significa que las variedades vegetales no puedan estar dentro del alcance de una patente (de procedimiento). 115 Recordemos que la definición de variedad vegetal está contenida en la regla 26.4 RCPE, la cual recoge el concepto de variedad vegetal del Convenio UPOV según el acta de 1991, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 289 y 290. 116 De ahí que una variedad vegetal transgénica no puedan ser protegidas como tal variedad por medio de la patente, sin que esta circunstancia impida que la misma sea susceptible de protección a través de un título de obtención vegetal, lo que conllevará una superposición de derechos de propiedad industrial (la patente y la obtención vegetal) si la misma tiene genes que están patentados. 64 logros científicos, ya que lo único que existía a nivel europeo, fuera del ámbito comunitario, era el Convenio de la Patente Europea en donde no existía una referencia expresa a las invenciones biotecnológicas 139 , salvo los criterios que la Oficina Europea de Patentes había ido elaborando, con anterioridad a la aprobación de la Directiva 98/44/CE 140 , en la resolución de las controversias respecto a las diferentes solicitudes de patente que sobre esta materia particular se presentaban ante este organismo internacional. La Directiva 98/44/CE está integrada por un expositivo de 56 considerandos 141 y cuatro capítulos relativos a: “Patentabilidad” (Capítulo I), “Alcance de la protección” 142 (Capítulo II), “Licencias obligatorias por dependencia” 143 (Capítulo III) y “Depósito, acceso y nuevo depósito de una _____________________________ 1993), circunstancia esta que también es tenida en cuenta por la Directiva 98/44/CE, como se desprende de los Considerandos 55 y 56, así como del art. 1.1. Para el examen de otras causas concomitantes en el largo periodo de preparación de la Directiva 98/44/CE, vid. BERGEL, “La Directiva Europea 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones Biotecnológicas”, Revista de Derecho y Genoma Humano num. 13, 2000, pp. 43 a 49. 139 El Reglamento de Ejecución de la Patente Europea regula la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas como consecuencia de la modificación que sufrió el mismo el 16 de junio de 1999, después de aprobarse la Directiva 98/44/CE. Actualmente la citada reglamentación se recoge en los arts. 26 a 34 RCPE, integrados en el Capítulo V. 140 Nos referimos a lo casos Interferones-Alfa/Biogen, Kirim/Amgen y Relaxina en el ámbito humano, Oncoraton respecto al reino animal y Ciba-Geigy, Lubrizol, Plant Genetic System y Novartis por lo que se refiere a las plantas. Sobre los asuntos relativos a las plantas, vid. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.2.2 141 FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., pp. 168 a 202 clasifica los considerandos de la Directiva 98/44/CE en tres grupos, a saber: Expositivos que serían aquellos en donde se recogen los fines de la normativa comunitaria; Definitorios, que serían aquellos en donde se concreta el régimen jurídico en virtud del cual se va a proteger las innovaciones biotecnológicas y que han de seguir las legislaciones nacionales de cada uno de los estados miembros; y Explicativos, que como su nombre indica que son aquellos destinados a clarificar la normativa aplicable a la citadas innovaciones. 142 En este Capítulo se regulan los efectos de la patente teniendo en cuenta que las innovaciones biotecnológicas son autorreproducibles, lo que motiva que el ámbito de protección se amplíe a la materia obtenida por reproducción o multiplicación, pues de lo contrario cabrían verse fácilmente burlados los derechos del titular de la patente, ya que se podrían utilizar los productos obtenidos para obtener sucesivas reproducciones de la materia biológica objeto de la misma. Como excepción a la extensión de los efectos de la patente se regula en el art. 10 el agotamiento del derecho de patente y en el art. 11 el privilegio del agricultor y el ganadero. Cfr. FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., pp. 402 a 429 y MARTÍN URANGA, La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas…, cit., p 8. 143 Con el establecimiento de un sistema de licencias obligatorias se tratan de solventar los posibles problemas que se pueden plantear en aquellos casos en que existan una interrelación entre un derecho de patente y un título de obtención vegetal. 65 materia biológica” 144 (Capítulo IV). Procedemos a examinar sumariamente el Capítulo I referido a la patentabilidad, por cuanto es dicho Capítulo el que está directamente relacionado con la protección de las invenciones sobre la materia viva vegetal que en dicha normativa se articula, y en el cual se determina los requisitos necesarios para alcanzar la misma. A este respecto hay que apuntar que la Directiva 98/44/CE, como bien reza en su título, tiene por objetivo la protección de las invenciones biotecnológicas. Para dicho fin se eligió la patente como forma de protección. No obstante la norma comunitaria omite dar una definición de qué se entiende por biotecnología 145 , con lo cual nos encontramos que a priori no se delimita conceptualmente el objeto de la citada reglamentación, sino que el mismo se ha de inferir de la propia regulación que a tal efecto se articula. En concreto nos referimos al art. 3.1 de la Directiva 98/44/CE en el ______________________________ 144 En coordinación con el Tratado de Budapest de 28 de abril de 1977 sobre “el reconocimiento internacional del deposito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes”, en este Capítulo se regula el deposito de la materia biológica como procedimiento que soluciona la dificultad de cumplir el requisito formal de la descripción de las invenciones biotecnológicas a los efectos de que un experto en la materia pueda ponerla en practica, ya que será necesario contar con la materia biológica para poder ejecutar la invención debido a que la simple descripción de la misma no será suficiente. Este requisito está íntimamente relacionado con el de la aplicación industrial que ha de cumplir la invención para que esta sea protegida a través del título de patente. Sobre este materia, entre otros autores, vid. BOTANA AGRA, “La patentabilidad de las invenciones microbiológicas”, ADI, tomo 6, 1979-1980, pp. 48-50; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Problemática de la protección de las invenciones biotecnológicas…”, cit., pp. 48 y ss.; GÓMEZ MONTERO, “Algunas consideraciones sobre la propuesta…”, cit., pp. 150-152 y FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Marco legal del Derecho de patentes”, Propiedad Industrial, Estudios de Derecho Judicial, 2003, p. 44. 145 Asevera FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., pp. 32 y 33 que el motivo de esta omisión estriba en que se trata de un término generalizado entre los científicos y que se ha incorporado al lenguaje corriente, constatándose en diversos estudios que existen múltiples definiciones sobre el mismo. No obstante dicha autora señala que por biotecnología se ha de entender el conjunto de técnicas que actúan sobre la materia viva para conseguir, mediante su producción, transformación o utilización, satisfacer las necesidades humanas. Señala MARTOS CALABRUS, “La problemática de la seguridad en los movimientos transfronterizos de OMV: protocolo de bioseguridad”, Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal, Coord. Herrera Campos y Cazorla, Editorial Reus, Madrid, 2009, pp. 25 y 26, que actualmente existen dos tipos de biotecnología, que serian por una parte “la tradicional o clásica”, cuya definición se correspondería a la contenida en el Convenio de 5 de junio de 1992 de Río de Janeiro sobre la Diversidad Biológica en su art. 2 que dice: “Por biotecnología se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”; y por otra, “la moderna”, cuyo concepto está en el Protocolo de Bioseguridad o Protocolo de Cartagena de 29 de enero de 2000 que tiene su origen en el Convenio de la Biodiversidad de 1992 de Río de Janeiro, en donde en el apartado i del su art. 3 se indica: “Que a los fines del presente protocolo, por biotecnología moderna se entiende la aplicación de: a) Técnicas in vitro de acido nucleico, incluidos el acido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de acido nucleico en células u orgánulos, o b) La fusión de células más allá de la familia taxonómica”. 66 que se establece que serán patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial “aún cuando tengan por objeto un producto que este compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica” 146 . Establecida esta regla general, hay que añadir que en el apartado segundo de dicho art. 3 de la citada norma se dispone que la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de invención, aún cuando ya exista anteriormente en estado natural; con lo cual de esta forma por parte de la Directiva 98/44/CE se traza la frontera entre el descubrimiento, que no es patentable, de la invención que sí es lo es 147 . ______________________________ 146 Por ello a pesar de no contar en la citada directiva con una definición sobre el término biotecnología, no cabe duda de que las patentes pueden tener por objeto la materia biológica, ya sean como patentes de producto o como patentes de procedimiento. En este sentido, vid. LOBATO GARCIA-MIJAN, “La Ley 10/2002, de 29 de abril, de modificación de la ley de patentes, para la incorporación al Derecho Español de la Directiva 98/44/CE”, Genética y Derecho II, Estudios de Derecho Judicial, num. 40, dir. Romeo Casabona, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2002, p. 84. 147 AREZZO y DI CATALDO, “Alcance de la patente y uso del producto (2ª parte)”, ADI, tomo 28, 2007-2008, p. 27, indican que desde el punto de vista del derecho de patentes (a nivel europeo), el término descubrimiento se ha opuesto históricamente al termino invención porque se ha pensado que encerraba un tipo y grado diferente de trabajo intelectual que no merecía ser recompensado con un derecho de exclusiva tan fuerte. A tal efecto dichos autores afirman que mientras el descubrimiento implica un intenso estudio de los factores naturales para ver como interaccionan, la invención entraña la creación de algo enteramente nuevo, específicamente creado para resolver un problema técnico. Por ello aclaran que la realización de un producto o proceso nuevo y tangible partiendo de la nada se consideró la única actividad merecedora de fuerte protección. En sentido contrario, los legisladores excluyeron de la protección mediante patente los frutos de estudiar los fenómenos naturales porque históricamente estos permanecieron en un nivel abstracto e implicaron una herencia común que pertenece a la sociedad en sentido amplio. 67 Se escoge la patente 148 como mecanismo de protección 149 sin crear un Derecho especifico que sustituya al Derecho nacional de patentes 150 . Antes bien, partiendo de la normativa básica existente se adapta la misma a las especiales características de este tipo de invenciones que versan sobre la materia viva 151 . De esta forma se mantienen los tradicionales requisitos de patentabilidad referidos a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial 152 tal como se desprende del art. 3.1 de la directiva antes trascrito. Requisitos estos predicables de un régimen que protege las invenciones que tienen por objeto cosas inanimadas. Por ello, a efectos de ______________________________ 148 La patente como instrumento de protección de las invenciones biotecnológicas es ampliamente defendida en la doctrina estadounidense y británica, y gravita sobre el razonamiento de que si bien la biotecnología puede constituir un negocio altamente lucrativo necesita para ello grandes recursos económicos para la investigación cuyos resultados pueden ser inciertos, no solo en cuanto a su efectividad sino incluso respecto al valor comercial de los mismos, todo ello sin contar con los costes derivados de la necesidad de contar con la aprobación de los organismo supervisores competentes. Por ello es preciso un régimen de protección caracterizado por su fortaleza como es el de la patente dentro de los derechos de propiedad intelectual que aseguren a las compañías dedicadas a este sector un retorno de las cantidades a tal efecto invertidas. Para un examen más detallado al respecto junto a las objeciones que se han esgrimido para este sistema de protección para las invenciones biotecnológicas, Vid. DUTFIELD, Intellectual Property..., cit., pp. 152 y ss.; KESAN, “Intellectual Property Protection and Agriculture Biotechnology a Multidisciplinare Perspective”, Law and Economics Working Papers Series, Working Paper nº 00-22, April, 2001, University of Illinois, College of Law, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=267573 (consultada el 1 de febrero de 2009). 149 Sobre otras posibles formas de protección para las invenciones biotecnológicas como son la propiedad intelectual y el secreto industrial, vid. MARTÍN URANGA, La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas…, cit., pp. 91 y ss. y 183 y ss. 150 Vid. Considerando 8 de la Directiva 98/44/CE. A tal efecto el art. 15 de la Directiva 98/44/CE obliga a los estados miembros a adoptar las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a la misma en un plazo determinado. En el caso de España, la transposición de la Directiva 98/44/CE se verificó mediante la “Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”. 151 El Considerando 15 de la Directiva 98/44/CE especifica que ni el Derecho nacional ni el Derecho europeo de patentes contemplan en principio la prohibición o exclusión de la patentabilidad de la materia biológica. A este respecto indica LOBATO GARCIA-MIJAN, “El Derecho de patentes y las invenciones Biotecnológicas”, Revista de Derecho y Genoma Humano, num. 9, 1998, pp. 144 y 145, que esta adaptación no es una novedad, ya que en el pasado cuando el Derecho de patentes estaba basado en las invenciones de la mecánica, hubo de adaptarse a otros sectores como los correspondientes a los de las invenciones químicas. 152 Cfr. Los arts. 52 CPE, 4.1 LP y 4 .1 NLP (en este precepto de la ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se establece de forma significativa el principio general de patentabilidad en todos los campos de la tecnología sin excepción alguna). A estos condicionantes hay que añadirse que la invención sea descrita de forma suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla (arts. 83 CPE, 25.1 LP y 27.1 NLP) y que no sean contraria al orden publico o la moral (arts. 6 Directiva 98/44/CE, 53, a) CPE, 5.1 LP y 5.1 NLP), cfr. FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., p. 50. 68 solventar la dificultad de cumplir con el requisito de la novedad 153 , al tener por objeto la invención algo que preexiste en la naturaleza, el art. 3 de la directiva 154 , permite que la materia viva, aunque tenga una existencia previa en la naturaleza, pueda ser objeto de una invención si como consecuencia de una intervención humana la misma es aislada de su entorno natural o es producida mediante un proceso técnico. Por tanto, será la aplicación de los conocimientos técnicos del hombre sobre la materia biológica lo que va a delimitar la frontera entre lo que se considera una invención y lo que constituye meramente la revelación del algo ya existente 155 . Respecto a la actividad inventiva 156 , presupuesto este íntimamente ligado a la novedad, nada se dice específicamente en la Directiva 98/44/CE lo cual no quiere ello decir que se hayan planteado en la doctrina una serie de objeciones respecto a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas relacionadas con este requisito, cuales son a que dichas invenciones tienen por objeto materia biológica que tiene una existencia previa en la naturaleza, o que se obtengan por la aplicación de procedimientos ya conocidos 157 . Sin embargo, a pesar de este silencio legal y a los problemas apuntados por los autores, ello no ha supuesto un obstáculo para reconocer la protección a esta clase de invenciones conforme a la práctica que ya estaba consolidada en la Oficina Europea de Patentes 158 . ______________________________ 153 Sobre el concepto de novedad nos remitimos a los arts. 54 CPE, 6 LP y 6 NLP. 154 Este precepto está en consonancia con lo que se asevera en el Considerando 13 de la directiva a los efectos de distinguir lo que es un descubrimiento, que no es patentable, de una invención, que sí lo es , en este sentido , Vid. KAMSTRA, Patens on Biotechnological Inventions…, cit., pp. 32 y 33. 155 Señala ROMERO FERNÁNDEZ, “La patentabilidad…”, cit., p. 48 que la razón por la cual no se concede protección a los descubrimientos es que los mismos no conllevan una aportación técnica, no siendo fruto del ingenio humano. 156 Respecto a la actividad inventiva, cfr. los arts. 8, 6.2 LP y 8 NLP, así como los arts. 56 y 54.2 CPE. 157 Sobre los problemas que se han debatido por parte de los autores en relación a este requisito de la actividad inventiva, cfr. FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., p. 253. 158 En este sentido MARTÍN URANGA hace referencia a la Decisión Interferones-Alfa/Biogen en donde la OEP señaló que si bien las moléculas de ADN existen de forma natural, esa sustancia debía ser aislada, por lo que suponía una operación difícil que, además, no resultaba evidente para un experto en la materia, por lo que cumplía con el requisito de la 69 En relación al requisito relativo a la aplicación industrial 159 , la única referencia expresa que existe es la contenida en el art. 5.3 de la Directiva 98/44/CE en donde se exige que la aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente, cuyo fundamento se encuentra en los Considerandos 22 a 25 de dicha normativa 160 , y que viene a recoger la doctrina de que en el ámbito de las invenciones biotecnológicas no existe una protección absoluta cuando las mismas consistan en una secuencia de ADN, ya que no es posible protegerla de forma aislada por sí sola sino que ha de estar vinculada a una función concreta 161 . _____________________________ actividad inventiva, fr. MARTÍN URANGA, La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas..., cit., pp. 394 y 395. 159 Sobre este requisito, en el ámbito que ahora interesa, vid. HOLTMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ, “La patentabilidad…”, cit., pp. 52 y ss.; MARTÍN URANGA, La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas..., cit., pp. 395 y ss. y FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., p. 254 y ss. En la doctrina norteamericana, KESAN, “Intellectual Property Protection and Agriculture…”, cit., p. 477, afirma que el requisito de la aplicación industrial o la utilidad de la invención que va a ser objeto de protección mediante la patente es especialmente cuestionado en el ámbito farmacéutico y biotecnológico. Afirma dicho autor que una patente tiene que ser útil desde el punto de vista sustantivo sin que sea admisible mera especulaciones sobre la misma, y la razón de ello estriba en que si se permitiera conceder protección a todo tipo de utilidades cuyas bondades fueran desconocidas se estaría permitiendo un monopolio excesivamente amplio sobre la mismas una vez que las mismas fueran concretadas ulteriormente. 160 Cfr. GÓMEZ SEGADE, “El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de protección de las patentes biotecnológicas. Apunte sobre el caso Monsanto c Cefetra”, ADI, tomo 30, 2009- 2010, p. 516 y DI CATALDO y AREZZO, “Alcance de la patente y uso del producto”, ADI, tomo 27, 2006-2007, p. 76. 161 Así lo manifiesta GÓMEZ SEGADE, “El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de protección…”, cit., pp. 516 y ss. Este autor aclara que las patentes de secuencias de ADN solo confieren protección vinculada al objetivo (purpose-bound), ya que de no adoptarse esta postura, resultaría que bastaría solicitar una patente para una sola función genética para obtener protección para todas las demás funciones posibles de dicha secuencia, lo que llevaría, recogiendo algunas de las conclusiones del Abogado General en el caso Monsanto contra Cefetra (resuelto por Sentencia de 6 de julio de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), a permitir la patentabilidad de un mero descubrimiento, en contra de los principios básicos en materia de patentes. En igual sentido DI CATALDO y AREZZO, “Alcance de la patente…”, cit., pp. 78 y ss. Cabe recordar que en el Considerando 28 de la Directiva 98/44/CE se afirma que dicha directiva no afecta a los fundamentos de Derecho de las patentes vigentes, según los cuales puede concederse una patente a toda nueva aplicación de un producto patentado. GUILLEN CARRAU (La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, Congreso de los Diputados, Serie Monográficas, num. 85, Madrid, 2011, pp. 279 y 280), al hilo del Recurso de Anulación interpuesto por Holanda y otros Estados contra la Directiva 98/44/CE (asunto C-377/98), señala que la Sentencia de 10 de octubre de 2001 abordó la cuestión de la patentabilidad de las secuencias de ADN de seres humanos, afirmando que: “El resultado de dichas investigaciones sólo puede dar lugar a la concesión de una patente si la solicitud va acompañada, por un lado, de una descripción del método original de secuenciación que ha hecho posible la invención y, por otro lado, de una memoria sobre la aplicación industrial que se dará a dichas investigaciones, tal como precisa el art. 5, apartado 3, de la Directiva”. Este autor indica que así el Tribunal interpretó que la Directiva 98/44/CE exige que exista una 70 La directiva, al igual que el Convenio de la Patente Europea, contempla la protección de la materia viva vegetal como producto así como de los procedimientos de obtención de vegetales. Así pues respecto a las plantas, el art. 4.2 de la Directiva 98/44/CE CE dispone la patentabilidad de las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. Previamente en la letra a) del apartado primero de ese mismo artículo se excluye de la patente a las variedades vegetales siguiendo la línea marcada por el CPE. Por tanto, el criterio que instaura la norma es la protección de la materia viva vegetal excepto en aquellos supuestos en el que la invención tenga por objeto una variedad vegetal 162 . Para saber cuando se está ante una variedad vegetal, el apartado tercero del art. 2 de la Directiva 98/44/ CE establece que el concepto de variedad vegetal se define en el art. 5 del Reglamento CE num. 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales 163 , el cual acoge la definición que de variedad vegetal se dispone en el Convenio UPOV según el acta de 1991 en su art. 1.vi) 164 . En el Considerando 30 de la Directiva 98/44/ CE se aclara que la definición de variedad vegetal se define en la legislación sobre obtenciones vegetales y que según la misma se caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad y puede ser diferenciado claramente de otras obtenciones vegetales 165 ; por otra parte, el Considerando 31 indica que un _____________________________ aplicación industrial para que se trate de una invención. Cuando no exista la aplicación, nos hallamos ante el descubrimiento de una secuencia de ADN que, como tal, no es patentable. 162 FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica…, cit., pp. 268 y 269, indica que dicha declaración es conforme con el principio general de la patentabilidad de la materia biológica establecido en el art. 3 de la Directiva 98/44/CE. Recordemos a estos efectos que la directiva en su Considerando 29 establece que esta norma no afecta a la exclusión de la patentabilidad de variedades vegetales y razas animales, que por el contrario, las invenciones cuyo objeto sean vegetales o animales son patentables siempre que la aplicación de la invención no se limite técnicamente a una variedad vegetal o a una raza animal. 163 El concepto se recoge en concreto en el art. 5.2 RBC. 164 Recordemos que el Convenio de la Patente Europea no recoge definición alguna de variedad vegetal, sino que es el Reglamento de Ejecución del mismo en su art. 26 el que define su concepto, el cual coincide con el establecido en el art. 1 apartado VI del Convenio UPOV según el Acta de 1991. 71 conjunto vegetal que es caracterizado por la presencia de un gen y no por la totalidad de su genoma no es objeto de protección por medio de un título de obtención vegetal 166 , siendo el mismo susceptible de ser protegido a través de la patente, aunque este conjunto abarque variedades vegetales 167 . Respecto a los procedimientos de obtención de vegetales, la Directiva 98/44/CE, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del art. 4.1.b), y al igual que el CPE, excluye de la patentabilidad a los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales 168 . A tal efecto en el art. 2.2 de dicha norma se dice que un procedimiento es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales como los del cruce o de la selección 169 . _____________________________ 165 Respecto a este Considerando 30, HOLTMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ (“La patentabilidad…”, cit., p. 49) opinan que lo que hace la Directiva 98/44/CE es resumir el concepto legal de variedad vegetal, prescindiendo, de este modo, de elementos sustanciales de la definición que se recoge en el art. 5.2 RBC, y ofreciendo como resultado un concepto nuevo y distinto de variedad vegetal. 166 Como ya vimos anteriormente (cfr. supra, el apartado A, epígrafe 2.2.2.1 del presente Capítulo) NUEZ VIÑALS y HOLTMANN YODATE, “El marco Jurídico…”, cit., pp. 443, señalan que el criterio determinante para saber si entra en juego el título de obtención vegetal es ver si la materia que se quiera proteger contiene toda la información genética para producir una planta entera. 167 KAMSTRA, Patens on Biotechnological Inventions…, cit., pp. 34 y 35, asevera que el art. 4.2 de la directiva nos confirma la patentabilidad de las plantas transgénicas, circunstancia esta que se confirma con el Considerando 31 de la citada norma comunitaria, cuyo contenido fue recogido en la Decisión G1/98 de la Alta Cámara de la OEP referida al caso del caso NOVARTIS que ya examinamos anteriormente (cfr. supra, el apartado A, epígrafe 2.2.2.1 del presente Capítulo). LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 463, nos indican que como los genes de las plantas pueden ser patentados puede darse la circunstancia que el sistema de protección de las patentes como el de las obtenciones vegetales recaiga sobre un mismo material, tal como acontecería en el caso de un gen en particular el cual codifica una característica en singular de una variedad vegetal que está siendo objeto de un programa de obtención especifico, sea protegido mediante la patente si dicho gen es aislado de la planta, lo que facilitaría su utilización en diversos de programas de obtención de distintas variedades vegetales. Siguiendo al planteamiento de estos últimos autores podríamos poner por ejemplo el caso de que se encontrara un gen resistente a la sequía que fuera patentado y que el mismo pudiera ser utilizado en cada uno de los programas de desarrollo de diferentes variedades vegetales respecto a los cuales se quiera alcanzar un derecho de obtención vegetal. 168 HOLTMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ (“La patentabilidad…”, cit., p. 49) señalan que la exclusión viene justificada por carecer dichos procedimientos de actividad inventiva, o incluso por tratarse de meros descubrimientos. Serían procedimientos de cruce natural sin aportación técnica del hombre. 169 Cfr. a este respecto el art. 26.5 RCPE. 72 Por otra parte, en el art.4.3 de la citada norma se establece que lo dispuesto en la letra b) del apartado primero no afectará a la patentabilidad de invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico, los cuales están definidos en el art. 2.1.b) de la Directiva 98/44/CE. Con arreglo a dicho precepto se entenderá por procedimiento microbiológico 170 cualquier procedimiento que utilice materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca materia microbiológica 171 . En relación a los procedimientos de obtención vegetales por ultimo añadir que en el Considerando 32 se aclara que cuando una invención se limite a modificar genéticamente una variedad vegetal y se obtenga una nueva variedad, la invención seguirá estando excluida de la patentabilidad, aún cuando dicha modificación genética no sea el resultado de un procedimiento esencialmente biológico sino de un procedimiento biotecnológico. Con dicha aseveración la directiva quiere despejar toda duda sobre la no patentabilidad de las variedades vegetales aunque el procedimiento de su obtención sea no esencialmente biológico, es decir, de carácter técnico o biotecnológico, y ello a pesar de los dispuesto en el art. 4.3 de la norma comunitaria en virtud del cual es factible patentar un producto obtenido a través de un procedimiento microbiológico. Por tanto, dicha no patentabilidad sería predicable aún en el caso de que la protección se haya solicitado y concedido respecto al procedimiento de obtención de las variedades vegetales, por tener el mismo la consideración de no ser esencialmente biológico al ser la intervención humana especialmente ______________________________ 170 HOLTMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ (“La patentabilidad…”, cit., p. 50) manifiestan que como criterio general, la doctrina mantiene que el elemento determinante que marca la diferencia entre un procedimiento esencialmente biológico (no patentable) y un procedimiento noesencialmente biológico- (patentable) es la intervención técnica humana en dicho procedimiento. 171 HOLTMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ (“La patentabilidad…”, cit., p. 50) afirman que las invenciones microbiológicas comprenden, por un lado, los microorganismos u organismos microscopios vivos inferiores a una micra y observables únicamente al microscopio y, por otro los procedimientos que permiten su obtención o utilización. Por otra parte, LLEWELYN y ADCOCK (European Plant Intellectual Property, cit., pp. 466 y 467 en relación a la p. 374) indican que la Directiva 98/44/CE no recoge el criterio de la OEP en que se basó la resolución del caso PLANT GENETIC SYSTEMS, en virtud del cual tan solo serían patentables aquellos procedimientos en donde exista una efectiva intervención humana siempre que la misma sea decisiva en el resultado final, ya que en ningún caso la directiva no especifica qué grado de intervención humana sería necesaria para que el procedimiento sea patentable. 73 relevante en el resultado final del mismo, y de que los efectos de la protección otorgada al procedimiento se hayan de extender a los productos obtenidos a partir del mismo a tenor de lo dispuesto en el art. 8.2 de la Directiva 98/44/CE. Para concluir este apartado se puede afirmar que la Directiva 98/44/CE en lo que se refiere a la materia viva vegetal, consolida desde el punto de vista normativo la orientación seguida por el CPE, el RCPE y la OEP a través de sus directrices y la resolución de los casos que aquel organismo conoce, y en definitiva excluye de la patentabilidad las variedades vegetales y los procedimientos esenciales biológicos de obtención de vegetales, por las razones ya expuestas, si bien siguiendo a nuestra doctrina, dicha exclusión quedan muy reducidas en la practica 172 , por lo que desde el punto de vista técnico tiene difícil justificación, máxime cuando en el Convenio de la UPOV según el acta de 1991 se levantó la doble prohibición en cuya virtud no era posible que una variedad vegetal estuviera al mismo tiempo protegida por un titulo de obtención vegetal y por una patente, por lo que las únicas razones por las que se justificaría la exclusión de las variedades vegetales del ámbito de protección de las patentes serian de otra índole como podrían ser las carácter político o ético. 2.2.2.4) Referencia a la evolución de la protección de las variedades vegetales en España Señalamos anteriormente como en el periodo anterior a la UPOV, en España se protegieron determinadas plantas ornamentales por medio del modelo de utilidad en base al art. 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 173 . El siguiente hito legislativo lo constituyó la Ley 12/1975, de ______________________________ 172 En este sentido FERNANDO MAGARZO (La Directiva sobre la protección jurídica…cit., pp. 508 y 509), quien apunta que son varios los motivos para sostener dicho razonamiento, entre ellos cabe destacar, los siguientes: a) La exclusión solo se aplica a los casos en que se reivindique específicamente una variedad vegetal, b) aunque se rechaza la patentabilidad de las variedades vegetales obtenidas a través de procedimientos técnicos, dichos procedimientos sí se pueden patentar). 173 Vid. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.1. 80 internacional. Después de la entrada en la UPOV, los EEUU han ratificado el acta de 1991 previa modificación de la PVPA en 1994, Esta ley fue posteriormente modificada en 1994 al objeto de adaptarse a los postulados del Convenio de la UPOV según el acta aprobado en 1991 200 . Actualmente la PVPA 201 protege a aquellas variedades vegetales que se reproducen sexualmente y mediante tubérculos que sean nuevas, distintas, uniformes y estables. Al estar esta ley armonizada con arreglo a las directrices de la UPOV, se recogen en la misma las limitaciones características 202 de este sistema de protección 203 . Corresponde a la Plant Variety Protection Office (PVPO), dependiente del Departamento de Estado de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 204 , la competencia para la expedición de los correspondientes títulos de protección una vez cumplimentadas las formalidades exigidas en la ley 205 . ______________________________ 200 Inicialmente la PVPA tan solo protegió las variedades que se reproducen sexualmente, si bien algunas de ellas quedaron excluidas (el tomate, la zanahoria, la pimienta, la okra, el apio, el pepino) como consecuencia de las presiones de ciertos sectores de productores ante el temor que la concesión de derechos de protección sobre estas variedades pudieran encarecer su coste. A este respecto, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 81. Será a partir de la reforma de 1980, que hizo factible la adhesión de los EEUU a la UPOV en 1981 previa ratificación del Acta de 1978, el ámbito de la ley se extendió a todas las plantas que se reproducen sexualmente. Las variedades que se propagan mediante tubérculos (patata y pataca) y los híbridos de primera generación fueron protegidas con ocasión de una reforma posterior en 1994, Vid. STRACHAN, “Plant Variety Protection in the USA”, ERBISCH AND MAREDIA coord., Intellectual property rights in agricultural biotechnology, CABI Publishing, Cambrigde, USA, 2004, p. 73 y LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 81. 201 Integrada en las Secciones 2321 a 2583 del Titulo 7 USC. 202 Entre otras podemos citar el privilegio del agricultor (Crop Exemption), el privilegio del obtentor (Research Exemption), las variedades esencialmente derivadas [que serán examinadas con posterioridad (vid. infra, Capítulo I, Apartado B, epígrafe 2.3.2.2)], etc. 203 Para un examen más pormenorizado del sistema norteamericano de protección de las obtenciones vegetales nos remitimos a STRACHAN, “Plant Variety Protection in the USA”, cit., pp. 75 y ss. También ofrece una panorámica de esta protección, SÁNCHEZ GIL, La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del Agricultor, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid, 2008, pp. 135 y ss. y LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 81 a 85. 204 United States Deparment of Agriculture. 205 Siguiendo las líneas del sistema UPOV, la comprobación del cumplimento de los requisitos sustantivos corresponden a un examinador de la PVPO en base a la información suministrada por el solicitante de la protección, al que se le exige un deposito de semillas. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece en otros Estados adheridos a esta organización internacional (principalmente en Europa), los exámenes técnicos relativos a la distinción, homogeneidad y estabilidad (DUS TEST, conocido en España por el acrónimo DHE) no corren 81 La doctrina norteamericana ha puesto de manifiesto que esta forma de protección en base al modelo UPOV, a diferencia de lo acontecido en Europa, no ha tenido un gran éxito en los EEUU, quedando circunscrita a determinadas variedades de cereales conseguidas por medio de los procedimientos tradicionales de obtención 206 . . 2.2.3.2) La Patente de Utilidad La protección de las plantas por medio de la patente de utilidad 207 en los EEUU 208 está jalonada por una serie de hitos jurídicos que finalmente posibilitaron la admisión de la materia viva vegetal como objeto de este tipo de derecho de propiedad industrial, acontecimientos estos que son bien conocidos por la doctrina especializada en este ámbito. En primer lugar tenemos el caso Diamond V Chakrabarty en virtud del cual el Tribunal Supremo 209 revoca la decisión de la USPTO 210 que denegó la _____________________________ a cargo de la PVPO sino que han de ser proporcionados por el obtentor. Esta particularidad supone que en la practica el sistema de protección se aproxime a un derecho a registrar la variedad al ser los requisitos exigibles más fáciles de alcanzar al no ejecutarse los exámenes técnicos por parte de la oficina competente, lo que se traduce en una mayor debilidad en la tutela que se ofrece frente a cualquier tercero que quiera impugnar la concesión del oportuno título de obtención. En este sentido, vid. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 81 a 85 y JANIS y KESAN, “US Plant Variety Protection: Sound and Fury…”, cit. pp. 747 y 778. Para estos últimos autores la PVP solo se justifica por el compromiso de los EEUU de atender a sus obligaciones internacionales. 206 En este sentido STRACHAN, “Plant Variety Protection in the USA”, cit., pp. 77. 207 La patente de utilidad es equivalente al derecho de propiedad industrial de la patente en España y en Europa. 208 Nos indican LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 82, que existía una amplia demanda en los sectores implicados para que las plantas se protegiera por medio de las patentes de utilidad debido a la falta de robustez y estrecho ámbito de protección que ofrecían la PPA y la PVPA. 209 El caso Diamond V Chakrabarty, 447 US 303 (1980), está disponible en http://supreme.justia.com/us/447/303/case.html#F1 (consultada el 11 de junio de 2010). 210 La USPTO (United States Patent and Trademark Offices) denegó la concesión de la patente bajo el influjo de la doctrina imperante en los EEUU de que los productos de la naturaleza no pueden ser patentados, ya que algo que existe naturalmente no puede ser nuevo o novedoso a los efectos de cumplir en concreto con este requisito en las patentes. En concreto el examinador rechazó la solicitud en base a dos argumentos: en primer lugar que los microorganismos (las bacterias en este caso) son productos de la naturaleza, y en segundo lugar, que las cosas vivas no son materia patentable con arreglo a la Sección 101 del Título 35 USC. La Cámara de apelaciones de la USPTO confirmó la decisión del 82 concesión de la patente a una bacteria creada artificialmente cuya virtualidad estaba en que descomponía los productos derivados del petróleo 211 . A partir de este momento la Plant Variety Protection Office (PVPO) empezó a advertir a los solicitantes de títulos de obtención con arreglo a la PVPA, que también podían alcanzar la protección con arreglo al régimen de las patentes de utilidad ante la USPTO, si bien hay que destacar que esta oficina, después de asunto Diamond V Chakrabarty, rechazó solicitudes de protección de plantas mediante la patente de utilidad en base a que el legislador estadounidense tenia previsto para ello dos regímenes específicos, en concreto la PPA y PVPA 212 Con posterioridad, en 1985, en el caso Ex Parte Hibberd, la Cámara de Apelaciones de la USPTO admitió la patente, revocando la decisión del examinador, sobre una planta de maíz obtenida mediante técnicas de cultivo con alto contenido en triptófano. En este caso la USPTO cambió el criterio hasta entones seguido, y a tal efecto sostuvo que la existencia de la PPA y la PVPA no impedían la patentabilidad de las plantas si se alcanzaban los requisitos legalmente exigidos para ello. Esta resolución supuso que por _____________________________ examinador en virtud del segundo fundamento, rechazando el primero de los motivos ya que la bacteria creada mediante ingeniería genética no se encontraba en la naturaleza. El Tribunal Supremo en una reñida votación (de 5 contra 4) revocó la decisión de la USPTO en base a la idea de que lo relevante no era la distinción entre cosas vivas y cosas inanimadas, sino entre los productos de la naturaleza, vivos o no, y las invenciones del hombre, lo que le llevó a afirmar que estaba dentro de la materia protegible cualquier cosa hecha por el hombre (el conocido razonamiento en los EEUU “Under section 101 a person may have invented a machine or a manufacture, which may include anything under the sun that is made by man”, fue recogida por el ponente de la mayoría, el Juez Burger, citando el informe de los Congresistas que acompañó a la Patent Act de 1952). 211 A pesar de la trascendencia del caso Diamond V Chakrabarty, sin embargo no fue la primera vez que se concedió una patente sobre la materia viva ya que existieron otros casos que precedieron a esta famosa disputa. Así pues a título de ejemplo podemos recordar que Louis Pasteur obtuvo en los EEUU en 1873 una patente sobre una bacteria libre de gérmenes infecciosos producto de la creación del hombre (cfr. GRUBB y THOMSEN, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotecnology, Oxford University Press, Oxford New York, USA, 2010, p. 275). Para examen de la evolución de la protección de la materia viva en los EEUU, vid. SEASE, “From Microbes, to Corn Seeds, to Oyster, to Mice: Patentability of new Life Forms”, 38 Drake Law Review 551 (1989), disponible en http://www.nationalaglawcenter.org/assets/bibarticles/sease_microbes.pdf (consultada el 11 de junio de 2010). 212 Así lo recoge AOKI, Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources, cit., p. 42. 83 parte de la USPTO se empezara a admitir la patentabilidad de las plantas o de sus partes que hasta entonces se había denegado. 213 Finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto JEM Ag Suply Inc versus Pioneer HiBred 214 confirmó en Sentencia de 10 de diciembre de 2001 que las plantas podían obtener la protección por medio de la patente de utilidad a pesar de la existencia de otras formas más limitadas de protección de las mismas con arreglo a la Plant Patent Act (PPA) y la Plant Variety Protection (PVPA) 215 . La trascendencia de esta decisión estriba en la consolidación de las patentes de utilidad como forma de protección de las plantas a pesar de existir otros regimenes alternativos, como son la PPA y la PPA, con los cuales puede coexistir. La preferencia de los obtentores norteamericanos por el sistema de patentes de utilidad 216 se fundamenta en que, por una parte, la PPA tiene un ámbito de protección muy estrecho, limitado tan solo a la planta ______________________________ 213 La USPTO admitió con posterioridad la patente sobre un ratón modificado genéticamente Harvard Onco Mouse, cfr. GRUBB y THOMSEN, Patents for Chemicals…, cit., p. 307 y AOKI, Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources…, cit., pp. 42-43. 214 La multinacional Pioneer demandó por infracción de patentes a una compañía agrícola JEM Ag Suply la cual adquirió semillas de la primera a través de un distribuidor autorizado, procediendo JEM Ag Suply a su reventa cuando tan solo podía destinarlas al cultivo en virtud del contrato de compra en cuestión (las bolsas llevaban una etiqueta en donde se especificaba que la adquisición de las semillas incluía una licencia limitada para ser utilizadas en un solo ciclo de cultivo sin que pudieran ser destinadas el producto de las mismas para la propagación o multiplicación). JEM Ag Suply fundamentó su defensa en la invalidez de las patentes en virtud de las cuales sostenía su pretensión Pioneer, ya que la USPTO había extendido ilegítimamente el régimen de las patentes de utilidad sin contar con la aprobación del legislador estadounidense dada la existencia de un régimen especifico de protección para las plantas en virtud de la PPA y PVPA, cfr. AOKI, Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources…, cit., pp. 46 y ss. y 174 y ss. 215 La decisión tiene su principal argumento, siguiendo la línea doctrinal mantenida en el caso Chakrabarty, en rechazar la posibilidad de reducir el ámbito de protección del art. 101 del Título 35 del Código de Patentes Norteamericano ya que el Congreso no había dejado indicación alguna en este sentido. Vid. JANIS y KESAN, “Intellectual Property protection for plant Innnovation: Unresolved issues alter JEM v Pioneer”, Illinois Public Law And Legal Theory Resarch Papers Series, Research Paper nº 03-01, February 10, 2003, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=378820 (consultada el 31 diciembre de 2008). 216 Desde el caso Ex Parte Hibber hasta la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo se habían emitido por la USPTO más de 1.800 patentes de utilidad sobre plantas, partes de plantas y semillas, según se afirma en dicha resolución (disponible en http://supreme.justia.com/us/534/124 / ( consultada el 11 de junio de 2010). 84 patentada 217 ; y por otra parte, en la PVPA 218 los requisitos para la expedición del correspondiente título de obtención no son tan estrictos como en las patentes de utilidad 219 . Por parte de de la doctrina norteamericana se ha destacado que en la patente de utilidad ofrece una protección más robusta porque no se han recogido las fuertes limitaciones características de la PVPA como pueden ser la Research Exemtion y la Crop Exemtion 220 Los requisitos para las plantas sean patentables son los mismos que para el resto de las invenciones 221 , es decir, los relativos a la novedad 222 , no ______________________________ 217 Recordemos (cfr. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.1) que con arreglo a lo decidido al caso Imazio Nursery Inc versus Dania Greenhouses, no bastará que el titular de la patente acredite que el infractor explota una variedad que tenga las mismas características morfológicas y fenotípicas que la variedad de su propiedad, sino también tendrá que probar que este último la obtuvo de donde están almacenadas, vid. BURCHFIEL, Biotechnology and the Federal Circuit…, cit., pp. 417 y 418. 218 Como hemos visto antes (vid. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.1) esta ley tiene por objeto las especies que se reproducen sexualmente 219 BURCHFIEL, Biotechnology and the Federal Circuit…, cit., p. 423, nos indica que las patentes de utilidad son más difíciles de conseguir que un título de obtención vegetal porque en las patentes la planta ha de ser nueva, útil y no obvia, así como ser descrita de forma que permita que otros puedan fabricar o usar la invención, una vez que haya expirado la protección. La descripción de la planta supone el depósito del material biológico, por ejemplo las semillas, y que el mismo esté a disposición de todo el mundo. En contraposición el título de obtención vegetal no requiere cumplir con estos requisitos, no se ha de demostrar la utilidad ni la actividad inventiva (cfr. la Sentencia del TS norteamericano de 10 de diciembre de 2001 en el asunto JEM Ag Suply Inc versus Pioneer HiBred), tan solo que la variedad es nueva, distinta, uniforme y estable (requisitos estos que no son examinados directamente por la PVPO sino que su prueba corre a cargo del obtentor, el cual los ha de acreditar ante dicho organismo), la descripción no es tan extensa como en las patentes, ya que tan solo va referida al cumplimiento de estos requisitos (distinción, uniformidad y estabilidad), y el deposito de las semillas no es accesible al publico durante la duración del termino de protección. También en este sentido, vid. JANIS y KESAN, “Weed- Free IP: The Supreme Court, Intellectual Property Interfaces, and the problem of Plants”, Illinois Public Law and legal Theory Research Papers Series, pp. 25 y ss., disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=290634 (consultada el 4 de diciembre de 2009) y CHEN, “The Parable of the Seeds: Interpreting the plant variety protection act in furtherance of innovation policy”, Notre Dame Law Review, Vol. 81, num. 4, 2006, Minnesota Legal Studies Reserach Paper, p. 20, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=290634 (consultada el 4 de diciembre de 2009). 220 En la PVPA se protege una concreta variedad con arreglo a los postulados de la UPOV, en donde se reconocen, como examinaremos más adelante, los privilegios del obtentor y del agricultor, excepciones éstas que no se recogen en el ámbito de las patentes de utilidad, cfr. BURCHFIEL, Biotechnology and the Federal Circuit…, cit., p. 424 y JANIS, “Intellectual property Issues in Plant Breeding and Plant Biotecnology”, Biotechnology, Gene Flow, and Intellectual Property Rights: An Agricultural Summit, Purdue University, disponible en http://www.agriculture.purdue.edu/arp/ag_summit.pdf (consultada el 21 de junio de 2010). 221 Se regulan en las Secciones 101 y siguientes del Titulo 35 USC. 85 obviedad 223 y utilidad 224 , así como cumplir las exigencias formales de la ley para la descripción 225 de tal forma que permita a un experto en la materia ejecutarla (enablement). La protección se confiere por un plazo de 20 años 226 y permite al titular de la patente perseguir a los que sin su autorización fabriquen, utilicen, ofrezcan en venta, vendan o importen la invención durante dicho término 227 . Cumpliendo estos requisitos se pueden proteger a través de la patente de utilidad las plantas, comprendan o no una variedad vegetal, sus órganos, los genes responsables de determinadas características de las plantas 228 , así como los procedimientos de obtención de dichas invenciones 229 _____________________________ 222 Con arreglo a lo dispuesto en la Sección 102 del Titulo 35 USC para cumplir con el requisito de la novedad se requiere que la misma no haya sido usada o vendida en EEUU un año anterior a la solicitud, o bien que dentro de ese año la misma no haya sido objeto de publicación en cualquier parte del mundo. Vid. FERRITER, “The Coexistence of Plant Patents and Utility Patents in the United States”, conferencia pronunciada en el Congreso de CIOPORA celebrado en Sevilla el 3 de marzo de 2010 sobre Plant Breeder´s Rights, diapositivas del congreso en poder del autor de la Tesis. 223 Este requisito se regula en la Sección 103 del Titulo 35 USC, y tiene su equivalente en Europa con el correspondiente a la actividad inventiva, como así se confirma en el pie de nota del art. 27.1 ADPIC. 224 Cfr. Sección 101 del Titulo 35 USC. La utilidad corresponde en Europa al requisito de la aplicación industrial. Igualmente se recoge esta equivalencia en el pie de nota del art. 27.1 ADPIC. HAUDA, “Evolution of Plant Variety Protection…”, cit., p. 7, nos indica que con arreglo a la directrices de la USPTO el requisito de la utilidad está fundamentado en un test de tres apartados, a saber: especifica, sustancial y creíble. la utilidad tiene que ser especifica en relación a la materia reivindicada, ya que un fragmento de ADN que ha sido aislado sin descubrir su uso no puede ser patentado. La utilidad ha de ser sustancial en el sentido que tenga que la misma sea real. La utilidad debe ser creíble para una persona que tenga la destreza necesaria en esa área de conocimiento. Afirma esta autora que con estos requisitos se garantiza por parte de la USPTO de que ninguna invención sea patentada sin que su utilidad sea descubierta. 225 BURCHFIEL, Biotechnology and the Federal Circuit…, cit., p. 424, nos indica que la descripción requiere el deposito de la materia biológica (por ejemplo semillas) y que el mismo esté disponible al publico, si bien existen supuestos contemplados en La Sección 1.802 del Título 37 del Código Federal de los EEUU en los que no será necesario dicho deposito como por ejemplo cuando el material es conocido y se pueda tener el libre acceso al mismo. 226 A contar desde la solicitud, cfr. Sección 154 del Titulo 35 USC. 227 Cfr. Sección 271 del Titulo 35 USC. 228 Como por ejemplo aquellos a los cuales se les atribuye la cualidad de hacer a las plantas resistentes a los herbicidas o a los insectos, lo que posibilita que mediante la patente de un gen se pueda proteger varias especies vegetales, a diferencia de lo que acontece en los derechos de obtención vegetal en donde tan solo se protege una sola concreta variedad vegetal. 86 2.2.3.3) Conclusión. El sistema estadounidense de protección Una vez vista la evolución de los diferentes derechos de propiedad industrial que protegen a las plantas en los EEUU 230 , podemos afirmar que en dicho país los tres regimenes examinados, la Plant Patent, la Plant Variety Protection y la Utility Patent constituyen sistemas alternativos de protección, pero que en sus ámbitos respectivos pueden superponerse sin que, por tanto, se excluyan entre sí 231 . Actualmente es posible en los Estados Unidos que las variedades vegetales que se reproducen asexualmente obtengan protección al mismo tiempo a través de la patente de utilidad y la patente de plantas; e igualmente, las variedades vegetales que se reproducen sexualmente estén amparadas simultáneamente por la patente de utilidad y el derecho a la obtención vegetal que se reconoce en la Plant Variety Protection act de 1970 232 _____________________________ 229 Se suele utilizar la patente de utilidad por la gran industria semillera para proteger plantas o semillas de gran valor económico, entre ellas, las variedades transgénicas (soja, algodón, maíz, colza). No obstante también se utiliza esta forma de protección para determinadas variedades ornamentales. Existe al respecto numerosos estudios, no obstante para una mayor información a este respecto, vid. BARTON, “Acquiring Protection for improved Germplasm and inbred lines”, ERBISCH AND MAREDIA coor., Intellectual property rights in agricultural biotechnology, CABI Publishing, Cambrigde, USA, 2004, p. 23 y ss.; BENTTON S. DUFFETT, Basic Principles of Plants patents and Utility patents…, cit., p. 38 y WRIGHT, Plant Genetic Engineering and intellectual Property Protection, Agriculture Biotecnology in California Series, Publication 8186, University of California, Division of Agriculture and Natural Resources disponible en http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8186.pdf (consultada el 25 de junio de 2010). 230 En el ámbito del Derecho estadounidense se utiliza otros instrumentos jurídicos que, aún no teniendo por objeto directo la materia viva vegetal, son utilizados con la finalidad de tutelar las invenciones en este ámbito. Se ha señalado como formas complementarias de protección intelectual sobre las plantas a los siguientes: secretos de empresa, marcas, normas de competencia desleal y las restricciones postventa de las licencias; Vid. JANIS, “Suplemental Forms of Intellectual Property Protection for Plants”, en 1 MINNESOTA J. LAW SCI. TECH. 305, (2004), disponible en http://www.mjlst.umn.edu/pdfs/janis_s7.pdf. (consultada el 2 de enero 2009). De ellas la que más nos interesa a los efectos de este estudio es la correspondiente a las licencias contractuales, que serán objeto de examen más adelante en el presente trabajo de investigación; también en ese sentido, SEASE, “Protection Available for Plants Under United States Satates Laws, Both federal and State”, en ISF Internacional Seminar Patent protection of Plant- Related Innovations: facts and Issues, Copenhagen, 1-2 June 2006, documento en formato CD en poder del autor de la Tesis. 231 El Juez Thomas en la STS de 10 de diciembre de 2001 en el caso JEM Ag Suply Inc versus Pioneer HiBred hace alusión a la compatibilidad en los Estados Unidos de la patente de utilidad con la patente de plantas y los Títulos de obtención vegetal. 232 Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 98. 87 2.3) La incidencia de otros Convenios Internacionales en la protección de las innovaciones en la materia vegetal Existen otros instrumentos normativos a nivel internacional que influyen directa o indirectamente en la protección de la materia viva vegetal, razón por la cual haremos una breve referencia a este respecto 233 . 2.3.1) El Convenio de la Diversidad Biológica El Convenio de la Diversidad Biológica 234 fue elaborado en el seno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual fue adoptado el 22 de mayo de 1992 en Nairobi, procediéndose a su ratificación en junio de 1992 en Río de Janeiro 235 . El Convenio especifica en su art. 1 que sus objetivos son: “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos” 236 . En el art. 2 se recoge el concepto de diversidad biológica, por el cual se ha de entender la variabilidad de organismos vivos de cualquier ______________________________ 233 Para una panorámica de estos instrumentos internacionales, Vid. CABRERA MEDAGLIA, “Propiedad intelectual, recursos genéticos y Derecho a la alimentación: Recientes desarrollos de interés”, Alimentación y Derecho Internacional. Normas, Institucionales y procesos. AAVV, Marcial Pons, Madrid, 2013. pp. 162-196. 234 Para un estudio completo sobre dicho Convenio nos remitimos a PÉREZ SALOM, Recursos Genéticos, Biotecnología y Derecho Internacional. La distribución justa y equitativa de beneficios en el Convenio sobre la Biodiversidad, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002; IDEM, “Hacia un régimen internacional sobre el acceso a los recursos Genéticos y la participación en sus beneficios”, Biotecnología, desarrollo y justicia, Romeo Casabona (Ed.), Comares, Granada, 2008. Igualmente y de forma resumida se aborda los aspectos más interesantes del Convenio de la Diversidad Biológica, vid. LAGO CANDEIRA, “El protocolo de Nagoya. El éxito de una ardua y compleja negociación”, Ambienta, num. 94, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, disponible en http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Lago.ht m (consultada el 6 de julio de 2012). 235 El CDB entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. La Unión Europea forma parte del Convenio como consecuencia de la Decisión 93/626/ CEE (cfr. el Considerando 55 de la Directiva 44/98/CE). En España, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad regula el acceso a los recursos genéticos (cfr. los Capítulos segundo, tercero y cuarto del Titulo IV de la referida ley). 236 Dichos objetivos se han de conseguir, según se ordena en el art. 1 CDB, mediante un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 88 fuente 237 , entre los que están incluidos los recursos genéticos de origen vegetal. Estos recursos fitogenéticos son absolutamente fundamentales tanto para preservar la riqueza de la diversidad biológica como para su utilización en los trabajos de mejora de genética vegetal. La peculiaridad de la situación estriba en que la mayor parte de los mismos se encuentran localizados en países en desarrollo 238 lo cual genera un potencial conflicto entre estos Estados y los países desarrollados en donde se encuentran las grandes multinacionales que, con sus respectivos intereses comerciales, 239 necesitan tener acceso a dichos recursos para sus respectivos programas de investigación o mejora vegetal; y cuyos logros o resultados de la misma, están amparados por una legislación que reconocen unos derechos de propiedad intelectual sólidos sobre las nuevas variedades vegetales que se obtengan a partir de los mismos. Los países en desarrollo aspiran a participar en esas innovaciones mediante el reconocimiento de ciertos derechos sobre esos resultados en los cuales se han utilizado sus respectivos recursos genéticos 240 . El Convenio de la Diversidad Biológica trata de conciliar ambos posicionamientos en base al reconocimiento de los intereses que están en juego ______________________________ 237 Indica PÉREZ SALOM, Recursos Genéticos…, cit., p. 35, que la diversidad biológica consiste en la variedad de todas las especies de plantas, animales y microorganismos, así como de los ecosistemas y los procesos ecológicos de los que aquellos forman parte. 238 CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, Recursos Fitogenéticos, cit., pp. 171 y ss., señalan que la mayor parte de los recursos fitogenéticos se encuentran en países en vías de desarrollo debido a que en ellos la erosión genética ha sido más tardía que en los países desarrollados. Por otra parte estos autores destacan la importancia del control de estos recursos ya que numerosas variedades se han obtenido utilizando estos materiales, y quien domine los mismos lo hará con la agricultura del futuro. 239 En relación a esta problemática en donde se examina como el germoplasma vegetal pasó de ser un producto de la naturaleza de libre acceso, en cuanto el mismo tenia la consideración de patrimonio de la humanidad, a convertirse en una mercancía (commodity) sujeta a la soberanía de los países en donde estaban localizados, vid. AOKI, Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources, cit., pp. 5 y ss. y especialmente el Capítulo 4 que lleva por título “Overlapping International Legal Regimes for Plant Genetic Resources: From Heritage to Sovereign Property”. 240 LAGO CANDEIRA, (“El protocolo de Nagoya…”, cit., p. 3) hace alusión al caso del descubrimiento de una planta en Madagascar (Rosy perwinkie), de la cual se obtuvieron una serie de alcaloides que tenían como propiedad la de ser unos potentes anticancerígenos y respecto a los cuales se obtuvieron, solo en el año 1993, 180 millones de dólares con la venta de los mismos. La investigación y desarrollo de esos productos se realizó fuera de Madagascar sin que revertiera a dicho país, ni un solo dólar de los ingresos generados por ese descubrimiento. 89 Una de las cuestiones que mayor preocupación ha ocasionado es el deseo de los países en desarrollo de que, en cumplimiento de las disposiciones de la disposiciones del Convenio de la Diversidad Biológica, se incluyera como requisito para la concesión de un derecho de obtención vegetal o de una patente el de revelar el origen del recurso genético del cual procede la variedad vegetal a proteger, así como la acreditación de que dicho recurso ha sido adquirido en forma legitima. Dichas aspiraciones han sido examinadas en la UPOV, la cual se ha manifestado indicando que el reconocimiento de un derecho de obtención vegetal no se puede hacer depender de requisitos adicionales a los establecidos en su convenio 241 , sin perjuicio de que ambos convenios deben de apoyarse mutuamente 242 . Cabe destacar que lo que en definitiva hace el Convenio de la Diversidad Biológica es reconocer la soberanía 243 de cada uno de los Estados sobre sus ______________________________ 241 Son los requisitos referidos a la novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. 242 A este respecto, vid “Respuesta de la UPOV a la notificación con fecha de 26 de Junio de 2003 del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica” disponible en la pagina web de la UPOV. En términos similares han realizado una declaración institucional las organizaciones CIOPORA y ESA, disponibles en sus respectivas paginas web. En el ámbito de La Unión Europea, la Directiva 44/98/CE hace referencia al Convenio de la Diversidad Biológica en sus Considerandos 55 y 56. A este respecto, LLEWELYN y ADCOCK (European Plant Intellectual Property, cit., pp. 57, 60 y 61) nos indican que el Convenio de la Diversidad Biológica ha tenido escaso impacto en la normativa comunitaria porque a pesar que el art. 8.j) CDB (recogido en el Considerando 55) se ha interpretado en el sentido de que: a) es necesario el consentimiento previo de la comunidades locales para la utilización o acceso la material genético proveniente de las mismas, b) la revelación de la fuente de donde procedan y c) la participación de dichas comunidades en cualquier beneficio que se obtengan por el empleo de dicho recurso genético, no se ha formalizado como requisito que sea preciso la obtención de dicho consentimiento previo para tramitar la solicitud correspondiente de un derecho de obtención vegetal o una patente. En relación a la revelación del origen de la materia vegetal, nos indican dichos autores, que el Reglamento Base Comunitario (2100/94) sí exige en su art. 50.1.g) que se exprese en la solicitud el origen geográfico de la variedad En España la LOV no existe ningún precepto semejante al citado art. 50.1.g) RBC. Sin embargo en el art. 23.2 NLP se establece que: “2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente ”. En sentido similar se pronuncia el Considerando 27 de la Directiva 44/98/CE. 243 En el artículo 8.j) CDB se realiza una referencia a los denominados conocimientos tradicionales de los de las comunidades indígenas cuyas practicas estén asociadas a la diversidad biológica, las cuales son tenidos en consideración por el Convenio de la Diversidad Biológica ante el temor de que dichos conocimientos puedan ser indebidamente apropiados mediante derechos de propiedad intelectual o industrial en países diferentes de los cuales provienen los mismos. A este respecto, cfr. LAGO CANDEIRA, (“El protocolo de Nagoya…”, cit., p. 3), quien señala que la bioprospección utiliza el saber tradicional de agricultores o comunidades indígenas y locales que ponen al investigador sobre la pista del posible valor a añadir, conocimientos estos que no han sido protegido con ningún derecho de propiedad intelectual y que con posterioridad se llega a patentar los mismos como innovación propia 96 materia vegetal 263 y sobre la base del mismo, podemos afirmar 264 que, por una parte se autoriza excluir del ámbito de las patentes a las plantas y animales así como a los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de los mismos; y por otra, se establecen dos mandatos: a) Que han de ser patentables las invenciones relativas a los microorganismos así como los procedimientos no biológicos o microbiológicos; b) Que han de ser protegibles las obtenciones vegetales a través de las patentes, o mediante un sistema eficaz sui generis o bien por una combinación de aquéllas y éste. En relación dicho apartado b) del art. 27.3 ADPIC, se ha afirmado, que por la forma en que esta redactado, parece estar inspirado en el anteriormente visto art. 53.b) CPE en donde se recoge las excepciones a la patentabilidad 265 . Sin embargo hay que aclarar 266 que en el ADPIC se establece la obligación de proveer protección a las obtenciones vegetales a través de la patente, entre otros tipos de derechos de propiedad industrial, a diferencia de lo que acontece en el texto europeo en el que las variedades vegetales no son patentables. Por otra parte, en relación a las plantas y animales, con arreglo al ADPIC su patentabilidad puede ser excluida cuando en el CPE son objeto expreso de dicha forma de protección. No obstante a pesar de las diferencias entre el ADPIC y el CPE, por la doctrina se ha indicado la compatibilidad entre los arts. 27.3.b) ADPIC y el artículo 53.b) CPE, en lo que se refiere a las variedades vegetales, toda vez que este ultimo precepto excluye de la patente a las mismas, lo que obliga a los Estados signatarios de ambos textos internacionales a proveer el otro tipo de protección _____________________________ Comercio, dir. Iglesias Prada, Instituto de Derecho y Ética Industrial, tomo I, 1997 pp. 239- 313 y PIRES DE CARVALHO, The TRIPS regime of patents rights, Kluwer Law International, La Haya, segunda edición, 2005. 263 En concreto la citada disposición señala literalmente: “3 Los miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:…b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”. 264 Siguiendo a LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 117. 265 Así lo asevera PIRES DE CARVALHO, The TRIPS regime of patents rights, cit., p. 217, igualmente LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 118. 266 Cfr. PIRES DE CARVALHO, The TRIPS regime of patents rights, cit., p. 217. 97 previsto en el ADPIC para las obtenciones vegetales, es decir el sistema eficaz sui generis, lo cual se cumple mediante la adhesión al sistema UPOV, o tratándose de países comunitarios mediante el Reglamento num. 2100/94 de 27 de julio de 1994 relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales 267 , toda vez que esta ultima normativa esta fundamentada en el sistema UPOV 268 . Por lo que se refiere a las obtenciones vegetales y como antes hemos afirmado, el ADPIC exige su protección, la cual se podrá articular a través de la patente o un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de ambos. Respecto a qué ha de entenderse por un sistema eficaz sui generis, tenemos que destacar que el citado texto normativo no nos ofrece una definición 269 que nos pueda ilustrar sobre cuales son las exigencias del mismo sobre este particular aspecto. A diferencia de la referencia expresa que se realiza en el ADPIC a los Convenios de Paris y de Berna por lo que se refiere a la propiedad industrial y los derechos de autor respectivamente 270 , en el art. 27.3.b) ADPIC no se cita a ninguno de los convenios UPOV en sus distintas versiones como forma eficaz de protección de las variedades vegetales. Sin embargo, a pesar de esta omisión, se ha llegado a afirmar que los Convenios UPOV en sus versiones de 1978 y 1991 son considerados como un sistema eficaz de protección sui generis, opinión esta que es unánimemente compartida 271 . ______________________________ 267 Cfr. TRITTON, Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, Londres, tercera edición, 2008, p. 65. 268 Tenemos que pensar el caso particular de países como Grecia, el cual no está adherido al sistema UPOV, pero al ser Estado miembro de la Unión Europea y ser aplicable en el mismo el Reglamento Base Comunitario, está cumpliendo con las exigencias del ADPIC en lo que se refiere a este tipo de protección. 269 En realidad el ADPIC no ofrece definiciones de ningún tipo respecto a los términos jurídicos utilizados, siendo esta una característica que ofrece una cierta flexibilidad a los Estados miembros de la OMC a la hora de de adaptar sus respectivas legislaciones en el plano interno. 270 Véase por ejemplo el art. 1.3 ADPIC. 271 Así lo manifestó la UPOV en una declaración institucional realizada el 19 de septiembre de 2002 ante el Consejo del ADPIC, del cual forma parte, y que lleva por título “La armonización internacional de la protección de las obtenciones vegetales”, disponible en http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/international_harmonization.pdf. (consultada el 7 de junio de 2009). En igual sentido la comunicación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros realizada ante el Consejo del ADPIC realizada el 17 de octubre de 2002 (IP/C/W/383) disponible en 98 Por otra parte, para cumplir con las exigencias del ADPIC no es necesario estar adherido al Convenio de la UPOV 272 . Incluso se puede articular una protección que basada en las patentes de utilidad contengan elementos propios de los del régimen UPOV sin formar parte de dicha organización internacional, como ha sugerido la doctrina al respecto 273 . Por ultimo destacar la repercusión que ha tenido el art. 27.3.b) ADPIC 274 sobre los países en desarrollo en cuanto para ser miembro de la OMC habían de dotarse de una legislación protectora de las obtenciones vegetales conforme a los postulados de esta normativa internacional, siendo así en un buen numero de casos carecían de ella 275 . Por este motivo, en ese mismo apartado b) se prevé la propia revisión del mismo a los cuatro años después de su entrada en vigor, lo cual no ha tenido lugar dada las _____________________________ http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/IP/C/W383.doc (consultada el 7 de junio de 2009). También se contiene dicho reconocimiento en la declaración institucional realizada por la European Seed Association (ESA) que lleva por título “Access to Plant Genetic Resources anda Intellectual Property in the European Union”, disponible en http://www.euroseeds.org/position-papers/PP2008/ESA_04.0056.3.pdf (consultada el 7 de junio de 2009). A nivel doctrinal, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 125 y PIRES DE CARVALHO, The TRIPS regime of patents rights, cit., p. 219, entre otros autores. 272 LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 125 nos indican como ejemplos los casos de la “Ley de Protección de Variedades Vegetales” de Tailandia de 1999 y la “Ley de Protección de Variedades Vegetales y derechos de los Agricultores” de la India. Para un examen concreto de la situación de la India, en donde la legislación del citado país reconoce ciertos derechos como consecuencia de la contribución de los Agricultores en la innovación en el ámbito de la mejora vegetal, vid. DHAR, Sistemas Sui generis para la protección de las Variedades Vegetales, disponible en http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Sui-Generis-Systems-for-Plant- Variety-Protection-Spanish.pdf (consultada el 8 de junio de 2009). No obstante la India ha solicitado formalmente su incorporación a la UPOV, sin que por el momento se haya verificado la misma. A este respecto, vid. RANJAN, “Recent Developments in India´s Plant Variety Protection, Seed Regulation and Linkages with UPOV´s proponed Membership”, en The Journal Of World Intellectual Property, Vol. 12, num. 3, 2009, pp. 219-243. 273 En este sentido, PIRES DE CARVALHO (The TRIPS regime of patents rights, cit., p. 224) quien indica que sería factible la protección de las variedades vegetales con arreglo al régimen de las patentes pero, introduciendo las excepciones del obtentor y del agricultor, instituciones estas características de las legislaciones que sigue las directrices de la UPOV. 274 Respecto a la relación del ADPIC y la seguridad alimentaría véase TANSEY y RAJOTTE, The Future Control of Food, a Guide to Internacional Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security, disponible en http://www.idrc.ca/en/ev-118094- 201-1-DO_TOPIC.html (consultada el 11 de junio de 2009). Igualmente TANSEY, Seguridad Alimentaria, Biotecnología y Propiedad Intelectual, disponible en http://www.qiap.ca/documents/FSspanish.pdf (consultada el 11 de junio de 2009). 275 RANJAN, “Recent Developments…”, cit., p. 212, indica que las estadísticas acreditan que el número de países que se han adherido a UPOV se ha incrementado significativamente desde la creación de la OMC. 99 posiciones antagónicas existentes entre los distintos países al respecto 276 . No obstante, la Declaración adoptada por la Conferencia Ministerial de la OMC en su cuarto periodo de sesiones, celebrada en Doha 277 , recoge de nuevo esa previsión de encomendar al Consejo el examen del apartado 3.b) del art. 27 ADPIC, así “como la relación existente entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, y otros acontecimientos pertinentes señalados por los Miembros de conformidad con el párrafo 1 del art. 71”. 278 B) El derecho del obtentor como sistema sui generis de protección de las variedades vegetales. 1) Consideraciones preliminares Como hemos examinado anteriormente, el derecho del obtentor 279 , como sistema de protección específico de las variedades vegetales, tuvo su origen con la aprobación en 1961 del Convenio UPOV 280 . Fueron diversos los motivos 281 que propiciaron el nacimiento de un derecho de exclusiva ______________________________ 276 En la página web de la OMC se pueden consultar las declaraciones institucionales que los países miembros han realizado sobre la futura revisión del apartado b) del art. 27.3 ADPIC. 277 Conocida como Declaración de Doha, disponible en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm (consultada el 13 de febrero de 2011). 278 Afirma PIRES DE CARVALHO, The TRIPS regime of patents rights, cit., p. 225 y ss que la Conferencia Ministerial de la OMC de esta forma reconoce el vínculo existente entre el ADPIC y el CBD. 279 El art. 1.iv) del Convenio de la UPOV de 1991 define al obtentor como: “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad” (cfr. igualmente los arts. 11.1 y 3.1 LOV). Para un examen más detenido de este concepto, vid. infra, Capítulo III, apartado A, epígrafe 1.1.1. 280 Vid. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.1. 281 Estos motivos estaban referidos básicamente a que los trabajos de obtención de nuevas variedades vegetales casaban mal con la idea de la novedad y de la actividad inventiva requisitos propios del sistema de patentes. Incluso en las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la AIPPI y que precedieron a la Convención de la UPOV, existía un sector opuesto a que pudiera incluirse dentro del ámbito de protección de las patentes a las obtenciones vegetales ya que se podría ver afectado el requisito de la actividad inventiva y con ello el debilitamiento de la credibilidad del sistema de patentes. En este sentido, vid. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 144 y DUTFIELD, “Turning Plant 100 nuevo 282 destinado a garantizar las invenciones o descubrimientos en este área de la materia viva vegetal, descartándose utilizar algunas de las categorías tradicionalmente existentes en el marco de la regulación de los derechos de propiedad intelectual o industrial 283 . No obstante, tenemos que señalar que el derecho de obtención vegetal tiene por objeto a la variedad vegetal, y que por tratarse de un ser vivo plantea una serie de problemas específicos a la hora de dotarla de la necesaria protección jurídica. A tal efecto se ha puesto de manifiesto 284 , que plantada la semilla se inicia el ciclo reproductivo de la misma. Una vez finalizado dicho ciclo con la recolección de la cosecha producida, se puede destinar las semillas que se obtengan a un nuevo cultivo, ya sea por el propio agricultor que la haya recolectado o por un tercero; o bien, destinarlas para su consumo 285 . Nos encontramos de esta forma con la _____________________________ Varieties into Intellectual Property: The UPOV Convention”, The Future control of food, ed. Tansey y Rajotte, Erathscan/IDRC, 2008, p. 7, disponible en http://www.idrc.ca/es/ev- 119946-201-1-DO_TOPIC.html. Para un examen más detallado sobre las razones a favor y en contra de la patentabilidad de las plantas, vid. VAN OVERWALL, “Patent Protection for Plants: a comparison of American and European Approaches”, IDEA: The Journal of law and Technology, num. 39, parágrafo 183. 282 Así nos lo indica DUTFIELD, Intellectual Property Rights…, cit., p. 19, al señalar que en los países desarrollados, ante las nuevas necesidades del mundo de los negocios, se estaba experimentando un cambio radical en los regimenes de los derechos de propiedad intelectual, el cual se dirigía bien a la ampliación de la materia protegible dentro de los derechos ya existentes (cita como ejemplo los programas de ordenador que se encuadraban dentro de los copyrights), o en su caso a la creación de unos derechos nuevos como el derecho del obtentor. 283 Como vimos con anterioridad, el derecho de obtención vegetal con arreglo a los criterios de los convenios de la UPOV tiene la consideración de ser un sistema efectivo sui generis para la protección de las variedades vegetales desde la perspectiva de los ADPIC en el seno de la OMC. Vid supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.3.3. 284 Vid. ENDRES, “Constitucional Implications Of State Seed-Saving Statutes”, Agriculture Biotechnology and Intellectual Property: seeds of Change, Ed. Kesan, CAB International, Wallingford (UK), 2007, p. 55. 285 En relación al Derecho argentino, RAPELA, “Sistemas de captura de valor de regalías en semillas”, Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, pp. 538 y 539, nos indica que desde el punto de vista botánico la siembra de una semilla da lugar a una planta, la cual generará nuevas semillas. Sin embargo, desde la perspectiva legal es posible distinguir la semilla del grano, a tales efectos, las semillas se utilizan para la siembra o la propagación. En caso contrario, es decir si el producto de la cosecha tiene como destino la comercialización en cualquier forma que se lleve a cabo, estamos hablando de grano. Sin embargo si este material comercializado se utilizara con posterioridad para la siembra también se calificaría como semilla. Por tanto, con arreglo a esta distinción, el producto de la cosecha puede ser destinado para consumo (se trataría del grano) o bien para la siembra (se trataría de la semilla). 101 primera gran dificultad que se ha de solventar y que va referida a la extensión del derecho del obtentor ya que el mismo tiene por objeto una materia viva que es susceptible de multiplicarse sucesivamente produciendo un mayor numero de semillas que las inicialmente utilizadas. Dada esta singularidad, la cuestión se centra en determinar si la protección que ofrece el derecho de exclusiva del obtentor se limita al primer material vendido o en su caso licenciado o, por el contrario, se extiende a las sucesivas generaciones de plantas que se obtengan a partir del mismo; en definitiva se trata de delimitar el alcance del derecho de obtención vegetal 286 , lo que va a tener repercusión en el mismo contrato de licencia que es objeto de estudio. En este sentido, LE BUANEC, en relación al Derecho de patentes, señala que cuando alguien compra un objeto patentado existe una “licencia implícita”, a menos que exista pacto en contrario, para que el comprador pueda usar y vender dicho objeto sin que esté autorizado a fabricar uno nuevo. Ésto es lo que se conoce como el agotamiento de la patente con ocasión de la primera venta. Sin embargo, la doctrina de la licencia implícita no es de fácil de aplicación a la materia biológica. Así en el caso de la semilla protegida que ha sido adquirida lícitamente cuando la misma se utiliza para el cultivo y crece generando una planta de la cual se obtienen nuevas semillas, se nos presenta la cuestión de si las mismas son el resultado de una fabricación del objeto protegido, quedando fuera de esa licencia implícita o, simplemente, se trata de un uso autorizado de la planta de la cual proceden dichas semillas, las cuales pueden ser empleadas nuevamente por el comprador para su cultivo o venderlas para dicho fin 287 . Esta es la problemática que se debate en torno a la extensión del derecho del obtentor y los contratos que en virtud de dicho derecho de exclusiva es factible celebrar. Ya que, si no se limita específicamente el uso del producto obtenido con el material ______________________________ 286 Nos estamos refiriendo al agotamiento del derecho de obtención. Define GÓMEZ SEGADE (“La propiedad industrial en España”, Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 115 y ss) el agotamiento como la extinción del derecho de exclusiva en relación con el objeto en que se plasma un bien inmaterial, provocada por la introducción en el comercio de dicho objeto con el consentimiento del titular del derecho de exclusiva. 287 Cfr. LE BUANEC, “Protection of plant-related innovations: Evolution and current discussion”, World Patent Information, num. 28, 2006, p. 54. 102 protegido adquirido lícitamente, el derecho del obtentor puede verse fácilmente vulnerado dada las especiales características de la materia viva vegetal, en lo que se refiere a la posibilidad de ser utilizada nuevamente en ulteriores ciclos reproductivos. Una vez realizado el anterior planteamiento, cabe realizar una serie de precisiones de carácter técnico que matizan la dificultad anteriormente apuntada si tenemos en cuenta como funciona el sistema reproductivo de las plantas. Lo primero que hay que destacar es que las plantas pueden reproducirse sexual o asexualmente 288 . Dentro de las primeras podemos distinguir, por una parte, a las especies autógamas 289 que son aquellas que se reproducen por autofecundación 290 , en las que la progenie estará compuesta por individuos genéticamente idénticos a sus respectivos ancestros 291 ; por otra parte, están las plantas alógamas 292 , que son aquellas cuya reproducción tiene lugar entre plantas distintas 293 con lo cual se obtienen nuevas especies con un genotipo distinto a sus respectivos parentales. ______________________________ 288 La reproducción sexual tiene lugar cuando las plantas utilizan a tal fin sus órganos masculinos y femeninos, en contraposición a la reproducción asexual en el que las mismas prescinden de su sistema sexual. Para un estudio más detallado nos remitimos a CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., pp. 141 y ss. y FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, Genética y Mejora Vegetal, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 2008, pp. 104 y ss. 289 En ingles se le conocen como Self-pollinating species. 290 En las plantas que se autorreproducen por autofecundación supone que el polen y los óvulos pertenecen a la misma planta, generalmente de la misma flor, aunque pueden provenir de otra flor distinta . Entre ellas podemos destacar dentro de los cereales la cebada, la avena, el arroz, el trigo y el mijo; en el grupo de las leguminosas, el garbanzo, la judía, el cacahuete, el guisante, la soja y la lenteja; en las hortícolas, el tomate, el pimiento, la berenjena y la lechuga; dentro de las industriales, el lino, el algodón y el tabaco, cfr. FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, Genética y Mejora Vegetal, cit., p. 105. 291 Tal como nos INDICAN FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, Genética y Mejora Vegetal, cit., p. 21, el genotipo va referido a los genes que un organismo posee y del cual depende la expresión fenotípica de la planta, siendo el fenotipo la apariencia física de la misma. 292 En ingles se le conocen como Cross-pollinating species. 293 Las plantas alógamas utilizan para fecundarse polen y óvulos procedentes de distintas plantas. Entre ellas podemos destacar dentro de los cereales al maíz y al centeno; en el grupo de las leguminosas a la alfalfa; en las hortícolas, la calabaza, el pepino, la sandía, el melón, el espárrago, la cebolla, la zanahoria, la col y el rábano; dentro de las industriales, el cáñamo y la remolacha, cfr. FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, Genética y Mejora Vegetal, cit., p. 105. 103 Respecto a las plantas que se reproducen asexualmente 294 , la generación de nuevos individuos tiene lugar a partir de partes vegetativas de la propia planta 295 , por este motivo la configuración genética de los mismos si proceden de la misma planta madre no cambia en modo alguno dando lugar a un clon 296 que estaría constituido por todos aquellos individuos genéticamente idénticos 297 generados por vía asexual procedentes del mismo ancestro. Las plantas que se reproducen vegetativamente suelen corresponder a especies de alto valor económico, en las cuales la reproducción del material vegetal es un paso no muy costoso. Estas plantas son en su mayoría perennes 298 . Hay que precisar que debido al carácter adaptativo de las plantas, (que les permite acomodarse a las circunstancias ambientales con la finalidad de tener descendencia) esta clasificación no es totalmente rígida 299 , ya que hay plantas que pueden reproducirse en parte por alogamia y en parte por autofecundación 300 , y en otras en las que coexisten la reproducción asexual y la sexual. Si bien, respecto a estas últimas se ha de destacar que el sistema de reproducción sexual, a través de semillas, es mucho más ______________________________ 294 Siguiendo a CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., pp. 295 y 296, entre las plantas que se reproducen asexualmente podemos citar por una parte a las leñosas, dentro de las cuales están tanto árboles (frutales de todo tipo, especies madereras, industriales como el caucho) como arbustos (el rosal, la vid, el cafeto y el té), y por otra, gran número de herbáceas de muy distintas familias botánicas (la patata, la fresa, el clavel, el geranio, la platanera, caña de azúcar, etc.). 295 Vid. FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, Genética y Mejora Vegetal, cit., p. 104. La multiplicación vegetativa o asexual a través de esquejes, tubérculos, estolones, bulbos, etc. no excluye que la planta pueda reproducirse sexualmente tal como acontece en el olivo, manzano, etc. No obstante, existen plantas de reproducción asexual en el que sistema sexual no funciona que son las conocidas como plantas apomícticas, como puede ser el frambueso, cfr. CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., pp. 141 y 295. 296 El clon estaría integrado por el ancestro, los nuevos individuos así como sus respectivos descendientes, vid. CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., pp. 145 y 146. 297 Al igual de lo que acontece con las variedades autógamas. 298 No obstante existen excepciones como la patata, la fresa y el ajo que se tratan de cultivos anuales, vid. FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, Genética y Mejora Vegetal, cit., p. 159. 299 Vid. CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., p. 141. 300 Las parcialmente alógamas como la haba y la colza, cfr. CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., p. 141. 104 lento 301 y al ser la mayoría de las especies de carácter alógamas, los nuevos individuos que se producen son enormemente heterogéneos 302 . Realizadas las anteriores consideraciones, el interés en conocer el sistema reproductivo de las distintas especies estriba en que desde el punto de vista de la protección jurídica la misma es especialmente necesaria en las variedades autógamas, dado que el sistema reproductor de las mismas permitirá la generación de nuevos individuos con idéntico genotipo con lo cual se mantendrán las características fenotípicas de la planta en cuestión 303 en cada ciclo de cultivo. También es necesaria la protección en las variedades de reproducción asexual porque por regla general la propagación de las mismas no suele ser costosa siendo la progenie idéntica a sus ancestros nuevos o bien con pequeñísimas variaciones en su genotipo, además de que algunas de sus especies son perennes y de alto valor económico como hemos afirmado anteriormente. Por contraposición, en las plantas alógamas la protección jurídica tendrá menor relevancia, ya que con respecto a este tipo de plantas no será factible obtener una descendencia idéntica debido a que la progenie no ______________________________ 301 En este sentido nos indica CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., pp. 296 y ss. , que en las especies leñosas existe un periodo inicial de la planta que es improductivo, periodo este que puede ser significativamente largo, motivo este que propició que los agricultores procedieran a la multiplicación vegetativa de este tipo de plantas, obteniendo nuevos individuos a partir de propágalos vegetativos para enraizar o injertar. 302 Así nos lo indica CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., p. 296, cuando nos ilustra con el ejemplo de que las plantas obtenidas de semillas de la variedad gordal de aceituna no tiene porqué producir olivos gordal, ni las de una manzana verde doncella conservarán el mismo tipo. 303 Así lo confirma RAPELA, “Características de la propiedad varietal general y de la oferta de semilla de trigo y soja en Argentina”, Innovación y propiedad intelectual, en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, p. 36, ya que en la variedades autógamas (por ejemplo el trigo y la soja) el grano cosechado es genéticamente idéntico a la semilla sembrada, a diferencia de lo que acontece en las variedades híbridas (maíz, sorgo, girasol) en donde la propiedad intelectual se encuentra suficientemente protegida por el secreto comercial de la formula híbrida y la dificultad natural de recuperar la constitución genética de la semilla parental en la cosecha de grano (en la nota siguiente examinamos el concepto de variedad híbrida y el origen de la misma). 105 tiene garantizada el mismo genotipo que sus ancestros, con lo que las posibilidades de defraudar los derechos del obtentor serán escasas. Sentado lo anterior, se puede afirmar que la protección jurídica 304 , a través del derecho de obtención vegetal, intenta ofrecer soluciones a los problemas que surgen del hecho de que las plantas son seres vivos que se pueden autorreproducir, y que dependiendo del tipo de especie de que se trate, será mas o menos fácil el copiado o autocopiado de las mismas. La variedad vegetal, no solo constituye un conjunto de seres vivos con un fin comercial concreto, sea alimenticio o industrial, sino que la misma es el fruto de un esfuerzo investigador lo que le convierte en un producto ______________________________ 304 También es factible proteger los derechos de los obtentores como consecuencia del empleo de determinadas tecnologías sin que sea necesario acudir a la tutela que nos dispensa la ley a este respecto. De una parte estarían los híbridos, que son variedades vegetales que tratan de resolver los problemas de pérdida de vigor por causa de depresión consanguínea de algunas especies alógamas que se reproducen por autofecundación, fenómeno que igualmente puede acontecer en el ser humano en el caso de los hijos procedentes de matrimonios celebrados entre parientes consanguíneos. Para resolver esta problemática, a principios del siglo XX, los obtentores de maíz (en especial George Shull), mediante la aplicación de las leyes de Mendel, a través del cruzamiento entre sí de dos o más líneas puras de distinto genotipo (la línea pura está formada por un conjunto de individuos con idéntico genotipo), consiguieron que las variedades así obtenidas aumentara la expresión de ciertos caracteres (heterosis). En la actualidad es posible obtener híbridos en todas la especies vegetales con independencia del sistema de reproducción (maíz, sorgo, cebolla, remolacha, girasol arroz, tomate) si bien cabe destacar en relación a este tipo de variedades que ese efecto tan solo se produce en la primera generación, ya que las sucesivas generaciones se caracterizaran por el fenómeno contrario, esto es, por la pérdida de vigor, lo que obliga al agricultor a comprar en cada ciclo de cultivo nueva semilla híbrida si quiere mantener los altos rendimientos productivos. De esta forma y en virtud del empleo de una determinada técnica quedan salvaguardados los derechos de los obtentores, ya que en las variedades híbridas, las nuevas semillas que se obtengan no serán idénticas a las semillas que se utilizaron para producirlas. A este respecto, cfr. CUBERO SALMERON, Introducción a la mejora genética vegetal, cit., pp. 275 y ss., FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, Genética y Mejora Vegetal, cit., pp. 116, 122 y 154 y DUTFIELD, “Turning Plant Varieties…”, cit., pp. 2 y ss. Por otra parte, como consecuencia de los avances de la ingeniería genética, está la tecnología “Terminator”, conocida en ingles como “GURT” (Genetic Use Restriction Technology), en virtud de la cual, se hace posible que las semillas produzcan plantas normales si son tratadas con determinados agentes químicos, pero las semillas nuevas que se generan son estériles a la hora de ser utilizadas por el agricultor para un nuevo ciclo reproductivo. El uso de la tecnología “Terminator” tiene consecuencias directas sobre la configuración del derecho del obtentor (sobre las cuales no podemos extendernos, así como repercusiones ecológicas y sociales por la utilización de dicha tecnología, como aconteció en el caso “Delta Pine”). Nos remitimos a este respecto a lo que los autores han escrito sobre ello, y en concreto a CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, Recursos Fitogenéticos, cit., p. 165, BURK, “Legal constrain of Genetic Use Restriction Tecnologies”, Agriculture Biotechnology and Intellectual Property: seeds of Change, Ed. Kesan, CAB International, Wallingford (UK), 2007, pp. 83 y ss., DUTFIELD, “Should we terminate terminator technology”, European Intellectual Property Review, Vol. 25, num. 11, 2003, pp. 491-495 y KARIYAWASAM, “Terminator Technology as a Technological Means of forcing Intellectual Property Rights in Plant Germplasm: its implications for World agriculture”, European Intellectual Property Review, Vol. 31, num. 1, 2009, pp. 37-44. 112 la selección, o provengan de otros novedosos procesos biotecnológicas 323 . En ningún caso se protegen los procedimientos de obtención de nuevas variedades vegetales, ya que cuando se creó esta nueva forma de propiedad industrial se consideraba que las técnicas 324 utilizadas por los obtentores casaban mal con el requisito de la actividad inventiva propio de las patentes, debido a que las mismas se basaban en fenómenos naturales en donde la aportación del ser humano no era significativa, y lo único que importaba es la nueva variedad conseguida. Por este motivo el derecho del obtentor gira en torno a la variedad vegetal, la cual puede ser incluso descubierta 325 a tenor de lo dispuesto en el apartado IV del art. 1 del Convenio UPOV de 1991, ya que en ningún caso es relevante como se haya obtenido 326 . 2.1.2) El objeto de la protección en la patente 2.1.2.1) Europa En el ámbito europeo, el concepto de variedad vegetal es fundamental al objeto de distinguir la materia que es patentable de la que no lo es como vimos anteriormente 327 . Así, de una parte, el art. 53.b) CPE dispone que no se concederá la patente europea a las solicitudes que tengan por objeto variedades vegetales, siendo éstas definidas en el art. 27 RCPE de forma idéntica a la forma que lo hace el Convenio UPOV de 1991; por lo que a ______________________________ 323 Así lo manifiestan LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 159. 324 El cruzamiento y la selección. 325 Sin embargo no bastará el mero descubrimiento de una nueva variedad sino que será necesario un desarrollo de la misma. A a tal efecto el Convenio de la UPOV habla de haber “puesto a punto una variedad”. En análogo sentido el art. 11 RBC que señala que tiene derecho a la protección comunitaria “la persona que haya obtenido, o descubierto y desarrollado la variedad”. De igual forma el art. 3.1 LOV define a la persona del obtentor como “la persona que haya creado o descubierto una variedad”. Sobre este aspecto del concepto de variedad, vid. infra, Capítulo III apartado A, epígrafe 1. 326 Así nos lo pone de manifiesto ARCUDIA HERNÁNDEZ, La protección jurídica de las obtenciones vegetales, cit., pp. 54, 55, 58 y 59, quien siguiendo a otros autores indica que se lo que se protege es la innovación en lugar de la invención, ya que se pueden generar plantas nuevas y útiles sin necesidad de extender la protección al conocimiento técnico. 327 Vid. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2. 113 tenor de lo establecido en el art. 52.1 CPE es susceptible de ser patentado cualquier material vegetal que cumpla con los requisitos generales establecidos en dicho artículo, es decir los relativos a la novedad, actividad inventiva y la aplicación industrial y no se trate de una variedad vegetal. De otra parte, a nivel comunitario, en clara coordinación con el CPE, la Directiva 98/44/CE relativa a la Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas en su art. 4.1 determina la no patentabilidad de las variedades vegetales, disponiéndose en el art. 2.3 de dicho texto normativo que el concepto de variedad vegetal 328 se define con arreglo al art. 5 RBC, el cual coincide con el contenido en el Convenio de la UPOV de 1991. El apartado segundo del art. 4 de la Directiva 98/44/CE sí contempla expresamente la patentabilidad de las invenciones que tengan por objeto vegetales si la viabilidad técnica de la misma no se limita a una variedad vegetal. Igualmente a nivel comunitario se recoge expresamente la prohibición de la doble protección en el art. 92.1 RBC, cuando se determina que ninguna variedad que esté protegida por un título comunitario podrá ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal ni de patente alguna para tal variedad. De esta forma se bloquea no solo la concesión a nivel nacional de un título de obtención vegetal sino también la de una patente en clara consonancia con los arts. 53.b) CPE y 4.1 de la Directiva 98/44/CE 329 . En cuanto a los procedimientos para la obtención de plantas, ya vimos como en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 CPE no está excluida la patentabilidad de los mismos siempre que no se trate de procedimientos esencialmente biológicos. Igualmente hemos de recordar que las Directrices de la Guía de Examen de la OEP especifican que cuando se reivindique un ______________________________ 328 Igualmente se ha de recordar que en la Exposición de Motivos en su Considerando 33 se afirma que el concepto de variedad vegetal se define en la legislación sobre obtenciones vegetales y que, según ésta, una variedad se caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad y puede ser diferenciada claramente de otras obtenciones vegetales. 329 La sanción prevista en el art. 92.1 RBC en caso de que se conceda un titulo de obtención vegetal nacional o una patente sobre una variedad protegida por una PCOV será que dichos derechos no surtirán efecto alguno. En el art. 92.2 RBC se contempla el supuesto de que antes de la concesión de la protección comunitaria sobre una variedad, el titular de la misma se hubiese beneficiado de un título nacional de obtención vegetal o de una patente, en este caso, estos derechos no podrán ser invocados mientras siga vigente para esa variedad la protección comunitaria. 114 proceso de producción de una planta el mismo no está a priori excluido de patentabilidad por el mero hecho de que por medio del mismo se pueda conseguir una variedad vegetal 330 , si bien en este caso el producto así obtenido no puede ser patentable 331 . La Directiva 98/44/CE, sigue el mismo criterio que CPE al excluir de la patentabilidad a los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales 332 . Por tanto, con arreglo a la normativa de las patentes, los procedimientos de obtención de plantas, con las particularidades anteriormente examinadas, sí son susceptibles de protección a diferencia de lo que acontece en el sistema de protección de las obtenciones vegetales en donde los dichos procedimientos no son objeto de tutela, ya que lo único que se protege es el producto, es decir, la variedad vegetal que cumple los requisitos establecidos con arreglo al sistema UPOV 333 . 2.1.2.2) EEUU Como ya examinamos con anterioridad 334 en los Estados Unidos es posible proteger con arreglo al régimen de las patentes de utilidad cualquier tipo de plantas siempre que cumplan con los requisitos generales relativos a la novedad, no obviedad y utilidad. Por tanto a diferencia de lo que acontece en el ámbito europeo, las variedades vegetales pueden ser objeto de este derecho de propiedad industrial sin que exista ninguna restricción a este respecto. ______________________________ 330 Cfr. el párrafo tercero del parágrafo 5.4.1 del Capítulo II la parte G de la Guía de Examen. 331 Cfr. el parágrafo 5.5.1 del Capítulo II la parte G de la Guía de Examen. 332 Cfr. el art. 4.1.b) de la Directiva 98/44/CE. Según el art. 2.2 de dicha normativa un procedimiento es esencialmente biológico cuando el mismo consiste íntegramente en fenómenos naturales como los del cruce o de la selección. 333 Cfr. el epígrafe siguiente. 334 Vid. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.3.2. 115 2.2) Requisitos para alcanzar la protección. 2.2.1) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal. A tenor de lo dispuesto en los arts. 5 y 20 del Convenio de la UPOV de 1991, el derecho de obtención vegetal solo se concederá a la variedad vegetal que sea nueva 335 , distinta, homogénea, estable 336 y sea designada por una denominación 337 . Estos requisitos tienen carácter específico en este sistema de protección y son diferentes a los exigidos en el ámbito de las patentes, como veremos más adelante. A semejanza de lo que ocurre con otros derechos de propiedad industrial, para alcanzar la concesión de un título de obtención vegetal con arreglo a las directrices del sistema UPOV, se requiere la tramitación de un procedimiento ante la autoridad u oficina competente en el país donde se pretenda la protección, la cual será la encargada de verificar el cumplimiento de los presupuestos necesarios para otorgar la protección. En el ámbito comunitario, el organismo competente para dicho procedimiento es la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) 338 ; y en España ______________________________ 335 Vid. infra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.1. 336 Respecto a la distinción, homogeneidad y estabilidad, vid. infra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.2. 337 Por lo que se refiere a la denominación, vid. infra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.3. Es la propia UPOV la que destaca los requisitos para que una variedad vegetal sea protegida. Nos remitimos a UPOV, La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el convenio de la UPOV, aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, p. 2, disponible en http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf (consultada el 9 de octubre de 2009). 338 Cfr. el art. 62 RBC. La OCVV informa en su pagina web que los pasos que hay que seguir para la obtención de una protección comunitaria de obtenciones vegetales (PCOV) son los siguientes: 1º) Cumplimentar una solicitud de la protección comunitaria la cual deberá ser remitida directamente a la OCVV o a algunas de las oficinas nacionales a quienes dicho organismo haya delegado, 2º) La OCVV examinará la solicitud y si no existen obstáculo para ello adoptará todas las medidas necesarias para proceder al examen técnico de la variedad, 3º) El desarrollo del examen técnico de la variedad con arreglo al DUS [distinción, uniformidad (homogeneidad en el Convenio de la UPOV) y estabilidad]. Este examen puede durar desde un año para la mayoría de las especies ornamentales hasta 6 años para determinadas variedades frutales, 4º) La variedad ha de estar sujeta a una denominación, la cual también es revisada por la oficina comunitaria, 5ª) Una vez que la OCVV considera que los ensayos de verificación técnica han sido favorables y se han cumplido los otros requisitos legales para ello, se concede la protección por un periodo de 25 años, siendo 30 años para 116 es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 339 con la intervención de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) 340 . Después de concedido el título comunitario o nacional se procederá, respectivamente, a la inscripción del mismo en el Registro Comunitario de Variedades Protegidas 341 , o bien en el Registro de Variedades Protegidas español 342 . Estos registros son distintos al Registro de variedades comerciales 343 en el cual han de inscribirse las variedades como requisito previo para su respectiva producción y comercialización 344 . Dicha inscripción se realizará después de realizado el examen previsto en la ley destinado a comprobar que la variedad es distinta, homogénea y estable, así como que la misma posee suficiente valor agronómico o de utilización 345 . En España, a _____________________________ los casos de patatas, vides y especies arbóreas, vid. OCVV, The main steps in applying for Community Plant Variety Protection, disponible en http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/about-the-cpvo/its-mission (consultada el 10 de marzo de 2010). 339 Cfr. los arts. 44.1 LOV y 26 ROV. 340 En España la solicitud de la protección se realizará mediante instancia dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de las oficinas competentes de las Comunidades Autónomas, correspondiendo el examen de dicha solicitud así como la coordinación de los trabajos técnicos de verificación DHE (distinción, homogeneidad y estabilidad) a la Oficina Española de Variedades Vegetales, cfr. MARM, Registro de Variedades Protegidas, disponible en http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/semillas/variedades_protegidas.htm (consultada el 10 de marzo de 2010). El Ministerio concederá el TOV cuando, como resultado del examen técnico de la variedad se compruebe que se cumple las prescripciones legales (cfr. los arts. 44.1 y 5 LOV). 341 Cfr. el art. 87.2 RBC. 342 Cfr. el art. 44.4 LOV. 343 El cual viene regulado en los arts. 4 y ss. de la Ley 30/2006, de 26 de julio de Plantas y Semillas de Viveros (LPSV) y los arts. 22 y ss. del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales (RRVC) aprobado por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero. 344 Cfr. el art. 5 LPSV. Para un estudio del Registro de Variedades Comerciales nos remitimos a MILLÁN SALAS, “Registro de variedades comerciales”, Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal, Coord. Herrera Campos y Cazorla, Editorial Reus, Madrid, 2009 . 345 Cfr. el art. 9 LPSV. La incorporación de la variedad en cuestión en el Registro de variedades Comerciales determinará que la misma pase al Catalogo Común Europeo de la Unión Europea, con lo cual pueden ser comercializadas en toda la Unión Europea sin limitación alguna, cfr. Ministerio de Medio Ambiente y Medido Rural y Marino, Registro de Variedades, disponible en http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de- produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-variedades/ (consultada el 13 de abril de 2011). Igualmente, cfr. los arts. 1.2 y 3.1 Directiva 2002/53 CE de 13 de junio referente al Catalogo Común de especies de plantas agrícolas y art. 3 Directiva 2002/55 CE de 13 de junio relativa a la comercialización de semillas de plantas hortícolas. 117 tenor de lo establecido en el art. 19.3 LPSV 346 , el ensayo de identificación realizado para el Registro de Variedades Protegidas servirá para la inscripción de la variedad en el registro comercial 347 . Sin embargo, el ensayo practicado por la OCVV en la tramitación de la solicitud de una PCOV, no impedirá que de nuevo haya de practicarse dicho examen para la inscripción de la variedad en el citado registro de Variedades comerciales español, ya que no existe ninguna disposición en la normativa nacional que así lo permita. La diferencia entre el Registro de Variedades Protegidas, tanto el comunitario como el nacional, y el Registro de variedades comerciales estriba en el que el primero tiene un alcance jurídico, es decir, de la inscripción del titulo va a depender que surtan los efectos que la legislación en cuestión reconozca al derecho del obtentor; mientras que la inscripción en el segundo, determina la autorización para producir y comercializar una determinada variedad 348 , con la finalidad de poner a disposición de los agricultores variedades más productivas y mejor adaptadas a las distintas condiciones climáticas y de suelo 349 . La duración de la inscripción de una variedad en el Registro de variedades comerciales tendrá una vigencia de diez años, renovables por periodos de diez años, salvo las excepciones que se establezcan en las normas técnicas de inscripción de las diferentes ______________________________ 346 En el art. 19.3 LPSV se dice: “Los ensayos de identificación efectuados en el Registro de variedades protegidas serán considerados válidos para el Registro de variedades comerciales, y las muestras oficiales de material vegetal de la variedad que aportó el solicitante para el Registro de variedades protegidas se considerarán igualmente como tales en el Registro de variedades comerciales”. 347 Como indica MILLÁN SALAS, “Registro de variedades comerciales”, cit., p. 286, existe una relación muy estrecha entre el Registro de Variedades Protegidas y el Registro de Variedades Comerciales en cuanto sus fines y trabajos que se han de desarrollar para la inscripción de las variedades en ambos registros, los cuales dependen del Ministerio de Agricultura. Señala este autor que los exámenes que han de llevarse a cabo tanto en el campo como en el laboratorio para definir las variedades son idénticos en dichos registros, por lo que si una variedad ya ha sido protegida o inscrita en el Registro de Variedades Protegidas, no requiere la repetición de estos exámenes para su inscripción en el Registro de Variedades Comerciales. Tan solo en algunas especies es preciso un nuevo tipo de ensayos adicionales, los de valor agronómico, que aportan información sobre las ventajas agronómicas de la variedad en relación con las existentes en todo el territorio nacional. 348 En este mismo sentido LÓPEZ SAN LUIS, “Análisis de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos”, Derecho agrario y alimentario y de la Unión Europea, AAVV, coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007 , p. 553. 349 Cfr. Ministerio de Medio Ambiente y Medido Rural y Marino, Registro de Variedades, cit. y La Exposición de Motivos del RRVC. 118 especies de acuerdo con las normas comunitarias, según dispone el art. 22 LPSV. 2.2.1.1) Novedad El requisito de la novedad viene regulado en el art. 6 del Convenio de UPOV de 1991, en el cual se dispone que: “La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del derecho del obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad, con un año de anterioridad en el territorio en el que se presenta la solicitud, y fuera de ese territorio, cuatro años o seis, en el caso de árboles y vides, antes de dicha presentación”. Por tanto, será la ausencia de comercialización de la variedad o de los frutos procedentes de la misma, en los plazos establecidos en el Convenio de la UPOV, respecto a la fecha de presentación de la solicitud del título de protección 350 . A nivel comunitario, el Reglamento Base 2100/94 en su art. 10 351 regula el requisito de la novedad de forma semejante al Convenio UPOV 1991, recogiéndose en los apartados segundo y tercero de dicho precepto ______________________________ 350 LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 173 y 174, nos ilustran con los siguientes ejemplos: Si un obtentor de una variedad de avena y de una variedad de manzana tan solo ha procedido a comercializar la variedad en el territorio en donde se solicita la protección dentro del periodo de gracia de 12 meses, el requisito de la novedad no estará afectado por dicha comercialización. Sin embargo, si ese mismo obtentor ha comercializado fuera del país en donde se solicita la protección cinco años antes la variedad de avena y siete años antes la variedad de manzana, el requisito de la novedad quedará destruido. En UPOV, Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV, disponible en http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_nov_1.pdfserie de supuestos (consultada el 19 de marzo de 2010), se nos proporcionan unas orientaciones sobre el requisito de la novedad, así como una serie de supuestos que no conllevan la perdida de este requisito. 351 En la Ley española se regula el requisito de la novedad en el art. 6, recogiéndose en términos análogos en sus apartados segundo, tercero y cuarto las excepciones del Reglamento Base Comunitario. Por otra parte, en el art. 3.2 ROV se exige que el solicitante de un TOV “deberá acompañar a su solicitud una declaración en la que haga constar que nunca se ha realizado una venta o entrega a terceros de material de la variedad con fines de explotación comercial o, en su caso, la fecha y el país en que se ha realizado la primera venta o entrega”. 119 determinados supuestos de entregas de material vegetal que no suponen la perdida de la novedad por no tener las mismas la finalidad de explotar comercialmente la variedad. 2.2.1.2) Distinción, Homogeneidad y Estabilidad El art. 5 del Convenio UPOV 1991 exige, para que una variedad alcance la protección, que sea distinta, homogénea y estable 352 , requisitos estos que son conocidos por su acrónimo en español DHE 353 , y que están relacionados con las características fenotípicas de las plantas. Así, en particular, la aceptación del DHE de la variedad respecto a la cual se solicita la protección, depende de los exámenes técnicos 354 que se ejecuten por parte de las oficinas competentes en base a los propios datos suministrados por el interesado 355 . A este respecto cabe destacar que la UPOV ha elaborado una “Guía Introductoria” 356 , que junto a los Documentos Conexos 357 a la misma y las Directrices de Examen de numerosas especies individuales u otros ______________________________ 352 Se exigen estos requisitos en este precepto, además del relativo a la “novedad”. 353 Este acrónimo corresponde a los términos distinción, homogeneidad y estabilidad. En inglés la expresión utilizada es DUS en referencia a distinction, uniformity y stability. Dichos requisitos se recogen igualmente en los arts. 6 RBC y 5 LOV. 354 En el ámbito comunitario el examen técnico se regula en los arts. 55 a 58 RBC, y el Reglamento 874/2009, de 17 de septiembre referente al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de variedades vegetales. A nivel nacional el examen técnico, se regula en los arts. 52 a 58 ROV. Para una panorámica del examen técnico y más concretamente del ensayo de identificación, vid. PRIETO, “Proceso técnico para la concesión del derecho del obtentor”, Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010 pp. 71-90 . 355 A tal efecto la UPOV nos indica que el examen, conocido como el examen “DHE”, se basa principalmente en los ensayos de cultivo realizados por la autoridad competente encargada de otorgar los derechos de obtentor o por instituciones independientes, como los institutos públicos de investigación, que actúen en representación de dicha autoridad o en algunos casos sobre la base de ensayos de cultivo efectuados por el obtentor, vid. UPOV, Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales, parágrafo, 1.1, p. 4, disponible en http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf (consultada el 26 de octubre de 2009). 356 Nos referimos a la anteriormente citada Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales. 357 Los denominados por la UPOV como “documentos TGP”. 120 conjuntos de variedades, establecen unos criterios orientadores a los efectos de que se realice la descripción y examen del DHE de las variedades de forma armonizada entre los miembros integrantes de dicha organización internacional 358 . A continuación examinaremos brevemente cada uno de los requisitos del examen DHE. a) Distinción En relación a este presupuesto, el art. 7 del Convenio UPOV de 1991 nos indica que se considerará distinta la variedad si se diferencia claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida 359 . No concreta el Convenio en qué ha de consistir ese requisito. No obstante, si partimos del concepto que de variedad vegetal nos proporciona el apartado vi) del art. 1 del Convenio, se puede afirmar que la distinción ha de gravitar sobre los caracteres, que resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, diferencien a la variedad candidata de aquella otra que se tome como referencia 360 , siendo suficiente que lo sea al ______________________________ 358 Cfr. UPOV, Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad…, cit., parágrafo, 1.3, p. 4. A nivel Comunitario los ensayos de verificación están contenidos en una serie de protocolos que están agrupados según la variedad vegetal pertenezca a las especies agrícolas (trigo, maíz, la patata, etc.), hortícolas (zanahoria, lechuga, espárrago, etc.), ornamentales (rosa, tulipán, etc.), frutales (manzano, mandarino, frambueso, etc.), cfr. la pagina web de la OCVV. En España, los ensayos se verificarán conforme a los protocolos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y en su caso conforme a las Directrices de Examen de la UPOV en ausencia de protocolo comunitario, cfr. el art. 33 RRVC y PRIETO, “Proceso técnico para la concesión…”, cit., pp. 76-77. 359 LÓPEZ DE ARANDA (La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., p. 177) señala que en los trabajos preparatorios del Convenio de la UPOV de 1961 se debatió la cuestión del patrón de medida de la novedad de una variedad. Se llegó al consenso de que la novedad “absoluta” era difícil de alcanzar, y finalmente se acordó el término variedad conocida que sería aquella cuya existencia es notoria en cualquier país. 360 Cfr. los arts. 7 RBC y 7 LOV. Especifica la UPOV, Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad…, cit., parágrafo 2.4, pp. 6 y 7, que lo primero que hay que hacer es proceder a la definición de la variedad candidata en base a sus respectivos caracteres con arreglo a los criterios establecidos en dicha Guía y que dependen de la naturaleza de la citada variedad. Una vez seleccionado esos caracteres se tendrá que examinar si los mismos cumplen con los criterios DHE. 121 menos en uno de aquellos que se hayan seleccionado para definir la variedad 361 . Estos caracteres pueden ser de carácter morfológico 362 o de carácter fisiológico que son aquellos relativos a la composición química de la variedad y que permitan por ejemplo que la misma sea resistente a las enfermedades o al frío 363 en determinadas circunstancias ambientales. En ningún caso es necesario que esos rasgos hayan de tener por sí mismo valor económico o comercial 364 al objeto de alcanzar la protección 365 . Por otra parte, el Convenio tampoco especifica qué ha de entenderse por variedad notoriamente conocida, sino que tan solo se limita en el art. 7 a recoger una lista de casos en el que una variedad pasaría a tener dicha consideración 366 . Nuestra doctrina ha venido a señalar que la notoriedad ______________________________ 361 Así se desprende de la propia definición que de variedad vegetal nos proporciona el Convenio UPOV de 1991 en su art. 1.vi). En este sentido KIEWIET, European Community Plant Variety Protection, cit. p. 33 y VAN DER KOOIJ, Introduction to EC Regulation on Plant Variety Variety Protection, Kluwer law International, 1997, p. 15. 362 Referidos a la apariencia externa de la variedad y pueden ser comprobados visualmente como por ejemplo, el color de la flor o de la fruta, el tamaño, etc., cfr. BUTLER, A guide to UK and EU…, cit., pp. 40 y 41. 363 Señala KIEWIET, European Community Plant Variety Protection, cit. p. 33, que en el ámbito comunitario se han concedido numerosos derechos de obtención teniendo como caracteres distintivos el ser resistentes a la enfermedad o a los herbicidas. 364 Vid. UPOV, Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad…, cit., parágrafo, 4.2.2, p. 10. 365 Existe actualmente un importe debate tanto en la UPOV, así como en el seno de las distintas organizaciones internacionales de obtentores sobre si las nuevas tecnologías que tienen por objeto el ADN pueden ser un instrumento para el examen DHE. Actualmente en la UPOV existe un “Grupo de Trabajo Técnico sobre Técnicas Bioquímicas, Moleculares y Perfiles de ADN en Particular”, en el cual se van desarrollando una serie de estudios en esta materia y más concretamente dirigidos a establecer unas directrices que permita la utilización de estas procedimientos en el examen DHE. El problema que subyace a este debate reside en si la utilización de estas técnicas de análisis genético puede perjudicar los principios sobre los cuales se sustenta la propia configuración del derecho del obtentor el cual está fundamentado en las características fenotípicas de las plantas y no en las genotípicas. Sin profundizar más en esta polémica diremos que a los efectos de registro tanto la UPOV como la ISF tiene una postura más receptiva a la utilización de dichas técnicas, en contraposición a ESA que tiene una postura mucho más estricta a este respecto. Sin embargo existe un mayor consenso entre dichas organizaciones a la hora de utilizar estos procedimientos como instrumentos de defensa de los derechos de los obtentores ante los tribunales. A este respecto, vid. LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., pp. 165 y ss.; igualmente se pueden consultar las distintos Positions Paper de ISF y ESA en sus respectivas páginas web sobre esta materia. 366 Se cita en dicho precepto a los siguientes supuestos: “el deposito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de 128 de ser obligatoria la utilización de la denominación varietal a toda venta o cesión del material de propagación de dicha variedad 395 . 2.2.2) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal en relación a los de la patente Hemos visto como en el derecho de obtención vegetal para que la variedad alcance la protección se exige que ésta sea nueva, distinta, homogénea, estable y se le atribuya una denominación. En las patentes, los requisitos sustantivos son los relativos a la novedad, actividad inventiva 396 y aplicación _____________________________ dichas marcas, salvo si se compromete a renunciar a los derechos de las marcas desde el momento en que la variedad sea objeto del título de obtención vegetal”. Para hacer efectiva esta prohibición el propio art. 48.5 LOV exige que el solicitante deba presentar junto a la denominación, un informe expedido por la OEPM en el que conste las posibles identidades y parecidos con marcas ya registradas o en trámite de registro que hayan sido descubiertas, con expresión de los productos amparados por ellas, dentro de la clase 31, según el nomenclátor establecido en virtud de Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957. El art. 70.2 ROV señala que la aprobación definitiva de la denominación, que se producirá al mismo tiempo que se conceda el derecho del obtentor, estará condicionada al informe preceptivo de la OEPM, el cual se ha de acompañar junto a la solicitud de inscripción, conforme a lo previsto en el art. 41.2.e) ROV). Por lo que atañe a la reglamentación comunitaria, no existe ninguna exigencia semejante o similar a la que se regula en la legislación española consistente en exigir el informe al que se hace referencia en el art. 48.5 LOV. No obstante, con arreglo a lo previsto en los arts. 59.3.b) y 63.3.a) RBC, cualquier tercero con un derecho anterior (marca, denominación de origen e indicación geográfica) podrá oponerse a la concesión de una PCOV cuya denominación coincida o se confunda con el citado derecho. En el caso de que se haya concedido una PCOV, de acuerdo con lo establecido en el art. 66.1 RBC, la OCVV modificará la denominación de la variedad aprobada en el supuesto de existir un derecho anterior oponible de un tercero, si el titular acepta la modificación o si en virtud de sentencia firme el titular u otra persona interesada en utilizar la denominación de la variedad tiene prohibido por tal motivo utilizarla. Esto supone que en el marco de la Unión Europea es factible que coincida una marca y la denominación de una PCOV, siempre y cuando por parte del titular de aquel derecho de propiedad industrial no se ejerza una oposición al respecto con arreglo a los procedimientos previstos en la norma, y claro esta su derecho sea prioritario. Para un estudio más pormenorizado de este conflicto entre denominación varietal y marca, vid. KIEWIET y EKVAD, European Community Plant Variety Protection, cit., pp. 46-48 y 75-77. 395 SOLER LERMA (“Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial”, La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos”, Coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 127 y 128) nos indica que la denominación de la variedad sirve para identificar la variedad frente a otras variedades, mientras que la marca es un derecho de exclusiva que pretende distinguir los productos de una persona de aquellos otros idénticos o similares pertenecientes a terceros. En este mismo sentido VAN DER KOOIJ (European Community Plant Variety Protection, cit., p. 128), quien además especifica que la denominación varietal es obligatoria no solo para el propietario de la variedad sino también para cualquiera que comercialice el material de propagación, mientras la marca tan solo puede ser utilizada por el titular de la marca o su licenciatario. 396 No obviedad en los EEUU. 129 industrial 397 , a los cuales hay que añadirles el de carácter formal correspondiente a la suficiencia en la descripción de la invención a fin de que un experto en la materia pueda ejecutarla 398 . Examinaremos a continuación las diferencias más relevantes existentes entre ambos derechos desde el punto de vista de los requisitos necesarios para que los mismos sean concedidos por la oficina de registro competente. 2.2.2.1) La novedad en el derecho de obtención vegetal Con anterioridad hemos visto como el requisito de la novedad en el derecho de obtención vegetal equivale a la ausencia de comercialización previa de la variedad respecto a la fecha de la solicitud de registro en los plazos que en la normativa a tal efecto se establecen 399 . Esto supone, a los efectos del cumplimiento de este requisito, que va ser indiferente que existan terceros que hayan conocido previamente la variedad en cuestión con tal que la misma no haya sido objeto de negocios jurídicos por el obtentor o por otra persona con su consentimiento 400 . El periodo de gracia previo a la solicitud en los que se permite la celebración de negocios sobre la variedad sin que resulte afectada la novedad tiene por finalidad facilitar al obtentor la valoración del éxito comercial de la misma antes de proceder a su registro 401 . Este concepto de novedad es diferente al que se exige en el ______________________________ 397 Vid. los arts. 52.1 CPE, 4.1 LP y 4.1 NLP. 398 Vid. los arts. 83 CPE, 25.1 LP y 27.1 NLP. 399 La novedad se cumple si la variedad no se ha vendido o cedido a terceros un año antes de la solicitud dentro del territorio respecto al cual se quiere proteger la citada variedad, y cuatro año o, tratándose de árboles y vides, seis años antes si dichos actos se han realizado fuera de dicho territorio (cfr. los arts. 10.1 RBC y 6.1 LOV) 400 Cfr. TRITTON, Intellectual Property in Europe, cit., pp. 605 y 617. 401 Así se reconoce expresamente en el apartado 3 de la Exposición de Motivos de la LOV. Igualmente en este sentido TRITTON, Intellectual Property in Europe, cit., pp. 606 y 677. A este respecto cabe indicar que no resulta incumplido el presupuesto de la novedad cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde que el obtentor haya conseguido la nueva variedad o la haya tenido en su poder hasta que se curse la correspondiente solicitud, siempre y cuando no se haya procedido a su comercialización. En este sentido, vid. BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, “La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...”, cit., p. 81 y KIEWIET, European Community Plant Variety Protection, cit., p. 45. 130 ámbito de las patentes en donde, como sabemos, la invención no ha de estar comprendida en el estado de la técnica antes de la fecha de la presentación de la solicitud en el registro 402 . 2.2.2.2) La distinción en el derecho de obtención vegetal La distinción va referida a la diferenciación de la variedad candidata respecto a otras variedades notoriamente conocidas que se tomen como referencia por lo que se refiere a sus caracteres fenotípicos 403 , como vimos anteriormente 404 . La distinción es un requisito específico del derecho del obtentor sin que exista uno idéntico o similar en la patente ya que el ámbito objetivo de cada uno de estos derechos es diferente sin que sea posible confundirlos 405 , y todo ello a pesar de los intentos de algunos autores 406 de aproximarlo al requisito de la novedad en este último derecho de propiedad industrial. 2.2.2.3) La homogeneidad y estabilidad en el derecho de obtención vegetal Igualmente la homogeneidad y estabilidad son requisitos específicos del derecho de obtención vegetal, sin que los mismos sean exigidos en la ______________________________ 402 El estado de la técnica está integrado por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente se haya hecho accesible al público mediante una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, cfr. los arts. 54 CPE, 6 LP y 6 NLP. 403 En al menos uno de ellos. 404 Vid supra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.2. a). 405 En este sentido CURTO POLO, “Las protecciones de las invenciones…”, cit., p. 2.363 y LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 164. 406 Existen autores que consideran que con en este requisito se intenta introducir algo similar a la altura inventiva, corrigiendo el limitado significado de la novedad del art. 6 del Convenio UPOV de 1991. A este respecto, vid. CURTO POLO, (“Las protecciones de las invenciones…”, cit., p. 2.363). SÁNCHEZ GIL (SÁNCHEZ GIL, La Protección de las obtenciones vegetales…, cit., p. 50) considera que la novedad en el derecho de obtención vegetal tiene dos facetas, por un lado la aptitud de una variedad para distinguirse de las demás variedades que son notoriamente conocidas y, por otro, también significa que la variedad no debe haberse comercializado en unos periodos de tiempos concretos. En los EEUU y con referencia a la PVPA, LESSER (“From penury to prodigal: protection Creep…”, cit., p. 245) considera que el requisito de la distinción se corresponde con el de la no obviedad. 131 patente 407 . Como vimos anteriormente, dichos presupuestos tienen como finalidad la de identificar a una determinada variedad, respecto a la cual se solicita su protección, con unas determinadas características 408 . 2.2.2.4) La actividad inventiva y la aplicación industrial en la patente El requisito de la actividad inventiva 409 (no obviedad en los Estados Unidos 410 ) de la patente no tiene su equivalente en el derecho del obtentor, debido a que cuando se discutió y finalmente se aprobó la primera versión del Convenio UPOV en 1961 aún no se habían desarrollado las nuevas técnicas biotecnológicas consistentes en la alteración genética de las plantas. A ello hay que añadirle que los procedimientos de obtención de nuevas variedades seguían descansando en las leyes hereditarias de Mendel mediante los métodos de selección y cruzamiento. Dichos procedimientos no tenían la consideración de tener suficiente altura inventiva. Por estos motivos, entre otros 411 , se estimaba que la patente no era un sistema adecuado para proteger las obtenciones vegetales 412 . Dicha circunstancia ______________________________ 407 Cfr. LESSER, “Plant Breeders’ Rights…”, cit., p. 386. 408 Vid supra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.2. b) y c). 409 Vid. los arts. 52 y 56 CPE, 4 y 8 LP y 4 y 8 NLP. 410 Título 35 USC & 103. 411 Para un examen detallado de los obstáculos que se planteaban para la patentabilidad de las plantas, vid. VAN OVERWALL, “Patent Protection for Plants…”, cit., parágrafo 148 y ss. 412 Cfr. BLAKENEY [“Plant Variety Protection, Internacional Agricultural Research, and Exchange of Germplasm: Legal Aspects of Sui Generis and Patent Regimes”, Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (edit. Krattiger, Mahoney, Nelsen). MIHR: Oxford, UK and PIPRA: Davis, USA, p. 407, disponible en www.ipHandbook.org, (consultada el 25 de septiembre de 2009)]. En igual sentido LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 144. KOCK, PORZIG y WILLNEGGER (“The legal Protection of Plant- Biotecnological Inventions and Plant Varieties in Light of the EC Biopatent Directive”, IIC, Vol. 37, num.2/2006, pp. 146 y 147) indican que los resultados de utilizar los métodos tradicionales de obtención vegetal solo en casos excepcionales pueden considerarse que cumplen el requisito de la actividad inventiva de las patentes, porque las nuevas variedades difieren en muy poco de las anteriormente existentes. Sin embargo estos mismos autores afirman, por lo que a las patentes en los Estados Unidos se refiere, que el requisito de la no obviedad al ser valorado desde un prisma distinto al de la actividad inventiva en Europa, es más fácil de alcanzar, ya que se considera que la combinación de todos los caracteres de la nueva variedad es impredecible a pesar de que para ello se haya utilizado procedimientos de obtención conocidos, motivo por el cual la 132 determinó que se constatara la necesidad de crear un derecho específico (sui generis), cuyas características se adaptasen especialmente a la materia que es objeto del mismo. En el derecho de obtención vegetal se protege a la variedad vegetal que sea nueva, distinta, homogénea y estable a la cual se le atribuirá una denominación, sin que tenga trascendencia alguna para su protección cual haya sido el método, tradicional o biotecnológico, para su obtención. A tal efecto, teniendo en cuenta las características especiales del fitomejoramiento 413 , en el sistema UPOV tendrá la consideración de obtentor quien haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad 414 . Quiere ello decir que en el derecho de obtención vegetal, a diferencia de lo que acontece en las patentes en donde solo se protegen las invenciones, también tienen cabida los descubrimientos, siempre que se haya desarrollado la nueva variedad 415 , puesto que lo que se protege es un resultado concreto que ha de ser distinto de lo anteriormente existente. _____________________________ nueva variedad obtenida cumpliría de esta forma con este requisito (no obviedad) y como tal sería patentable. Desde otro punto de vista, KOCK (“Effects of Patents on Enabling Technologies and Plant Breeding”, ISF Internacional Seminar Patent protection of Plant- Related Innovations: facts and Issues, Copenhagen, 1-2 June 2006, documento en formato CD en poder del autor de la tesis, p. 4) nos indica que en Europa las variedades que se consigan mediante los métodos clásicos son casi siempre protegidos mediante los derechos de obtención vegetal, siendo susceptibles de patente aquellos procesos que sean mucho mas sofisticados, ya que el art. 53 CPE tan solo excluye los procedimientos esencialmente biológicos. 413 La UPOV, El Sistema de la UPOV de Protección…, cit., p. 4, indica que la esencia del fitomejoramiento es el descubrimiento o la creación de una variación genética en una especie vegetal y la selección, dentro de esa variación, de plantas con características deseables que puedan heredarse de manera estable. Mediante la selección final de plantas superiores, los obtentores dan origen a una o más variedades vegetales. Los obtentores utilizan toda la tecnología disponible tanto para crear variaciones genéticas, como para efectuar una selección dentro de esa variación. 414 Cfr. el art. 1.iv) Convenio UPOV de 1991. En términos similares se pronuncian los arts. 11.1 RBC y 3.1 LOV. 415 Señala la UPOV que: “la obtención de nuevas variedades (fitomejoramiento o mejora vegetal) tiene por finalidad producir esas estructuras genéticas. A tal efecto, debe partir siempre de la variabilidad genética que puede ser preexistente o creada….En el acta de 1991, el descubrimiento describe la actividad de selección dentro de la variación natural, mientras que la puesta a punto describe el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación”, vid. UPOV, La noción de obtentor…, cit., pp. 2 y 5. 133 Por lo que se refiere al presupuesto de la aplicación industrial 416 de las patentes, tampoco se recoge esta exigencia en el derecho de obtención vegetal, ya que para la concesión del titulo correspondiente a este derecho, no se requiere que la variedad tenga una utilidad concreta o valor comercial específico. Dicha característica del sistema de protección de las obtenciones vegetales no se ha modificado, a pesar de que hoy en día ya no es objeto de discusión si las plantas, así como los productos derivados de las mismas, son susceptibles de tener distintas aplicaciones prácticas, a diferencia de lo que acontecía al tiempo de la creación de la UPOV 417 . Ya por último, cabe destacar, que si bien es cierto que no es exigible a las variedades vegetales que tengan una aplicación industrial concreta para que sean protegidas a través del derecho de obtención vegetal, dicha característica no ha sido obstáculo para que en el ámbito del Derecho Comunitario, el art. 1 RBC califique a la PCOV como un derecho de propiedad industrial 418 . Quiere ello decir que desde la perspectiva de la Unión Europea, el derecho de obtención vegetal está integrado dentro de la propiedad industrial. A ello hay que añadir que las variedades vegetales objeto de un título comunitario no pueden ser protegidas nuevamente por un derecho propiedad industrial diferente, ya se trate de un derecho de obtención vegetal nacional o de una patente 419 . ______________________________ 416 Arts. 52 y 57 CPE. En los EEUU este requisito se corresponde con el de la utilidad. 417 Recordemos que uno de los motivos jurídicos para la creación de un nuevo derecho sui generis sobre las obtenciones vegetales descansaba en la consideración por un amplio sector de la doctrina de que las plantas no estaban integradas dentro del termino propiedad industrial a que se hace referencia en el art. 1.3 CUP. A este respecto señala VAN OVERWALL (“Patent Protection for Plants…”, cit., parágrafo 183) que en Europa las reticencias respecto a la dificultad de cumplir con este requisito con la materia viva vegetal fue solucionado a nivel normativo cuando las legislaciones de diversos Estados Europeos adaptaron su normativa al Convenio de la Patente Europea en base a una interpretación amplia del termino industria en donde estaría incluida la agricultura. En este sentido hay que destacar que el propio art. 57 CPE dice que: “se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola” (en idéntico sentido los arts. 9 LP y 9 NLP). Igualmente nos asevera esta autora que en los Estados Unidos la exigencia de la aplicación industrial no fue obstáculo para la patentabilidad de las plantas, por cuanto no existía discusión alguna de que las mismas podían ser utilizadas con diversas finalidades (agrícolas, farmacéuticas, ornamentales, etc.). 418 El art. 1 RBC dispone que: “el presente reglamento establece un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales”. 419 Cfr. el art. 92.1 RBC. 134 2.2.2.5) La suficiencia en la descripción en la patente Característica específica del régimen de las patentes es la descripción de la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla 420 . Como consecuencia de la descripción de la invención que permite su divulgación, el Estado concede al inventor un monopolio temporal sobre la misma que se articula mediante un derecho a impedir su explotación por parte de aquellos terceros que no tengan el consentimiento del titular de la patente 421 . En el derecho de obtención vegetal se requiere una completa descripción de la variedad cuya protección se solicita en base a sus caracteres fenotípicos, exigencia esta que está dirigida a la correcta identificación de la variedad candidata mediante el examen de los requisitos relativos a la distinción, homogeneidad y estabilidad. Pero una cosa es la descripción de la variedad para su identificación, y otra cosa es la descripción de la invención a fin de facilitar su utilización. No existe pues en el derecho de obtención vegetal un requisito equivalente al de la descripción de las patentes, entre otros motivos porque al momento de configurarse este derecho específico para proteger las variedades vegetales, los métodos utilizados por los obtentores eran por todos conocidos al estar fundamentados en las leyes de la herencia de Mendel 422 . ______________________________ 420 Cfr. los arts. 25.1 LP, 27.1 NLP y 83 CPE. En los EEUU se regula dicho requisito en el Título 35 USC & 112. 421 El Derecho de las patentes tiene por finalidad promover el progreso tecnológico para lo cual se fomenta la divulgación de la invención a cambio de asegurar el monopolio temporal sobre la misma al inventor, ya que de otra manera la mantendría en secreto. Sobre este el fundamento del sistema de las patentes, entre otros autores podemos citar a BERCOVITZ RODRÍGUEZCANO, ALBERTO, “El derecho de patentes”, Derecho de la propiedad Industrial, Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1991, pp. 63 y 64; También BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho Industrial, Civitas, Madrid, 2009, p. 1099 y ss. 422 Recordemos que estos métodos están fundamentados en la selección y el cruzamiento. En el derecho de obtención vegetal, lo único que se protege es el resultado, es decir, la variedad vegetal que cumpla con los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, cualquiera que sean las técnicas que se hayan utilizado para ello. En ningún caso son objeto de tutela los procedimientos de mejora vegetal, de ahí que el sistema UPOV permita que se pueda solicitar un título de obtención vegetal no solo sobre las variedades nuevas, sino también sobre las que hayan sido descubiertas y puestas a punto. A este respecto vid. UPOV, La noción de obtentor…, cit., pp. 2 y ss. 135 2.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal 2.3.1) El ámbito de la protección en el derecho de obtención vegetal Una vez que la variedad vegetal haya superado el examen de identificación por la oficina competente al cumplirse los requisitos antes examinados, se procederá a conceder el titulo de protección oportuno al solicitante del mismo. La pregunta que cabe formularse es cuál es el alcance del derecho de obtención vegetal. Del examen del Convenio UPOV de 1991 podemos extraer las siguientes conclusiones: De una parte, si bien el derecho de obtención tiene por objeto la variedad vegetal, la protección se concreta sobre el material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, tal como se desprende del art. 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991 423 . Quiere esto decir que, en principio, los efectos del derecho de obtención vegetal no se extienden, ni al producto de la cosecha, ni a los productos fabricados directamente a partir del producto de la cosecha 424 , salvo los supuestos contemplados en los apartados ______________________________ 423 En igual sentido el art. 13.2 RBC, el cual utiliza el término “componentes”. VAN DER KOOIJ, European Community Plant Variety Protection, cit. p. 118, nos aclara que dicha expresión hay que entenderla como material de propagación de acuerdo con lo establecido en el art. 5.3 RBC en el que se dispone que: ““un conjunto de plantas está formado por plantas enteras o por partes de plantas, siempre que dichas plantas puedan generar plantas enteras, y en ambas se denominaran en lo sucesivo “componentes de una variedad””. En España el art. 12.2 LOV reproduce en términos idénticos el art. 14.1 del Convenio UPOV de 1991. En relación a la normativa española, SÁNCHEZ GIL, La Protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 57 y ss., señala que la norma distingue por una parte el material de reproducción relativo a aquellas variedades que utilizan sus órganos sexuales para la generación de nuevos individuos (por ejemplo las semillas), y por otra, el material de multiplicación referido a aquellas plantas que se propagan a partir de un progenitor de forma vegetativa, ya sea naturalmente (por medio de estolones, bulbos y tubérculos) o bien de manera artificial (estacas, acodos e injertos). Sugiere esta autora que la ley podía haber utilizado la expresión “material de propagación”, el cual comprende tanto los elementos de reproducción sexual como los de multiplicación vegetativa. 424 OVIEDO ARANDA (“Novedades de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, en relación con la anterior Ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales”, La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos. coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 35), señala como ejemplo de producto de la cosecha el tomate para ensalada vendido en una gran superficie; y como producto fabricado directamente a partir de un producto de la cosecha, las conservas elaboradas con la cosecha de tomate. 136 segundo 425 y tercero del art. 14 426 del Convenio UPOV de 1991, respectivamente 427 . La finalidad de limitar el derecho de obtención vegetal sobre el material de propagación es evitar que el obtentor pueda exigir el pago de las regalías en cascada, es decir, en cada fase del proceso de comercialización de la variedad protegida o de los productos que se obtengan de la misma. En principio el obtentor únicamente estaría facultado para exigir el cobro de una retribución por la comercialización del material de propagación, ya que tan solo sería necesario su consentimiento en este primer momento, sin que pueda por tanto pedir nuevos royalties en fases sucesivas respecto al material cosechado o respecto a los productos elaborados a partir del mismo. Por tanto , tan solo será necesaria su autorización para los actos de explotación de su variedad que tengan por objeto el material de reproducción o multiplicación, a cambio de la cuál dicho titular obtendrá su contraprestación económica, lo que supondrá el agotamiento o extinción de su derecho de obtención vegetal, con arreglo a lo previsto en el art. 16 Convenio UPOV de 1991 428 . ______________________________ 425 La protección solo abarcaría a la cosecha obtenida a partir del material de reproducción o multiplicación cuando el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho respectivamente sobre dicho material de propagación. En igual sentido los arts. 13.3 RBC, 13.1 LOV y 7 ROV (precepto este último que ha sido parcialmente anulado en virtud de la STS de 5 de junio de 2007). 426 El ámbito del derecho se extendería a lo productos fabricados directamente de la cosecha cuando el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho sobre la cosecha. En igual sentido los arts. 13.4 RBC y 13.2 LOV. Señala OVIEDO ARANDA (“Novedades de la Ley 3/2000…, cit. p. 35) que en el Convenio de la UPOV de 1991, la extensión del derecho del obtención vegetal respecto al producto de la cosecha tiene carácter obligatorio para los Estados miembros, a diferencia, del carácter facultativo que tiene para los mismos la extensión del derecho a los productos fabricados directamente a partir de un producto de la cosecha. 427 La configuración del derecho del obtentor de forma que los efectos de la protección tan solo se extienden al material de propagación a menos que no exista una oportunidad razonable para ejercitar el derecho con anterioridad, está fuertemente contestado por parte de los obtentores de variedades de vegetales de reproducción vegetativa ya que en este tipo de especies el valor económico se localiza precisamente en el producto final (fruta en las variedades frutales, flores en las plantas de carácter ornamental) más que en el material de reproducción o multiplicación, lo que supone que exista el riesgo de que la mayor parte de los derechos económicos puedan escapar a su control. Así lo manifiesta CIOPORA (Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de reproducción asexuada en GREEN PAPER…, cit., pp. 35 y ss.). 428 Examinaremos el agotamiento del derecho de obtención vegetal en infra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.1. Este principio del agotamiento que se recoge en el art. 16 del Convenio de la UPOV de 1991, estaba que estaba implícito en las versiones del Convenio 137 Por otra parte, en el derecho de obtención vegetal se reconoce al obtentor la facultad de exigir su autorización para los actos que sobre el material de propagación se enumeran en el apartado 1 del art. 14 del Convenio 429 . Cuáles son estos actos y el contenido de cada uno de ellos será objeto de examen con ocasión del estudio de los distintos tipos de licencia que se pueden suscribir sobre el derecho de obtención vegetal 430 Se configura pues el derecho del obtentor en Convenio UPOV de 1991 de forma similar a la patente, ya que consiste en un derecho exclusivo 431 por el que se prohíbe a los terceros realizar determinados actos que no cuenten con el consentimiento del titular de la variedad, el cual se verificará a través del oportuno contrato de licencia si se pretende comercializar una determinada obtención vegetal 432 . _____________________________ UPOV de 1961 y 1978, fue recogido explícitamente en el acta de 1991, cfr. LÓPEZ DE ARANDA, La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales…, cit., pp. 319, 321, 332, 355, 374, 375, 376 y 747 y GREENGRASS, “The 1991 Act of the UPOV Convention”, European Intellectual Property Review, Vol. 13, num 12, 1991, p. 470. 429 Dicha enumeración se contiene en términos similares en los arts. 13.2 del RBC y 12.2 LOV y será objeto de examen en infra, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.2. 430 Vid. Infra, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.2. 431 Los arts. 13.1 RBC y 12.2 LOV caracterizan al derecho del obtentor no solo como un derecho de exclusiva de carácter negativo, sino también como un derecho positivo ya que tiene el efecto de reservar al titular la facultad de llevar a cabo respecto de la variedad las operaciones que se especifican en cada una de estos preceptos. De esta forma se opta por configurar la protección con un carácter bifronte ya que por un lado, el titular puede llevar a cabo la explotación de la variedad (vertiente positiva del derecho), y por otro, el propietario tiene la facultad de impedir la explotación a aquellos terceros no autorizados (vertiente negativa del derecho). En relación a esta postura intermedia con respecto a las patentes, vid. GÓMEZ SEGADE, “Panorámica de la nueva ley de patentes española”, Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 372 y 373 y OTERO GARCÍA CASTRILLÓN, Las Patentes en el Comercio Internacional, Dykinson, Madrid, 1997, pp. 40 y 41. En contraposición, MASSAGUER FUENTES [“El contenido y alcance del derecho de patente”, Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez), num. especial, diciembre 2006, p. 174, disponible en http://www.uria.com/esp/actualidad_juridica/n15- E/art12.pdf (consultada el 14 de diciembre de 2009)] opina que el derecho a la patente, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial, queda configurado con un carácter exclusivamente negativo, esto es, como puro ius prohibendi que únicamente permite a su titular prohibir a terceros los actos de explotación no consentidos y que carece de un componente positivo, esto es, de la atribución de una facultad de efectuar los correspondientes actos de explotación de la invención patentada. 432 Cfr. UPOV, “Como sacar el máximo partido de su obtención vegetal”; cit., p. 1. 144 apartado 5 del artículo 14 de la citada norma 453 . La figura de las variedades esencialmente derivadas tiene por finalidad evitar que, mediante un uso abusivo del privilegio del obtentor, se pueda conseguir una nueva obtención vegetal con la introducción de pequeñas modificaciones que sean de nulo o escaso relieve comercial en los caracteres de una variedad inicial protegida, pero siendo los mismos suficientes para cumplir con el requisito de la distinción 454 . Con arreglo a lo previsto en el art. 14.5.b) del Convenio de la UPOV de 1991, tres son los requisitos para que estemos ante una VED 455 , de los cuales se desprende su concepto: a) Una variedad inicial protegida 456 . A tenor de lo establecido en el art. 14.5.b) del Convenio de la UPOV de 1991, dicha organización internacional indica en sus “Notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas” 457 que las VED pueden ______________________________ 453 Señala el citado precepto que “Se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad (la variedad inicial) si (i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial, (ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y (iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”. En la letra c) del apartado quinto del art. 14 del citado Convenio de la UPOV de 1991 se enumeran sin carácter exhaustivo los procedimientos por medios de los cuales se pueden obtener una variedad esencialmente derivada: “Selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones de ingeniería genética”. El concepto de variedades esencialmente derivadas se recoge de forma análoga en el apartado sexto del art. 13 RBC, así como en el apartado 4 del art. 13 LOV. 454 Con la figura de la VED se pretende reforzar los derechos del obtentor con la finalidad de evitar situaciones de plagio como puede acontecer con la modificación del color de la variedad o la introducción de un gen mediante técnicas tradicionales de retrocruzamientos o de ingeniería genética, cfr. a este respecto GREENGRASS, “The 1991 Act of the UPOV Convention”, cit., pp. 470 y 471 y VAN DER KOOIJ, en European Community Plant Variety Protection, cit., pp. 121 y 122. 455 Cfr. los arts. 13.6 RBC y 13.4 LOV 456 Se ha de partir de una variedad sobre la cual se haya concedido un titulo de obtención vegetal; a este respecto, cfr. VAN DER KOOIJ, European Community Plant Variety Protection, cit., p. 123 y LLEWELYN y ADCOCK, European Plant Intellectual Property, cit., p. 181. 457 Vid. UPOV; Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al acta de 1991 del Convenio de la UPOV, p. 6, disponible en http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_edv_1.pdf (consultada el 10 de enero de 2010). 145 obtenerse directamente porque derivan directamente de la variedad inicial 458 ; o bien, indirectamente porque se trate de una variedad que proviene de otra variedad que a su vez deriva principalmente de la variedad inicial protegida 459 . b) La VED ha de ser distinta de la variedad inicial de la que proviene. Recordemos que, con arreglo a lo establecido en el art. 7 del Convenio de la UPOV de 1991, para cumplir el requisito de la distinción, la variedad candidata ha de diferenciarse respecto a cualquiera otra variedad notoriamente conocida (art. 7 del Convenio UPOV); diferenciación esta que ha de tener lugar en al menos en un carácter de aquellos que la definen a efectos de cumplir con el DHE, sin que se tengan en consideración el valor comercial de aquellas características que la distinguen de la variedad de referencia. c) La conformidad de la VED a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de esta ultima, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación. Este es el presupuesto más polémico 460 de esta figura ya que su interpretación no es pacifica 461 , dada la propia complejidad de la redacción ______________________________ 458 Sería el caso de que una variedad B derive de una variedad inicial A que esté protegida. 459 Es el supuesto de que una variedad C derive principalmente de una variedad B que a su vez derive de una variedad A. En este caso la variedad C es una variedad esencialmente derivada de A y sujeta a la autorización del obtentor de ésta ultima variedad, y no a la de la variedad B. Sin embargo, en este mismo ejemplo, si consigue una variedad D que derive principalmente de C, esta nueva obtención vegetal no sería una VED, ya que en la norma no prevé expresamente este supuesto, limitándose de esta forma el efecto cascada respecto a las variedades que tienen la consideración de esencialmente derivadas. En este sentido, cfr. VAN DER KOOIJ, European Community Plant Variety Protection, cit., pp. 122 y 123. La UPOV nos ilustra diversos ejemplos de VED obtenidas de forma directa e indirectamente que están disponibles en UPOV, Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas, cit., pp. 7 y ss. 460 Esta polémica ha dado lugar a un gran numero de opiniones recogidas en diversas publicaciones y seminarios a tal efecto celebrados, así como que las distintas asociaciones de obtentores (FIS, ESA, CIOPORA, etc.) se hayan pronunciado mediante sus positions papers a las que se puede tener acceso a través de sus respectivas páginas webs. 461 Tan solo existe una sentencia en la que se directamente haya debatido sobre las VED, nos referimos a la dictada por la Corte Civil de la Haya (tribunal holandés) el 13 de julio de 2005 en virtud de la cual se acordó que la obtención comunitaria Blancanieves no tenia la consideración de ser una VED de otra variedad igualmente comunitaria denominada Dangypmini ambas pertenecientes a las especies de las Gypsophilas. En dicho proceso no se 146 del precepto 462 , y que de él depende, en definitiva, el criterio de cuando estamos ante una VED. Existente dos posiciones contrapuestas en la interpretación de este requisito 463 . Una primera línea 464 estaría representada por aquellos que consideran que hay que estar al genotipo para comprobar si una variedad es esencialmente derivada de la otra, es decir, se tendría que valorar la coincidencia genética entre la variedad inicial y la presuntamente derivada de aquella 465 . La segunda de las interpretaciones opina que serán los caracteres fenotípicos de la obtención vegetal los que fundamentalmente hayan de tenerse en cuenta para saber si estamos en presencia de una VED, no siendo suficiente la comparación genética 466 , ya que una modificación en el genoma de una especie vegetal sin que la misma conlleve un cambio morfológico en la misma impedirá apreciar si estamos en presencia de una variedad distinta 467 No obstante se ha de precisar que el hecho de que una variedad tenga la consideración de VED no será obstáculo para su protección mediante su _____________________________ tuvieron en consideración las prueba genéticas que presentaron las partes litigantes, sino tan solo se tuvieron en cuenta las diferencias morfológicas entre ambas variedades (de 21 caracteres examinados en la supuesta VED, 17 eran diferentes a la de la variedad inicial). Dicha sentencia está disponible en la página web de la UPOV, http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/legal_resources/case_laws/pdf/nl_edv_jud gment_gazette_99_09_2005.pdf (consultada el 15 de enero de 2010). 462 Debido a la falta de sencillez de su redacción y a que en la normativa se combinan aspectos jurídicos y de carácter técnico que sin duda hacen más compleja la interpretación de la norma (se hace alusión a caracteres fenotípicos y elementos genotípicos de las plantas). 463 Vid. GARCIA VIDAL, “Las variedades esencialmente derivadas”, Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010, pp. 160 y 161. 464 Siguen esta línea con diferentes matices ISF y CIOPORA; cfr. GARCIA VIDAL, “Las variedades esencialmente derivadas”, cit., pp. 162 y 163. 465 GARCIA VIDAL, “Las variedades esencialmente derivadas”, cit., p. 161 nos indica que esta postura doctrinal tiene el inconveniente de que a veces similitudes genéticas muy extremas dan lugar a fenotipos absolutamente distintos. 466 En este sentido KIEWIET, “Essentially derived varieties”, disponible en http://www.cpvo.eu.int/documents/articles/EDV_presentation_PlantumNL_March_2006_BK.p df (consultada el 15 de enero de 2010). 467 Así lo manifiesta VAN DER KOOIJ, en European Community Plant Variety Protection, cit., p. 125. 147 inscripción en el registro de variedades competente 468 , ya que lo único que exige la ley para que sea posible su explotación comercial es el consentimiento del titular de la variedad inicial protegida 469 . b) El Privilegio del Agricultor El Convenio de la UPOV de 1991 regula en su art. 15.2 470 el conocido como “Privilegio del Agricultor”, en cuya virtud, según se recoge en dicho precepto, “…cada parte contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de limites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el art. 14.5) a) i o ii” 471 . De esta forma la UPOV ______________________________ 468 La UPOV nos aclara que al momento de conceder protección a una variedad no se tiene en cuenta si la variedad es esencialmente derivada o no de otra inicial, sino si la misma cumplen las condiciones de protección establecidas en el art. 5 del Convenio de la UPOV (novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y que sea designada por una denominación), cfr. UPOV; Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas, cit., p. 12. 469 Según resulta del art. 14.5 del Convenio de la UPOV de 1991, se extiende el ámbito de protección de la variedad inicial inscrita a la variedad esencialmente derivada respecto a aquellos actos para los que se precisa autorización del titular de aquella variedad inicial. Análoga regulación se contiene en los arts. 13.5.a) RBC y 13.3.a) LOV. Así se manifiesta en este sentido CIOPORA en su Position Paper sobre VED, Vid. CIOPORA, Variedades Esencialmente Derivadas (VED), disponible en http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2008/VARIEDADES_ESENCIALMEN TE_DERIVADAS_-_Posicion_de_CIOPORA_-_Enero_2008.pdf, p. 2 (consultada el 16 de enero 2010). En el ámbito comunitario, el art. 87.2.h) RBC permite que conste en el Registro de la OCVV la identificación de la variedad inicial y la esencialmente derivada, con inclusión de las denominaciones de ambas variedades y los nombres de las partes interesadas cuando así lo soliciten el titular de la variedad inicial como el obtentor de la VED. Igualmente señala esta disposición que la solicitud de una de las partes interesadas será suficiente si ha obtenido bien un reconocimiento no contencioso de la otra, con arreglo al art. 99 RBC, bien una resolución o sentencia definitiva, con arreglo a las disposiciones del citado reglamento, en la que se contenga la identificación de las variedades de que se trate como inicial y esencialmente derivada. 470 El art. 14 RBC (desarrollado por el Reglamento 1768/95 de 24 de julio de 1995) reconoce como excepción obligatoria este derecho a favor de los agricultores en el ámbito comunitario. A nivel nacional se recoge dicho privilegio con carácter obligatorio en art. 14 LOV y también en los arts. 9 y 10 ROV. 471 En los Convenios de la UPOV de 1961 y 1978 no existe un reconocimiento explícito de este privilegio, sino que el mismo resulta de forma implícita como consecuencia del modo en que se configura el derecho del obtentor, el cual solo tiene la posibilidad de evitar la comercialización del material de reproducción o propagación por aquellos terceros que no 148 reconoce a los agricultores la posibilidad de salvar parte de la cosecha a fin de ser reutilizada en un nuevo ciclo de cultivo, práctica que se encuentra extendida en numerosos países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo 472 . Al igual de lo que acontece con lo el privilegio del obtentor, esta figura jurídica no tiene parangón en el ámbito de las patentes, si bien el privilegio del agricultor, a diferencia de aquella, se introduce con carácter facultativo, es decir, los miembros de la UPOV tienen la opción de recoger dicha excepción, con arreglo a los criterios que exige dicha organización internacional 473 , sin que en ningún caso tenga carácter obligatorio su reconocimiento. Igualmente se ha de resaltar que esta institución tiene un indudable carácter social por cuanto supone una limitación al derecho de los obtentores, los cuales tendrán reducida o excluida la posibilidad de cobrar una remuneración por la reutilización de la cosecha para un nuevo cultivo respecto a aquellas especies respecto a las cuales se reconozca aquel _____________________________ cuenten con su consentimiento, sin que tenga reconocida la facultad de impedir que los agricultores puedan reutilizar las semillas obtenidas de su cosecha para un nuevo ciclo reproductivo. En el Convenio UPOV de 1991, como el titular de la variedad puede prohibir la reutilización de las semillas producidas si no se cuenta con su autorización, es por lo que se introduce esta figura como una excepción a este derecho. Para un estudio profundo de esta figura, vid. SÁNCHEZ GIL, La Protección de las obtenciones vegetales…, cit., IDEM, “El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la ley 3/2000”, La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos”, coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 337-412. 472 Con ello se fomenta la adhesión de estos países al sistema de protección de la UPOV como indica SÁNCHEZ GIL, “El privilegio del agricultor…”, cit., p. 347. 473 La UPOV nos recuerda que esta excepción fue introducida en el Convenio de 1991 con carácter facultativo en aquellos cultivos en los que ya existe, entre los agricultores, la practica de conservar el material cosechado para su posterior reproducción o multiplicación. Dicha organización internacional nos indica como ejemplo de cultivos que pueden beneficiarse de esta excepción el de los cereales de grano fino, cuyo grano cosechado puede utilizarse también como semilla, es decir, material de reproducción o de multiplicación; siendo inadecuado para el caso de los frutales, plantas ornamentales y hortalizas en donde no existe dicha costumbre de reutilizar el material cosechado como material de reproducción o de multiplicación. Igualmente se pone de manifiesto por la UPOV que se ha de tener en cuenta las siguientes circunstancias para el reconocimiento de dicho privilegio: el tipo de variedad, tamaño de la explotación, superficie, valor del cultivo, proporción del cultivo cosechado y otras circunstancias (dentro de las cuales estarían las de tipo económico y remuneración). En todo caso los agricultores tan solo podrán hacer uso de este derecho para reutilizar el producto de la cosecha en su propia explotación sin que el mismo pueda ser destinado a la explotación de otro agricultor, vid. UPOV, Notas explicativas sobre las excepciones al derecho del obtentor…cit., pp. 7 y ss. 149 privilegio y no sea necesario por tanto contar con su autorización para dicho fin 474 . 2.3.2.3) Los limites temporales y territoriales del derecho del obtentor a) La limitación temporal del derecho del obtentor El Convenio UPOV de 1991 configura el derecho del obtentor con carácter temporal según se desprende de lo dispuesto en su art. 19.1 475 . En el apartado segundo del citado precepto se establece una duración mínima de 20 años para todas las especies 476 , y de 25 años para los árboles y vides 477 . En ambos casos se computará el plazo desde la fecha de la concesión 478 y no desde la presentación de la solicitud, ya que de no ser así se acortaría de forma sustancial tiempo de protección debido a que los exámenes de identificación de las distintas variedades pueden prolongarse durante varios años. b) La limitación territorial del derecho del obtentor El derecho de obtención vegetal tiene una eficacia limitada en un territorio determinado, que será el correspondiente al del Estado respecto al cual ______________________________ 474 Las especies sujetas al privilegio del agricultor en el Derecho comentario vienen relacionadas en el art. 14.2 RBC. En España, la citada lista se recoge en el anexo 1 LOV (“Especies vegetales susceptibles de beneficiarse de la excepción del art. 14 de la ley”). Sobre cuáles son estas especies, en particular, en el régimen comunitario y nacional nos remitimos sobre a infra, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.1.2. 475 A pesar de que el derecho de obtención vegetal tiene una duración determinada, recordemos que sin embargo la denominación que se le asigna a la variedad para su identificación permanece incluso después de la extinción del mismo, según ordena en el art. 20.1.b) del Convenio UPOV de 1991. 476 Tanto a nivel comunitario (art. 19 RBC) como en la legislación española (art. 18 LOV) los plazos son de 25 años para todas las especies, y 30 años para vid y especies arbóreas. 477 La razón para la concesión de un plazo mayor a este tipo de especies obedece a que el desarrollo de las mismas hasta la obtención de los frutos es un proceso más lento que en el resto de las variedades, necesitando para dicho fin productivo un periodo de protección de mayor tiempo de duración. 478 En las patentes la duración es de 20 años, plazo este que se computa desde la fecha de la solicitud. Vid. los arts. 63.1 CPE y 49 LP. 150 obtuvo su registro. No existe en el Convenio UPOV de 1991 un precepto que explícitamente lo manifieste, 479 pero así se deduce claramente de lo establecido en el art. 16 de dicho texto, en donde se hace referencia al agotamiento del derecho del obtentor que haya sido vendido o comercializado en el territorio protegido por el titular de la obtención vegetal o con su consentimiento mediante la concesión de la oportuna licencia. Por último cabe apuntar que, en el ámbito de la Unión Europea, al igual de lo que acontece en otras modalidades de derechos de propiedad industrial (patentes, y marcas, especialmente), se plantea la cuestión sobre el conflicto que se puede suscitar entre, por una parte, la eficacia territorial de los derechos de obtención vegetal de índole nacional, y por otra parte, el principio de libre circulación de mercancías dentro del ámbito de la Unión Europea que se recoge en el art. 36 TFUE, principio este que puede quedar cercenado en aquellas operaciones de comercio intracomunitario que tenga por objeto variedades que tan solo estén protegidas en alguno o algunos de los Estados miembros de la misma 480 . En este sentido cabe destacar que los tribunales de la Unión Europea han elaborado la doctrina del “agotamiento comunitario” 481 en virtud de la cual se le da preferencia al principio de libre ______________________________ 479 Por el contrario, el Reglamento Base Comunitario sí tiene una disposición que delimita expresamente la eficacia territorial del derecho de obtención, en concreto el art. 2, en donde se establece que la protección comunitaria producirá efectos uniformes dentro del territorio de la Comunidad, y que los derechos solo podrán concederse, transmitirse o extinguirse en dicho territorio de modo uniforme. 480 Pensemos el supuesto de si es posible que el titular de una obtención vegetal que tan solo esté protegida en España con su correspondiente TOV puede oponerse a la importación en territorio nacional del material de reproducción o multiplicación de esa obtención que proceda de otro Estado Comunitario, sin contar con su correspondiente autorización. 481 Por lo que a las patentes se refiere, la doctrina del agotamiento comunitario viene recogida en el Considerando 22 de la STJC de 9 de julio de 1985, en el caso 19/84, Pharmon Bv c. Hoechst:“los artículos 30 y 36 del Tratado de la CEE impiden que la legislación nacional sea aplicada para dar al titular de una patente el derecho a prohibir la importación y comercialización de un producto que fue lícitamente introducido en el comercio en otro Estado miembro por el mismo titular de la patente o con su consentimiento o por una persona vinculada a él por una relación de dependencia jurídica o económica”. Comentando esta sentencia, GÓMEZ SEGADE indica que para el Tribunal de las Comunidades Europeas el agotamiento significa que el derecho exclusivo reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial para introducir en el mercado por primera vez bienes amparados por dicho derecho se entiende ejercitado si esa introducción en el mercado se produce en otro Estado miembro, en el que exista un derecho de propiedad paralelo; vid. GÓMEZ SEGADE “Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente en el marco comunitario”, Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra, Marcial Pons, 151 circulación de mercaderías frente al ejercicio de los derechos de propiedad industrial cuando no resulte perjudicado el objeto específico estos 482 , siendo esta jurisprudencia igualmente aplicable a los derechos de obtención vegetal 483 . No obstante se ha de precisar que cuando se trate de un derecho de obtención comunitario el mismo tendrá efectos uniformes en todo el territorio de la Unión Europea, por lo que en principio no deberá existir conflicto alguno entre la eficacia territorial de la protección comunitaria y el citado principio de libre circulación de mercancías, al ser coincidente el ámbito territorial de ambos. 2.3.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal y en la patente La patente como derecho de propiedad industrial destinado a proteger las invenciones tiene un determinado alcance, el cual viene delimitado por la descripción de la invención contenida en las reivindicaciones 484 . Esto a priori va a suponer que la patente tiene un ámbito de aplicación más amplio que el derecho de obtención vegetal 485 debido a que es factible proteger cualquier tipo de plantas que no consista en una variedad y/o cualquier procedimiento que no sea esencialmente biológico de obtención de _____________________________ Madrid, 2001, pp. 519 y ss., en donde se recoge parcialmente dicha sentencia con cita de numerosos estudios realizados sobre este tema, entre los que destaca MASSAGUER FUENTES, Mercado Común y Patente Nacional, Barcelona, 1989, disponible en Vlex.com., IDEM, Los efectos de la patente en el comercio internacional, cit., pp. 221 y ss. 482 Cfr. GÓMEZ SEGADE “Licencia obligatoria y agotamiento…”, cit., p. 525. 483 Vid. VAN DER KOOIJ, Introduction to EC Regulation…, cit., pag. 145. 484 Cfr. los arts. 69 y 84 CPE y arts. 25, 26 y 60 LPE, vid. MASSAGUER FUENTES, “El contenido y alcance del derecho de patente”, cit., pp. 182 y ss. Para un estudio detallado sobre el papel que desempeña las reivindicaciones en relación a los efectos de la patente, vid. SALVADOR JOVANI, El ámbito de protección de la patente, Tirant on Line y VIDALQUADRAS TRIAS DE BES, Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente, JM Bosch Editor, Barcelona, 2005, disponible en Vlex.com, específicamente el Capítulo II de esta ultima monografía que lleva por título “El alcance de la protección del derecho de patente”. 485 Indican LLEWELYN y ADCOCK (European Plant Intellectual Property, cit., p. 258) que las invenciones protegidas por las patentes no tienen porqué estar exclusivamente confinadas a las plantas, sino que las reivindicaciones pueden tener un amplio abanico de aplicaciones que tenga por objeto la materia vegetal, las cuales pueden estar relacionadas o no con la obtención de variedades vegetales. Por ello el espectro del derecho de obtención vegetal es mucho más reducido que el de la patente, debido a que se ciñe exclusivamente a la protección de las variedades vegetales que cumplen los requisitos de la UPOV. 152 vegetales 486 . Por el contrario el derecho de obtención tan solo tiene por objeto la variedad vegetal que haya alcanzado los requisitos exigidos para ello (novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad) 487 , pero teniendo en cuenta que la protección se circunscribe al material de producción o de reproducción en los términos normativamente previstos 488 , sin que en ningún caso se extienda al producto final 489 tal como acontece en las patentes 490 . No obstante hemos de precisar que dentro del ámbito comunitario en relación a las patentes biotecnológicas, ya sean de producto o de procedimiento, que tengan por objeto materia vegetal, el alcance de las mismas no es absoluto, sino que la Directiva 98/44/CE sobre Invenciones Biotecnológicas establece una serie de limitaciones recogidas en los arts. 8 y 9 de la citada norma comunitaria que han sido reproducidos de forma casi literal por los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 50 LP, evitando con ello una tutela desmesurada respecto a este tipo de invenciones 491 , y ______________________________ 486 Cfr. los arts. 53.b) CPE y 4 Directiva 98/44/CE y art. 5.2 y 3 LP. 487 GREENGRASS (“UPOV and The Protection of Plant Breeders-Past Developments, Future Perspectives”, IIC, Vol. 20, num. 5/1989, pp. 624 y 624) señala que el ámbito de protección del derecho de obtención vegetal está limitado a la variedad vegetal sin que exista la posibilidad de formular reivindicaciones. 488 Ya vimos los supuestos en que el derecho del obtentor se podía extender sucesivamente al producto de la cosecha y a los productos fabricados directamente de los productos de la cosecha en aquellos supuestos en los que razonablemente no se haya podido ejercitar aquel derecho con anterioridad. Cfr. los arts. 14.1, 2 y 3 Convenio UPOV de 1991, 13. 2, 3 y 4 RBC y 12.2 y 13 LOV desarrollados por el art. 7 ROV, precepto este que ha sido parcialmente anulado por la STS de 5 de junio de 2007. 489 Ya vimos con anterioridad como esta limitación del derecho del obtentor es fuertemente contestada por las distintas organizaciones internacionales de obtentores y en especial por CIOPORA, quienes representan al sector en el ámbito de las plantas ornamentales y de árboles frutales, especies estas que se caracterizan por el alto valor económico que tienen el producto final (flores y frutas, respectivamente). Esta organización considera que al no extenderse la protección a estos productos no se cumple íntegramente con el mandato del art. 27.3.b) ADPIC que exige que la protección sobre las obtenciones vegetales sea efectiva. A este respecto, vid. CIOPORA, GREEN PAPER…,cit., epígrafe 3.2. 490 En las patentes pueden ser objeto de protección, bien directamente los productos, o bien los procedimientos. En este caso la tutela alcanzará también a los productos obtenidos a partir de dichos métodos patentados (arts. 64.2 CPE y 50.1.c) LP). 491 En principio en relación a las invenciones relativas a materia no biológica, la patente protege a su titular respecto aquellos terceros que sin su consentimiento haga uso de los productos objeto de la misma o que hayan sido obtenidos por medio de un procedimiento patentado, aunque formen parte de un producto complejo, siempre que la utilización de los mismos sea acorde con arreglo a su finalidad, cfr. MASSAGUER FUENTES, “El contenido y alcance del derecho de patente”, cit., p. 178. Por lo que se refiere a la patentes 153 que serán objeto de un examen más detenido cuando estudiemos las cuestiones relacionadas con la coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente 492 . Desde otro punto de vista la doctrina de forma unánime ha destacado que son los privilegios del obtentor y del agricultor en donde se centran las principales diferencias entre el derecho de obtención vegetal y la patente por lo que se refiere al ámbito de protección de cada uno de dichos derechos de propiedad industrial. Como vimos anteriormente, en el sistema UPOV existe la posibilidad de que a partir de cualquier variedad vegetal protegida se pueda conseguir otra variedad sin contar para ello con el consentimiento del titular de la obtención vegetal inicial, pudiendo explotar libremente esa nueva variedad _____________________________ biotecnológicas el alcance de la protección se define de forma aún más precisa en la normativa ya que no basta con que el producto patentado que contenga información genética o que consista en información genética esté incorporado a cualquier materia, sino que además es preciso que en ésta se contenga y ejerza su función la información genética (arts. 50.4 LP y 9 Directiva 98/44/CE sobre Invenciones Biotecnológicas). En España tuvimos una jurisprudencia pionera en este sentido, cuando nuestros Tribunales desestimaron las pretensiones de Monsanto de impedir la importación de harina de soja que contenía un gen patentado por dicha compañía cuya función era la de ser resistente a un determinado herbicida y que permite que la variedad de soja transgénica que lleva incorporado dicho gen sea tolerante a este herbicida (tanto la variedad de soja transgénica como el herbicida son vendidos por Monsanto). Básicamente la razón que llevó a los tribunales de justicia a rechazar las peticiones de Monsanto fue la de que “la harina de soja es producto diferenciado de la planta y de la simiente de dicho vegetal, que tiene su propia utilidad, la cual no guarda relación alguna con la reproducción de soja ni con las características peculiares que la invención le confiere durante su desarrollo y que debería permitir la obtención de mejores cosechas”, y en la prueba pericial se acreditó que el gen patentado que estaba incluido en la harina de soja estaba degradado y era del todo inviable la posibilidad de que se pudiera extraer de dicho producto manufacturado (la harina de soja) este gen a fin de ser reintroducido en una célula vegetal con la finalidad de multiplicarse y ser genéticamente activo para la obtención de plantas. Vid. S. Juzgado de lo Mercantil num. 6 de Madrid de 27 de julio de 2007. Comenta esta sentencia GÓMEZ SEGADE, “El ámbito de protección de las patentes biotecnológicas”, ADI, tomo 28, 2007-2008, pp. 725-752; esta resolución ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid (Secc 28) por S. de 10 de marzo de 2009, la cual ha sido analizada por parte CASTILLO SAN MARTÍN, “El alcance de protección de la secuencias genéticas desde la perspectiva del artículo 9 de la Directiva 98/44/CE y del artículo 50.4 de la ley de patentes”, Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, num. 55, julioseptiembre 2009, pp. 33-46. Sobre la extensión de las patentes biotecnológicas, DI CATALDO y AREZZO, “Alcance de la patente…”, cit., pp. 71-88, y AREZZO y DI CATALDO, “Alcance de la patente…”, cit., pp. 21-44. Para ser más ilustrativos, podemos señalar a título de ejemplo que una camiseta elaborada a partir de una variedad transgénica de algodón que contengan genes patentados que hacen que dicha variedad sea resistente a determinados herbicidas no estará dentro del alcance de la ámbito de protección del titular de la patente de dichos genes, ya que aunque sea identificable los mismos en la materia que compone dicha prenda de vestir, éstos no pueden cumplir la función para la cual fueron introducidos en la referida especie vegetal. 492 Vid. supra, Capítulo I, apartado B, epígrafe 3.1. 256 vienen a demandar aquellas variedades que les son reclamadas por el mercado, requerimientos estos que son transmitidos al sector biotecnológico. La tendencia actual es que la información que discurre a través de las dos cadenas es muy permeable, lo que permite que los operadores de la cadena biotecnológica entren en contacto con los operadores de las cadenas agroalimentarias a fin de coordinar sus objetivos 853 . Desde el punto de vista de los licenciatarios, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal es el instrumento por medio del cual se va a delimitar la actividad a la que se van a dedicar. Así, si se trata de un vivero, el contrato de licencia que suscriba el mismo será el de multiplicación de aquellas variedades en las que esté especializado. Por el contrario si se trata de un productor o agricultor, los contratos de licencia que suscriba serán aquellos que tengan por objeto la plantación de aquellas obtenciones vegetales respecto a las cuales quiera comercializar sus frutos, esto es un contrato de producción que tiene por objeto el derecho de obtención vegetal licenciado. En definitiva el contrato de licencia permite al licenciatario definir _____________________________ que las empresas de biotecnología intentan monopolizar sus invenciones biotecnológicas de dos maneras: primero patentándolas; y segundo, creando una estructura contractual de integración vertical que le permita el control en todo momento de la producción y comercialización de los productos de sus semillas modificadas genéticamente, imponiendo a los agricultores contratos en los que se pacta la recompra de todo el producto de la semillas, el uso de determinados herbicidas y prohibiendo contractualmente que los agricultores guarden semillas para futuras cosechas OMG. Dichas condiciones son exigidas a los agricultores por parte de los productores o distribuidores licenciados de dichas semillas modificadas porque así lo han pactado e impuesto igualmente por parte de las citadas empresas biotecnológicas. 852 La ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, señala en su art. 2.1, que el ámbito de aplicación de la citada norma es las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios; definiéndose en el art. 5.a) la cadena alimentaria como el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios, excluyendo las actividades de transporte y de hostelería y la restauración. 853 En algunas ocasiones son los propios operadores de la cadena agroalimentaria los que financian los programas de mejora vegetal con vistas a conseguir nuevas variedades más atractivas a los consumidores obteniendo con ello una mayor rentabilidad. Dicha colaboración en la financiación se instrumenta a través de una serie de contratos en los cuales se establecen pactos sobre la titularidad y posterior explotación de las nuevas obtenciones vegetales que se consigan. 257 las líneas de negocio en las que quiera desarrollar su actividad empresarial 854 . Desde la perspectiva del licenciante, el modelo de negocio que se establece será diferente en uno y otro caso. A este respecto puede el titular del derecho de un derecho de obtención vegetal proceder a la explotación del mismo mediante la concesión de una licencia de multiplicación y venta a los viveros, quienes serán los que procedan posteriormente a vender las plantas a los agricultores-productores; o bien, conceder una licencia de explotación de la variedad autorizando el uso de la misma a dicho agricultores, para que éstos procedan a la comercialización de los frutos que obtengan. En este último caso el licenciante-obtentor tendrá un control más directo del uso que se haga de la variedad a través del contrato de licencia. Por otra parte, al tratarse las obtenciones vegetales de un producto tecnológico susceptible de ser reproducido con relativa facilidad 855 , la licencia del derecho de obtención vegetal 856 permite que por parte del obtentor se ejercite un estricto control sobre el uso de la variedad que se ______________________________ 854 AMAT LLOMBART (“Especialidades de los contratos privados como instrumentos para la organización, gestión y actividad en el ámbito de la empresa agraria”, Revista de Derecho Agrario y Alimentario, num. 61, enero-junio 2013, pp. 15-32) distingue por una parte a los contratos de “organización de la empresa agraria” que serían aquellos contratos que sirven para la obtención de las titularidades necesarias (reales o personales) sobre los bienes (muebles e inmuebles), sobre los derechos y las obligaciones que configurarán el elemento objetivo de la empresa agraria [dentro de esos contratos estarían la compraventa de bienes de naturaleza rústica o de aprovechamiento agrario permanente, arrendamientos rústicos, contratos de naturaleza societaria o asociativa (aparcerías, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, entre otros) y acuerdos para la constitución de empresas agrarias en régimen de cotitularidad o titularidad compartida]. Por otro lado, en opinión de este autor, estarían los contratos de “actividad de la empresa agraria”, en cuya categoría se incluirían todos aquellos contratos, pactos o acuerdos que sirven para la consecución de los fines propios de las actividades agrarias, entre los que se encuentran: 1) contratos para la obtención de la producción agraria dentro de los cuales se integran las licencias contractuales de obtenciones vegetales protegidas por la propiedad industrial, 2) contratos para la transformación del producto agrario, 3) contratos para la comercialización del producto agrario, 4) contratos para la gestión empresarial de la explotación agraria, 5) contratos para la realización de actividades agroambientales y 6) contratos complementarios. 855 Especialmente en las variedades autógamas y de reproducción asexual. 856 Recordemos que la licencia del derecho de obtención vegetal es un contrato de tracto sucesivo, basado en la confianza de las partes que los suscriben y de colaboración, tal como vimos al examinar las características de este contrato. A este respecto, Vid. supra, Capítulo II, apartado D, epígrafes 3 y 4. 258 realice por parte del licenciatario 857 . Por dicha razón, el contrato de licencia constituye un instrumento que facilita la protección jurídica 858 del derecho de obtención vegetal siempre que en el mismo se recojan aquellas cláusulas contractuales que tengan por objeto dicha finalidad 859 . Sin embargo el control que se puede ejercer a través del contrato de licencia se puede extender a otros fines como puede ser el uso que se haga de determinadas obtenciones vegetales a fin de prevenir determinados riegos de tipo medioambiental como puede ser la contaminación genética a otras especies, lo cual tiene especial transcendencia en el caso de plantas transgénicas 860 . En estos casos el contrato de licencia no solo se limita a ______________________________ 857 Cabe destacar que en numerosas ocasiones el origen del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal se encuentra en una legalización de una situación de ilegalidad, esto es, cuando por parte del obtentor se concede la licencia a un infractor de su derecho de obtención vegetal para que continúe con la explotación del mismo, lo cual acontecerá después de abonar el royalty y una determinada cantidad en concepto de penalización. 858 Ya vimos con anterioridad (Vid. supra, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.3.3) como por parte de la doctrina norteamericana el contrato de licencia se considera como un instrumento suplementario de protección de las plantas. Esta concepción del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal también ha tenido repercusión en el ámbito europeo. Así pues la EUROPEAN SEED ASSOCIATION publica en su página web unas recomendaciones sobre la protección de los derechos de propiedad, entre las que se encuentra el uso de determinadas cláusulas contractuales como mecanismos que prevengan la vulneración de los derechos de obtención vegetal. A título de ejemplo se aconseja que se introduzca en los contratos de licencia aquellas estipulaciones que obliguen al licenciatario a prohibir al adquirente del producto obtenido de la variedad licenciada que se utilice el mismo como material de propagación del material, garantizándose el cumplimiento de la misma con cláusulas de tipo penal en donde se realice una evaluación anticipada de los daños (vid. EUROPEAN SEED ASSOCIATION, IP Enforcement Tool-Kit for vegetable seed companies, disponible en intelectual http://www.euroseeds.org/publications/position-papers/intellectualproperty/esa_11.0068.7/view, pp.3 y ss., consultada el 7 de julio de 2013). 859 Por ejemplo, en las variedades de reproducción asexuada se puede establecer el pacto de que el licenciatario en ningún caso está autorizado para autopropagarse la variedad licenciada (por ejemplo una especie frutal) en caso de mortandad, sino que tendrá que adquirir el material vegetal a un vivero autorizado para ello. Con este tipo de cláusulas se pretende evitar que por parte del licenciatario se desarrolle ningún tipo de actividad de propagación de la variedad licenciada que pueda propiciar la vulneración de los derechos del obtentor. 860 Los riesgos derivados del cultivo de variedades transgénicas ha sido objeto de especial atención por parte de la industria biotecnológica que comercializa este tipo de variedades así como por parte del legislador por las graves repercusiones que se pueden tener los daños que eventualmente se ocasionen por este tipo de cultivos. Esta preocupación ha trascendido en la doctrina especializada en ello, la cual está dedicando numerosos estudios sobre los problemas que se pueden presentar con los cultivos de plantas modificadas genéticamente. A estos efectos nos remitimos, entre otros a los siguientes trabajos: GARCÍA VIDAL, “El Aseguramiento de los daños y de la responsabilidad civil por presencia adventicia de transgénicos en cultivos y productos ajenos”, Revista Española de Seguros, num. 147, 2011, pp. 523-546, CAZORLA GONZÁLEZ, “Comentario al proyecto de real decreto sobre coexistencia de cultivos modificados genéticamente con los convencionales y ecológicos” y JIMÉNEZ LIEBANA, “Riesgos y responsabilidades civiles en los cultivos y productos agroalimentarios”, ambos trabajos contenidos en AAVV, Sociedad de Consumo y Agricultura Biotécnológica, HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ (Eds.) Editorial Universidad de 259 contener una autorización para el cultivo de la variedad, sino que al mismo se le incorpora un protocolo técnico 861 sobre el uso agronómico de la variedad a fin de evitar que se generen responsabilidades por los daños que se ocasionen al medioambiente. Por ello, y debido a la creciente sofisticación tecnológica de las nuevas variedades que se están creando por la industria biotecnológica 862 , el contrato de licencia es el instrumento jurídico que se perfila más idóneo para la comercialización de las mismas entre los productores ya que por medio del mismo no solo se va a gestionar los derechos de propiedad intelectual de las variedades licenciadas mediante el oportuno cobro de los royalties, sino que se van a establecer las directrices técnicas con arreglo a las cuales han de sujetarse los agricultores por lo que se refiere al cultivo de dichas variedades. 863 _____________________________ Almería, Almería, 2006 (pp. 131-156 y 273-293, respectivamente); CAZORLA GONZÁLEZ, “Obligaciones del agricultor de OGMs y su responsabilidad frente al medio ambiente y fincas colindantes”, AAVV, Agricultura transgénica y medio ambiente perspectiva legal, HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ, Coords., Reus, Madrid, 2009, pp. 89-114. 861 AAVV, Breeding Business, The future of plant breeding…, cit., pp. 28 y 43, se pone de manifiesto que estos protocolos, conocidos por el término “stewardship”, tratan de disminuir los riesgos de la tecnología de los OMG dado que hay un creciente incremento del número de países que tienen normas destinadas a prevenir dichos riesgos estableciendo un régimen de responsabilidad. 862 Téngase en cuenta que según AAVV, Breeding Business, The future of plant breeding…, cit., pp. 19 y 21, desde 1980 los mayores avances en el ámbito de la mejora vegetal provienen de la aplicación de las modernas técnicas de la biotecnología frente a las tradicionales métodos de mejora (cruce y selección). 863 Es una práctica extendida por parte de las grandes multinacionales el uso del contrato de licencia como instrumento para comercializar sus variedades. Muchos de estos contratos figuran en una etiqueta (bag tags) adherida sobre el saco en donde se contiene la semilla. Para una panorámica de este tipo de contratos nos remitimos a GRACE, “Experiencias de obtentores: la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor- Estados Unidos de America”, Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor, UPOV, 31 de octubre de 2008, disponible en http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_6.pdf, consultada el 19 de julio de 2013 y MOELLER y SLIGH, “Farmers´ Guide to GMOs”, The Nacional Agricultural Law Center, enero 2005, disponible en http://nationalaglawcenter.org/assets/articles/moeller_gmos.pdf, consultada el 19 de julio de 2013. Para una visión de este tipo de contratos desde el punto de vista de la práctica contractual de los EEUU, nos remitimos a JANIS, JERVIS y PEET, Intellectual Property Law of Plants Oxford University Press, United Kingdom, 2014, pp. 435 y ss. 260 CAPÍTULO III.- ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL A) Elementos personales 1) El licenciante Las partes intervinientes en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal son respectivamente el licenciante y el licenciatario. El licenciante es quien da su autorización para que dicho derecho sea explotado por otro sujeto, en el cual recae la condición de licenciatario. La primera cuestión que se nos plantea es, quién puede prestar su consentimiento para que el derecho de obtención vegetal sea explotado por medio del contrato de licencia. 1.1) La determinación del licenciante No cabe duda de que corresponderá al titular de un derecho de obtención vegetal la posibilidad de celebrar el contrato de licencia sobre el citado bien inmaterial. Dicha persona puede ser diferente de aquella que haya conseguido una nueva variedad. Esta situación tendrá lugar en los supuestos en los que el obtentor trabaje en una relación de dependencia laboral con respecto a quien sea el titular del derecho en particular. Igualmente acontecerá dicha circunstancia en aquellos otros casos en los que se haya procedido a la transmisión del citado derecho por parte de quien se haya generado una nueva variedad. Resulta conveniente examinar una serie de conceptos, a luz de la normativa que regula el derecho de obtención vegetal, a la hora de examinar los diversos escenarios en que se pueda encontrar dicho derecho de derecho 261 propiedad industrial en relación al contrato de licencia. Y que son los que a continuación exponemos: 1.1.1) El obtentor En primer lugar, cabe señalar que tanto la normativa española como la comunitaria, siguiendo al Convenio de la UPOV de 1991 864 , tienen una noción amplia del concepto de obtentor, por cuanto dentro de ella estarían comprendidas las situaciones que a continuación exponemos: 1.1.1.1) La persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad 865 Estarían dentro de esta categoría no solo aquellos sujetos que hayan conseguido una nueva variedad 866 , sino también aquellos que hayan descubierto una variedad y sobre la cual se hayan realizado posteriormente una serie de actuaciones para su desarrollo posterior 867 . Por ello, en el derecho de obtención vegetal se protegen los descubrimientos 868 , ______________________________ 864 El art. 1.iv) del Convenio de la UPOV de 1991 señala que: “se entenderá por obtentor: - la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad - la persona que sea empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga. - el causahabiente de la primera o segunda persona, según el caso”. 865 Cfr. el art. 3.1 LOV. En términos similares el art. 11 RBC. 866 Nuevas variedades que pueden ser creadas por los métodos tradicionales de cruzamiento y selección, o bien mediante la utilización de la ingeniería genética. 867 Sobre este aspecto del derecho de obtención vegetal, KIEWIET (European Community Plant Variety Protection, cit., p. 24) en relación a la reglamentación comunitaria recoge la decisión A 017/2002 de la Cámara de Apelaciones de la OCVV. En esta resolución se afirma que “obtención en el art. 11 RBC no implica necesariamente inventar algo totalmente nuevo, sino que incluye plantar, seleccionar y hacer crecer sobre material preexistente y su respectivo desarrollo en una variedad final”. Igualmente BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG (“La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...”, cit., p. 80) señalan, en base a los razonamientos contenidos en la decisión A001/2004 (Pasión) de la OCVV, que el descubrimiento no puede consistir en la identificación de una variedad como potencialmente comercial si anteriormente ya era conocida la misma, aunque no sus aptitudes o cualidades. 868 Recordemos que en el derecho de obtención no se protege los procedimientos en virtud de los cuales se consiguen nuevas variedades vegetales. Tan solo son objeto del referido [Document text truncated for crawler view.]