Requisitos de protección del diseño industrial. En particular, el conflicto con las marcas.

Facultad de Derecho Grado en Derecho Requisitos de protección del diseño industrial. En particular, el conflicto con las marcas. Presentado por: Marina Casado Gay Tutelado por: Mª del Mar Bustillo Sáiz Valladolid, 5 de julio de 2021 2 A mi abuela Benita, que de pequeña me decía que tenía que estudiar mucho para de mayor no tener que depender de nadie. 3 RESUMEN El presente trabajo aborda los requisitos de novedad y carácter singular exigidos para obtener la protección legal del diseño industrial desde la perspectiva nacional y europea. Además, analiza los límites de la protección del diseño industrial frente al Derecho de marcas y los posibles conflictos entre ambas modalidades de protección. PALABRAS CLAVE Propiedad industrial, novedad, carácter singular, usuario informado, Derecho europeo, Derecho de Marcas, diseño industrial. ABSTRACT This dissertation approaches the prerequisites of novelty and singularity required in order to obtain legal protection in the industrial design field from a national and European standpoint. Moreover, it analyzes the Industrial Design protection’s limits with regard to Trademark law and the possible clashes between the two categories of protection. KEY WORDS Industrial property, novelty, singularity, informed user, European law, Trademark law, industrial design. 4 ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 1.1. Objetivos del trabajo ............................................................................................... 6 1.2. Marco legal según cronología ................................................................................ 7 2. EL DISEÑO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN. ALCANCE Y LÍMITES. ..... 8 2.1. Conceptualización .................................................................................................. 8 2.2. Un apunte terminológico: diseños, modelos y dibujos .......................................... 9 2.3. Objeto de protección .............................................................................................. 9 2.3.1. Delimitación negativa: exclusiones ..................................................................................................... 11 2.4. Derechos conferidos .............................................................................................. 12 2.4.1. Duración de la protección ........................................................................................................................... 14 2.4.2. El diseño no registrado ............................................................................................................................... 14 2.5. Estrategias de internacionalización del diseño ..................................................... 14 3. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO: REQUISITOS DE NOVEDAD Y SINGULARIDAD ............................................................................................................... 16 3.1. Requisito de novedad ............................................................................................ 17 3.1.1. La Novedad como Ausencia de Divulgación ............................................................................................... 17 3.1.2. La cláusula de salvaguarda y otras excepciones ........................................................................................... 19 3.1.3. La temporalidad de la divulgación .............................................................................................................. 23 3.1.4. La identidad de los diseños divulgados ........................................................................................................ 25 3.1.5. El juicio comparativo de identidad .............................................................................................................. 26 3.2. El requisito de carácter singular ........................................................................... 29 3.2.2. Carácter singular y figuras afines ................................................................................................................ 31 3.2.3. Elementos configuradores del carácter singular ............................................................................................. 32 4. EL CONFLICTO CON LAS MARCAS ................................................................... 41 4.1. Las marcas ............................................................................................................. 41 4.1.1. Marco legal ................................................................................................................................................ 41 4.1.2. Fuerza distintiva ....................................................................................................................................... 42 4.1.3. Funciones de la marca ................................................................................................................................ 43 4.2. Problemática frente al diseño industrial ............................................................... 43 4.2.1. Conflicto en sede de registro ........................................................................................................................ 44 4.3. La discordia sobre la marca tridimensional .......................................................... 47 4.4. La protección acumulativa .................................................................................... 50 5. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 52 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 55 LEGISLACIÓN MENCIONADA ..................................................................................... 58 JURISPRUDENCIA EN ORDEN DE MENCIÓN ......................................................... 59 OTRAS REFERENCIAS ................................................................................................... 62 5 GLOSARIO DE ABREVIATURAS Art./arts. Artículo / artículos Coord./coords. Coordinador / coordinadores DDI Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos Dir. Director EUIPO European Union Intellectual Property Office Ibid. Ibídem LDI Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial LM Ley 17/2001 de Marcas OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior (actual EUIPO) OEMP Oficina Española de Patentes y Marcas OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Op. cit. Opere citato pág./pp. Página / páginas. RDC Reglamento (CE) nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Res. Resolución Supra Arriba TGUE Tribunal General de la Unión Europea TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea Vid. Véase VVAA Varios autores 6 1. INTRODUCCIÓN El presente Trabajo de Fin de Grado pretende un análisis comprensivo de los requisitos de protección de los diseños industriales desde una perspectiva dual, pero integrada, teniendo en cuenta de forma conjunta la regulación nacional y la comunitaria. Así también, se analizarán los límites del Derecho de la propiedad industrial frente al Derecho de marcas. Pese a tratarse de una cuestión de total vigencia y de un mercado en constante movimiento, el marco legislativo de referencia en materia de diseño industrial cuenta ya con casi dos décadas de antigüedad y se ha desarrollado gracias a una intensa labor jurisprudencial en ambos niveles, nacional y europeo. No es de extrañar que estas cuestiones estén pretendidas para ser objeto de reforma próximamente. Sin ir más lejos, el pasado abril del presente año se presentaba el Anteproyecto de Ley de Modificación de las Leyes de Marcas, Diseño Industrial y Patentes y, hasta finales de julio se podrá participar en una consulta pública a cargo de la Comisión Europea sobre la normativa de protección de los diseños en Europa. 1.1. Objetivos del trabajo I. Examinar el ámbito del diseño industrial de forma teórica y delimitar positiva y negativamente, el alcance de la protección que se confiere a los diseños industriales. II. Analizar los requisitos cuyo cumplimiento otorgan protección al diseño industrial. Para la consecución de este segundo objetivo se examinarán los requisitos de novedad y carácter singular, así como los elementos configuradores de cada uno de ellos. III. Analizar, primeramente, el concepto y el marco legal del Derecho de marcas para, en segundo lugar, examinar las posibles colisiones entre marcas y diseños industriales. 7 IV. Exponer, de forma conjunta, pues de esta forma funcionan, la normativa nacional y la normativa europea aplicables. 1.2. Marco legal según cronología — Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. — Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. — Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. — Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. — Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. — Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros. — Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. 8 2. EL DISEÑO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN. ALCANCE Y LÍMITES. 2.1. Conceptualización Según la World Design Organization (anterior International Council of Societies of Industrial Design) el diseño industrial se define como método estratégico de resolución de problemas que conduce a la innovación, construye negocios de éxito y deriva en una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. El diseño industrial tiende un puente entre lo que existe y lo que es posible. Es una profesión multidisciplinar que utiliza la creatividad para resolver problemas y presentar soluciones en forma de productos. En su núcleo, el diseño industrial provee una manera más optimista de mirar al futuro viendo los problemas como oportunidades; enlazando la innovación, la tecnología, la investigación, el negocio y los consumidores para dotar de un nuevo valor y una ventaja competitiva a través de las esferas económicas, sociales y ambientales. 1 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante: OMPI) afirma que el diseño industrial es el conjunto que integran forma y función de un producto, teniendo en cuenta, por lo tanto, sus características estéticas y funcionales. 2 Los diseños industriales se refieren a aspectos ornamentales y estéticos de un artículo cuando otorgan una apariencia especial a un producto. Además, se añade la exigencia de que dichas características o diseño puedan ser reproducidos por medios industriales. 3 Por su parte, en la vertiente jurídica, el legislador nacional en la Exposición de Motivos de la vigente Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial afirma que “el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación” y escoge como bien jurídico protegido “el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial”. Así, se adhiere con esta definición a las exigencias que marcó el legislador comunitario en la Directiva 98/71/CE. 1 World Design Organization (Junio 2021) https://wdo.org/about/definition/ [Traducción del inglés propia] 2 Lo atractivo está en la forma. OMPI (2019) pág. 7 3 Principios básicos de la propiedad industrial. OMPI (2016) pág. 11 9 2.2. Un apunte terminológico: diseños, modelos y dibujos Antes de exponer el objeto de protección, conviene detenernos brevemente en una cuestión de vocabulario. Tanto la normativa como las distintas instituciones administrativas cuentan con diferentes formas de referirse al diseño industrial. En el ámbito transfronterizo la EUIPO y la OMPI hablan de dibujos y modelos industriales; mientras que, en el ámbito nacional, la OEPM habla de diseños industriales. Los diseños industriales, entendidos como creaciones de forma referidas a la apariencia de un producto podrán ser innovaciones bidimensionales o tridimensionales y es ahí donde reside el significado de la locución “dibujos y modelos”. Tradicionalmente, el modelo industrial se ha identificado con el diseño tridimensional, aquel que ocupa espacio en términos volumétricos; se trataría, por tanto, de un producto en sí mismo. Por su parte, el dibujo industrial se desarrolla en el plano bidimensional y se relaciona más con las decoraciones u ornamentaciones aplicadas al producto. La terminología adoptada por el legislador español pretende englobar bajo el paraguas terminológico de “diseño industrial” las dos posibilidades que hemos mencionado procurando de este modo la protección a todas las posibles creaciones de forma sin hacer distinciones. 2.3. Objeto de protección El artículo 1 de la Ley de Diseño Industrial (en adelante: LDI) bajo la rúbrica “Objeto de la ley” expone una relación de los conceptos legales de debemos manejar a la hora de interpretar la citada norma: “1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño. 2. A los efectos de esta ley se entenderá por: 16 3. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO: REQUISITOS DE NOVEDAD Y SINGULARIDAD Para que un diseño goce de la protección como dibujo o modelo comunitario debe ser nuevo y poseer carácter singular. Así se desprende del artículo 4.1 RDC, que determina la concurrencia acumulativa de ambos requisitos 12 . Estas dos notas, aparentemente claras, han entrañado conflictos a la hora de alcanzar una regulación armónica a nivel comunitario, debido a la disparidad de abordajes legislativos utilizados en los distintos países de la Unión Europea con anterioridad, que pueden sintetizarse en dos valoraciones: subjetiva u objetiva, dependiendo de si se había utilizado el llamado copyright approach o modelo de protección basado en derechos de autor o si, por el contrario, se había utilizado el patents approach o modelo de protección basado en patentes. 13 El primero entiende la novedad como un requisito subjetivo, valorando la originalidad de la creación, la expresión creativa propia del autor. Mientras que, el segundo abordaje, entiende la novedad como un requisito de valoración objetiva, cuya satisfacción dependerá del avance en el estado de la técnica. A su vez, los ordenamientos que optaban por la novedad en su vertiente objetiva diferían entre sí a la hora de establecer conceptos: algunos sistemas optaban por limitaciones espaciales o temporales. Sin embargo, la propuesta que logró tener mayor calado fue la introducida en la práctica por los países del Benelux y Alemania que determinaban que un diseño no se tendría consideración de nuevo si ya era conocido entre los círculos especializados del sector nacional del que se trate. 12 Artículo 4.1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo: “El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular”; En el mismo sentido: Libro Verde, apartado 3.3.3, Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario de 3 de diciembre de 1993, exposición de motivos. 13 ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Aranzadi (2012) pp. 66-71. 17 Sería una redacción similar la que finalmente se introduciría en la DDI y en el RCD. Así también el requisito de la novedad aparece recogido en la regulación del Acuerdo sobre los ADPIC que permite escoger a los Estados miembros alternativamente entre el requisito de novedad u originalidad. Así también, los requisitos de novedad y carácter singular se trasladan a la legislación patria en los artículos 6 y 7 de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial. 3.1. Requisito de novedad 3.1.1. La Novedad como Ausencia de Divulgación La novedad en el diseño industrial supone que un diseño es nuevo cuando no guarda identidad con ningún otro diseño anterior. Así, el requisito de la novedad es más flexible que respecto a la patente, pero más rígido respecto de los derechos de autor. Tanto la DDI como el RDC optan por regular el requisito de la novedad desde la acepción que considera que nuevo es lo que no es conocido en un determinado momento; y para no ser conocido, debe no haber sido divulgado. Por lo tanto, recogiendo las dos ideas, el requisito de novedad se configura alrededor de dos elementos comparativos: tiempo e identidad. Para comprobar la satisfacción del requisito de la novedad debemos hacer una comparación entre el diseño cuya protección se solicita y los diseños divulgados anteriormente en el tiempo (OTERO LASTRES, 2003). El momento a tener en cuenta para realizar la comparación en su vertiente temporal es el momento de la divulgación o publicidad del diseño. En este punto entraría en juego el artículo 7 RDC que entiende por divulgación que “el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo antes de la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y 18 en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 […]” Las modalidades de divulgación son diversas. Los diseños se pueden hacer públicos a través de su divulgación en canales de comunicación telemática, mediante la publicación en Boletines oficiales, la exposición en ferias comerciales y las publicaciones en prensa especializada o la comercialización, en la Unión Europea o fuera de esta, del producto al que se ha incorporado el diseño. 14 A continuación, analizamos los mencionados supuestos: Aunque ha sido discutido por la doctrina, actualmente parece claro que, debido al alcance de la difusión a través de internet, esta puede considerarse con una relevancia suficiente como para romper la novedad. En particular, cuando la divulgación se haga a través de la página web del propio titular del diseño. No así cuando se trate de canales de intranet de acceso restringido o mediante mensajería electrónica entre dos personas. Por su parte, la publicación en Boletines oficiales bien sea el de la OAMI, la OMPI, o, si nos centramos en el diseño comunitario, cualquiera de los boletines oficiales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, se consideran de relevancia bastante a efectos de novedad. Cuando se trate de boletines oficiales no circunscritos al ámbito de la Unión Europea, se han valorado otro tipo de factores como la importancia económica del Estado, su relevancia en el sector del que se trate y la facilidad a la hora de acceder a la información publicada. También se considera suficientemente divulgado el diseño cuando se haya exhibido en ferias comerciales o la prensa especializada en el sector se haya hecho eco. Del mismo modo existe divulgación cuando se haya comercializado el producto al que se ha incorporado el diseño, independientemente de que haya sido dentro o fuera de la Unión Europea y esto se pueda acreditar mediante facturas o catálogos debidamente fechados, e incluso otros medios. 14 Enumeración de ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Ibid. pp. 105 – 113. 19 3.1.2. La cláusula de salvaguarda y otras excepciones A continuación, se introducen una serie de excepciones que han obtenido la denominación de “cláusula de salvaguarda” y que impiden la afirmación automática de falta de novedad por existencia de divulgación previa. La primera de estas excepciones recoge la práctica ya mencionada de los países del Benelux y Alemania, pero la extiende al ámbito comunitario: “salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad” 15 Esta redacción indica que la novedad se entiende con relación a los círculos profesionales del sector, con una delimitación de alcance: aquellos que operen en la Unión Europea. Esta decisión legislativa se toma tras una sugerencia del Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994 16 que determinaba lo gravoso que sería extender el requisito de la novedad a una comparativa a nivel global. La circunscripción del requisito de la novedad en relación a lo no divulgado profesionalmente en el panorama comunitario 17 refuerza la idea de que el bien jurídico protegido por el diseño es el valor añadido al producto a nivel comercial y no estético, lo que configura la base del denominado “design approach”. Es importante destacar que el conocimiento anterior del diseño por personas distintas a los destinatarios de la norma, esto es, los círculos especializados del sector que operen en la Comunidad, no será suficiente para destruir la novedad. El alcance de la divulgación debe afectar directamente a aquellos sujetos cualificados por la norma. En este punto merece detenerse en la semántica para esclarecer algunos términos como “razonablemente conocidos”, “tráfico comercial normal” o “círculos especializados del sector”, aquellos conceptos claves para la interpretación de la norma. 15 Artículo 7.1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001. 16 Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario" Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 388 de 31/12/1994. 17 MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial”, en BERCÓVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir) Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea. Ed. Aranzadi, (2007) pág. 321. 20 3.1.2.1. Los círculos especializados del sector y el tráfico comercial normal Las redacciones de la DDI y el RDC no definen qué ha de entenderse por “círculos especializados”, pero si nos remitimos al Libro Verde este contenía una referencia a los “especialistas, autores de diseños, comerciantes y fabricantes del sector correspondiente que ejerzan dentro de la comunidad” 18 . El conjunto de sujetos que compongan este grupo se determinará según el sector al que pertenece el producto al que se aplica el diseño. La problemática más común a la que nos enfrentamos aquí surge cuando el diseño se ve asociado a más de un producto de sectores distintos, lo que puede ocasionar que un diseño sea reconocido por los círculos especializados de un sector, pero no del otro. La doctrina dominante apuesta por que el sector relevante a tomar en cuenta para hacer la valoración sea la del primer producto que se dio a conocer. 19 El artículo 5.1 RDC al rezar “cuando no se haya hecho público ningún otro dibujo o modelo idéntico” sin hacer referencia al producto al que se incorpora. La intención es proteger el producto en sí mismo; en consecuencia, la protección cubre el diseño para cualquier producto o finalidad, sin dar importancia al sector industrial para el que ha sido registrado, que tiene más importancia a nivel sistemático que pragmático. 20 Además, esta interpretación ha de trasladarse también a los diseños no registrados del artículo 11 RDC. De otra parte, mediante la fórmula “tráfico comercial normal” se excluyen las actividades impropias o poco frecuentes del sector 21 a cuyo círculo de especialistas se atribuya el conocimiento del diseño. 18 Apartado 5.5.5.2 Anexo al Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991). 19 MUSKER, D. Community Design Law: Principles and practice. Ed. Sweet & Maxwell. (2002) pág. 36. 20 En este sentido SAÍZ GARCÍA, C. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en PALAO MORENO, C. / CLEMENTE MEORO, M. (Coords.), El diseño comunitario, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia (2003) pág. 191. 21 BLANCO JIMÉNEZ, A. / CASADO CERVIÑO, A. El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia (2005) pág. 47. 21 3.1.2.2. La divulgación a terceros en condiciones de confidencialidad Existen situaciones de excepción en las que no se va a considerar que el dibujo o modelo ha sido hecho público. La primera de estas circunstancias es cuando se haya divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. Conectando con la noción ya analizada de la cláusula de salvaguarda, debemos entender que desde el punto de vista subjetivo este tercero al que hace referencia el artículo 7.1 RDC debe ser alguien que pertenezca a los círculos especializados dentro del sector y dentro de la Unión Europea, pues son únicamente aquellos los sujetos cualificados por la norma para destruir la novedad del diseño. Todo ello ha sido trasladado a la legislación española que recoge esta excepción en el artículo 9.2 LDI. CASADO CERVIÑO 22 apunta que las condiciones de confidencialidad se encuentran en conexión estrecha con la relación con los asalariados. En el sector del diseño, los empresarios suelen suscribir con sus empleados contratos de confidencialidad contra la revelación de los diseños industriales. En su defecto, el empresario se ve protegido a través de los artículos 5.a), 20.2 y 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores 23 que establecen la obligación del trabajador a mantener la confidencialidad de conformidad con el deber de buena fe y el principio de colaboración recíproca. 3.1.2.3. El “periodo de gracia” El artículo 7 RDC en su número 2 dispone un periodo de gracia de 12 meses, lo que significa que la puesta a disposición del público no se tendrá en consideración a efectos de destruir la novedad o de determinar el carácter distintivo. Las condiciones que establece el RDC para que entre en juego el periodo de gracia están relacionadas con la solicitud de 22 BLANCO JIMÉNEZ, A. / CASADO CERVIÑO, A. El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa. ibid. pág. 46. 23 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 255, de 24 de octubre del 2015). 22 registro del dibujo o modelo. Los doce meses a los que nos referimos son los inmediatamente anteriores al registro. Esto tiene su justificación en la valoración del diseño como activo intangible empresarial pues resulta determinante para el fabricante saber qué acogida tienen sus diseños en el mercado a la hora de decidir si resulta pertinente protegerlos a través del registro o si, por el contrario, prefieren seguir explotándolos como diseños no registrados 24 . En efecto, durante el periodo de gracia, el diseño gozará de la misma protección que los diseños industriales no registrados, lo que significa que la divulgación no podría oponérsele al titular del diseño, pero este sí podría oponérsela a otro tercero que intentara el registro 25 . Es decir, será quién trate de beneficiarse de esta excepción quien deba probarla. La disposición hace referencia a la divulgación por el autor, su causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por cualquiera de los otros dos sujetos mencionados. Prácticamente idéntica es la solución adoptada por el legislador español en la LDI a través de su artículo 10.1 26 que, bajo el calificativo de divulgaciones “inocuas” reza: 1. Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada: a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) Durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente. 24 BLANCO ESGUEVILLAS, I. La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado. Elzaburu Abogados (2017) pág. 99 25 MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial” en VVAA Derecho de la competencia y propiedad industrial en la Unión Europea. Ed. Aranzadi (2007) pág. 322 26 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE núm. 162, de 8 de julio de 2003). 23 El periodo de gracia funciona a efectos de destruir la novedad (art. 6 LDI), pero también a efectos de evaluar el carácter distintivo (art. 7 LDI), como indica el precepto. Durante el periodo de gracia se produce una ficción jurídica de que cualquier divulgación no se ha producido a efectos de perder el carácter novedoso del diseño. Haber optado por una horquilla temporal de 12 meses es una decisión que ya se planteó en el Libro Verde, cuando se propuso ese plazo para dar una oportunidad a las empresas a observar la demanda de sus productos en el mercado para decidir cómo protegerlos 27 y también se valoraba la posibilidad de hacer coincidir el periodo de gracia con el plazo de protección de los diseños no registrados 28 . En estos mismos 12 meses el diseño también va a quedar protegido por la legislación comunitaria como por la nacional de las divulgaciones realizadas a consecuencia de un acto abusivo respecto al autor o su causahabiente. 3.1.3. La temporalidad de la divulgación Para determinar la novedad se ha de realizar un juicio valorativo en aras a establecer la no identidad del diseño en momentos previos a la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se ha reivindicado prioridad, con anterior a la fecha de prioridad. Así se desprende tanto del art. 5.1.b) RDC 29 como del artículo 6.1 LDI 30 . Es decir, el momento relevante para determinar la identidad es el correspondiente a la primera vez en que el diseño se haya hecho público. 27 Apartado 4.3.6. Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991). 28 Apartado 6.2.4. Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991). 29 Vid. art. 5.1.b) RDC “1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico: […] b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad”. 30 Vid. art. 6.1 LDI: “Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”. 24 Debemos distinguir en este punto entre diseños no registrados y diseños sí registrados. Cuando nos encontremos en el primer supuesto, hemos de acogernos al artículo 11.1 RDC que establece un plazo de protección de tres años a partir de la fecha en que el dibujo o modelo se haya hecho público por vez primera “dentro de la Comunidad”, esto es, la Unión Europea. Si analizamos el art. 11.1 RDC en conexión con el art. 7 RDC 31 observaremos una diferencia en la formulación de la norma: mientras que el artículo 11.1 se redacta en positivo (“dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos”), el art. 7 RDC fue redactado en negativo (“salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos”). Esto puede conducir a diferentes interpretaciones. El TJUE ha sido requerido recientemente para pronunciarse sobre este extremo al haberse elevado dos cuestiones prejudiciales a través de la Intellectual Property Enterprise Court del Reino Unido. El Caso “Squeezamals” 32 habría planteado la dicotomía interpretativa entre los artículos que estamos comparando. Los diseños de “Squeezamals” fueron presentados por primera vez en una feria de Hong Kong (2017) y posteriormente (2018) en una feria de Núremberg. La cuestión es, según cómo interpretemos la referencia “dentro de la Comunidad”, ¿podría haber roto la novedad exponer los productos primeramente en Hong Kong? Una interpretación extensiva de la norma sobre la divulgación “dentro de la Comunidad” nos invitaría a pensar que sería suficiente para existir divulgación que los diseños hayan podido ser accesibles para los círculos especializados de la Unión Europea, independientemente del lugar donde haya sido puesto a disposición del público. Sin embargo, una interpretación más restrictiva exigiría que la divulgación hubiera sido efectivamente llevada a cabo dentro del territorio de la Unión Europea. La implicación principal de esta interpretación restrictiva o territorial sería que, si la primera divulgación se produce fuera de la Unión Europea, quedaría anulada la posibilidad de optar por la protección del diseño no registrado por falta de novedad a escala mundial. Esto podría resultar perjudicial para los agentes que operen principalmente fuera de la Unión Europea porque aumentaría las posibilidades de que se les denegara la protección en el espacio comunitario. 31 MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial” Op. cit., pág. 353 32 Caso “Squeezamals” – Beverly Hills Teddy Bear Company v. PMS International Group PLC [2019] EWHC 2419 (Intellectual Property Enterprise Court) Case No: IP-2018-000201. 25 La segunda cuestión prejudicial elevada al TJUE se refiere al momento relevante para la determinación de la novedad en estos casos. Dependiendo de la opción que tomemos en cuanto a interpretación extensiva o territorial, este momento podría ser el momento en que se conociera por los círculos profesionales de la Unión Europea, independientemente del lugar donde se realizara la divulgación o bien, la fecha en que se divulgó por primera vez efectivamente dentro del territorio de la Unión Europea. ORTUÑO BAEZA se decanta por la interpretación más restrictiva 33 : “[…] la primera publicación a la que hace referencia el artículo 5.1.a) RDC, ha de ponerse en relación con el artículo 11 RDC, en el que se establece la fecha a partir de la cual gozará de protección el diseño comunitario no registrado. Así, la novedad del mismo se juzgará en el momento de la primera publicación en el territorio de la Unión Europea, que haya podido llegar a ser razonablemente conocida por los círculos especializados del sector que operen en la Comunidad. Las divulgaciones efectuadas antes de esa fecha en el sentido del artículo 7 RDC podrán, sin embargo, destruir su novedad.”. En lo concerniente a los diseños registrados debemos limitarnos a la redacción del artículo 5.1.b) RDC y atender a la fecha de solicitud o a la fecha de prioridad, regulada en los artículos 41 y ss. RDC para un plazo de seis meses. O bien a su homólogo español, el art. 9 LDI que se expresa en términos idénticos. 3.1.4. La identidad de los diseños divulgados El segundo aspecto principal a tener en cuenta para determinar la novedad del diseño industrial es la valoración de la existencia de identidad con los diseños previamente divulgados. Al no requerirse un equivalente al informe sobre el estado de la técnica que sí se exige en las patentes, ni la prueba de un derecho de exclusiva, la determinación de la novedad de un diseño industrial se va a decidir en sede del procedimiento de violación o nulidad. En tal proceso se compararán el objeto de protección con el resto de los diseños divulgados con anterioridad. En este momento la LDI requiere al solicitante de protección (o de nulidad) que decida sobre el medio de prueba que se va a utilizar para la 33 ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Op cit. pág. 131 32 c. Singularidad frente a carácter distintivo El término carácter distintivo es, como ya mencionábamos, propio del derecho de Marcas. El carácter distintivo se limita a la función de la identificación del origen empresarial 53 de un producto propia de los signos distintivos. Sin embargo, una vez más los destinatarios a los que se dirigen estas características son diferentes: mientras que el carácter distintivo debe ser reconocido por el consumidor medio, el carácter singular, una vez más, lo ha de percibir el usuario informado. 3.2.3. Elementos configuradores del carácter singular Retomando lo expuesto en los arts. 7 LDI y 6 RDC damos comienzo al análisis de los elementos alrededor de los cuales se construyen los citados preceptos. 3.2.3.1. La impresión general diferente La exigencia de la impresión general diferente se ha construido sobre la comparación global del diseño con otros preexistentes, sin necesidad de hacer un análisis detallista de los diferentes elementos que lo componen. Sin embargo, esta afirmación admite matices, pues la doctrina ha admitido la traslación al ámbito del diseño industrial de la teoría del elemento dominante, originaria del Derecho de marcas. La mencionada teoría implica que, cuando nos encontremos frente aun litigio en el que se discuta la colisión entre dos signos, estos se valorarán en cuanto a sus elementos relevantes y fundamentales frente a la trivialidad de los restantes en el conjunto global. 54 53 DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M. “La protección jurídica de nuestro derecho industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial.” en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor núm. 23. 2002., pp. 98 – 100. 54 BLANCO ESGUEVILLAS, I. “Derecho del diseño industrial” en RUÍZ MUÑOZ, M (Dir.) y LASTIRI SANTIAGO, M (Coord.) VVAA Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Op. cit., pág. 417 33 El elemento dominante deberá estar cargado de una importante peculiaridad, que hará distinto al producto sin necesidad de acudir a la valoración del resto de los elementos. Esta doctrina se ha visto confirmada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de junio de 2014 55 que matiza la exigencia de la impresión general diferente a la luz de la teoría que acabamos de exponer. En síntesis, el Alto Tribunal defiende la tesis de que los elementos más relevantes del diseño van a determinar indudablemente cuál va a ser la impresión general que cause el diseño en el usuario informado y que, por lo tanto, han de tenerse en cuenta a la hora de comparar los diseños. Si el diseño presenta ciertos elementos diferenciadores, será más sencillo que alcance el suficiente grado de singularidad como para causar una impresión general diferente. El usuario informado percibirá el diseño como un todo, sin entrar a analizar detalladamente las semejanzas y diferencias con otros; sin embargo, por la naturaleza de la mente humana, influirán en el observador de forma más pregnante aquellos componentes del diseño especialmente singulares. 56 En el mismo sentido se ha expresado el Alto Tribunal en Sentencia de 25 de febrero de 2016 57 y en un Auto de 11 de noviembre de 2019 58 cuando afirma estar acogiéndose a la doctrina jurisprudencial al afirmar que “los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál será la impresión general del usuario informado, y por lo tanto han de ser tomados en consideración al realizar un juicio comparativo”. Esto no significa, como afirma la propia Sala, 59 que el análisis de la impresión general distinta deba ser analítico considerando individualmente cada elemento. Al contrario, el abordaje ha de ser sintético: será el resultado final del conjunto de los elementos el que confirme el carácter singular del diseño. 60 55 STS 2804/2014 de 25 de junio – ECLI:ES:TS:2014:2804 56 LOUREDO CASADO, S. El diseño industrial no registrado. Universidad de Vigo, 2019, pág. 195. 57 STS 627/2016 de 25 de febrero – ECLI:ES:TS:2016:627 58 ATS 12253/2016 de 11 de noviembre – ECLI:ES:TS:12253A 59 STS 2804/2014 de 25 de junio. Ibid. 60 MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Supra., pág. 244. 34 De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incide en la valoración de la impresión general distinta en referencia a un diseño en su conjunto, individualmente considerado, en Sentencia de 19 de junio de 2014. 61 Tampoco podemos dejar de mencionar el carácter eminentemente visual del requisito del carácter singular, en su vertiente de impresión general diferente, en sintonía con los arts. 3.a) RCE y 1.2.a) LDI que exigen que el diseño consista en la apariencia o aspecto exterior del objeto. En última instancia, el TGUE resulta muy ilustrativo al determinar que el carácter singular de un diseño resulta de una impresión general diferente o “ausencia de déjà vu” desde el punto de vista del usuario informado en comparación con cualquier otro diseño previo dentro del acervo de dibujos y modelos, en Sentencia de 7 de noviembre de 2013. 62 Esta misma doctrina se recoge en el presente año en Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de abril. 63 3.2.3.2. Los parámetros de la comparación La comparación va a realizarse tomando como referencia la apariencia de la representación gráfica que se consignara en la EUIPO o la OEPM, dependiendo de si se trata de diseño comunitario o nacional, a la hora de solicitar o procederse al registro. En el caso de que se trate de diseños no registrados, la comparación va a referirse a la forma en que el diseño se haya hecho público en la Unión Europea. Por su parte, el producto en sí al que se aplica el diseño va a utilizarse para determinar cómo se utiliza y qué partes resultan visibles durante su uso habitual, pues serán estas las que quedarán protegidas. 64 61 Asunto C-345/13 STJUE de 19/06/2014 – Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores (Limerick) Ltd 62 Danuta Budziewska c. OAMI, Puma – Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2013 (Asunto T-666/11) – ECLI:EU:T:2013:584 63 Caso “Bibita” – Bibita Group c. EUIPO & Benkomers OOD. Sentencia del Tribunal General de la unión Europea (Sala Quinta) de 21 de abril de 2001 (Asunto T-326/20) – ECLI:EU:T:2021:208. Fundamento 42. 64 Vid. Apartado 2.2. del presente trabajo 35 En cuanto al grado de diferenciación que debe presentarse entre uno y otro diseño, posterior y previo, al eliminarse de la redacción final el adverbio “notablemente” que se incluía en los trabajos preparatorios de los textos de alcance comunitario, entendemos que el nivel de distinción ha de ser razonablemente medio. No se ha de blindar la posibilidad de obtener protección, pero tampoco han de ser diferencias tan mínimas que permitan alcanzar la protección a diseños que simplemente varíen en añadidos sin mayor importancia. Así, cumpliríamos la previsión del Preámbulo de la DDI y también del RDC que establecen que los diseños han de diferir “claramente” 65 del acervo de dibujos y modelos pre-existentes. En segundo lugar, habremos de determinar cuáles son los diseños previos objeto de la comparación. De nuevo, como observábamos al analizar el requisito de novedad, entra en juego la divulgación entendida en los términos de los arts. 7 RDC y 9 LDI, por ello en este extremo nos remitimos a lo ya expuesto en páginas anteriores (apartado 2.1 y subepígrafes). 3.2.3.3. El usuario informado como elemento subjetivo El usuario informado es una ficción legal introducida por el artículo 5.1 DDI como baremo medidor de la impresión general diferente producida por un diseño. El usuario informado puede quedar definido como una figura intermedia entre el “consumidor medio” propio del ámbito de las marcas, y al que, como norma general, no se le exige un conocimiento específico y, el experto del sector, propio del ámbito de las patentes, a quien se le exige un alto grado de experiencia técnica. 66 SAIZ GARCÍA declara que “resultaría menos criticable haber elegido al consumidor medio como opinión de referencia […] Si, además, uno de los propósitos 65 Apartado 13 Preámbulo DDI y apartado 14 Preámbulo RDC. 66 Caso “Promer – PepsiCo” – Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 (Asunto T-9/07). – ECLI:EU:T:2010:96. Y recogiendo la jurisprudencia del TJUE, entre otras: STS 4474/2016 de 11 de octubre de 2016 – ECLI:ES:TS:2016:4474 36 perseguidos mediante la introducción del carácter singular […] es evitar que el público elija por error otros productos de la misma naturaleza” 67 . Sin embargo, lo cierto es que al usuario informado se le requiere un “especial cuidado” lo que supone un nivel de atención superior al “grado medio” que se le exige típicamente al consumidor medio. 68 Por lo tanto, el usuario informado a pesar de ser un consumidor no será un consumidor cualquiera, sino que será particularmente observador 69 con relación a su conocimiento personal sobre el sector al que pertenezca el diseño del que se trate. Desde aquí no podemos, por lo tanto, suscribir la tesis de CANDELARIO MACÍAS que propone la equivalencia de la figura del usuario informado con la del bonus pater familias del derecho Civil 70 . La idea del bonus pater familias supone una concepción inmutable de las actitudes y de la diligencia que mostraría una persona. A nuestro parecer tal idea se correspondería más con la del consumidor medio, que puede ser cualquiera y no es un concepto que admita variantes. Sin embargo, el usuario informado es una figura que deberá variar y varía en función del sector y del producto cuya impresión general estemos midiendo. A título ejemplificativo, entendemos que, dependiendo del contexto, el usuario informado puede ser desde un comprador habitual de un determinado producto hasta alguien que tenga un cierto conocimiento sin llegar a ser experto, por participar en la cadena de producción y dar un uso profesional a un determinado producto. Definir la persona desde cuya óptica ha de apreciarse el requisito resulta ser, una vez más, el punto más conflictivo pues ni el RDC ni la LDI dan detalles sobre el contenido del usuario informado. En un primer momento, las ideas plasmadas por la Comisión en los trabajos preparatorios y propuesta de regulación del año 1993, determinando que el foco no ha de ponerse necesariamente sobre la perspectiva del consumidor final. En el mismo 67 SAÍZ GARCÍA, C. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en PALAO MORENO, C. / CLEMENTE MEORO, M. (Coords.), El diseño comunitario. Op. cit., pp. 199 – 201. 68 STS 4474/2016 de 11 de octubre de 2016 – ECLI:ES:TS:2016:4474 Op. cit. 69 FRABBONI, M.M. “Fashion designs and brands: The role of the informed user and the average consumer” en The Journal of World Intellectual Property. Vol. 23 (2020)., pág. 817 70 CANDELARIO MACÍAS, M.I. La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior. Supra., pág. 165 37 sentido se pronunció el Comité Económico y Social del Parlamento Europeo en 1994 al declarar que el usuario informado era alguien con un interés profesional o personal en adquirir o reproducir un diseño. 71 La determinación de quién va a ser el usuario informado respecto al producto concreto resulta determinante pues va a ser indicador del grado de protección del que va a gozar un determinado diseño. Así, en el Caso “Tejidos (Ornamentación para-)” 72 poner el foco sobre el consumidor final como usuario informado priva de la protección al estampado de una tela, al determinar la Sala que las diferencias entre un diseño y otro sólo podían ser apreciados por los profesionales del sector, mientras que, en el consumidor final, al que la Sala considera el usuario informado, no apreciará una impresión general diferente entre los estampados. Podemos imaginar que el resultado del litigio hubiera sido bien distinto si el usuario informado hubiese sido el vendedor de los tejidos o aquel que se dedica al tapizado de sofás, para el que se utilizaban los tejidos en conflicto. En ocasiones, la jurisprudencia ha optado por solucionar este problema considerando usuarios informados a ambos: el usuario final y el operador profesional del sector. En este sentido resulta paradigmática la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 73 . Cuando se de esta situación resulta acertado establecer que produzca una falta de impresión general en uno de los dos posibles tipos de usuarios informados, sin necesidad de que concurra tal requisito en ambos grupos 74 , en armonía con la exigencia de diferenciación “razonable” y por tanto con el objetivo de garantizar un acceso no prohibitivo a la protección del diseño. Decantarse por una interpretación restrictiva o extensiva del usuario informado sigue siendo una cuestión controvertida. Sin ir más lejos, la Cour de Cassation francesa 71 Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario" Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 388 de 31/12/1994 pág. 9. Apartado 3.2.2. 72 Caso “Tejidos (Ornamentación para-)” – Interfabrics, S.L. c. Dissjacq, S.L. Res. Sala Tercera de Recurso de 4 de junio de 2012 (R 79/2011-3). Fundamentos 19, 20 y 24. 73 Caso “Grupo Promer” – Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 (Asunto T-9/07). – ECLI:EU:T:2010:96. Fundamentos 64 y 65. 74 MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Op. cit., pág. 272. 38 defendía esta noción en su vertiente restrictiva en Sentencia de 13 de marzo de 2019 75 revocando una decisión de apelación que había fallado a favor de una interpretación más abierta. 76 Para determinar quién será el usuario informado, hemos de tener en cuenta imperativamente el sector del producto al que se va a aplicar el diseño pues, como indica el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de febrero de 2016 77 : “a efectos de valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios de referencia son los mismos.” Un último criterio por destacar sería la incorporación de la prueba de la intención de uso (intended-use test) 78 en la doctrina del Tribunal General, que ha generado resoluciones muy restrictivas en cuanto a la determinación de la impresión general. El criterio de la intención de uso significa que la impresión general que producirá el diseño va a depender y va a juzgarse de acuerdo con el modo de uso habitual que de el usuario al objeto y de los aspectos que sean visibles para el usuario mientras está utilizando el producto. 79 3.2.3.4. El grado de libertad del autor 75 Cour de cassation – Chambre commerciale, 13 de marzo de 2019, nº 17-18.517. – ECLI:FR:CCASS:2019:CO00201 76 MOLINA, M. French Supreme Court reconsiders the notion of “informed user”, 30 de abril de 2019. Recuperado de www.baylos.com 77 STS 627/2016 de 25 de febrero – ECLI:ES:TS:2016:627 78 CORNWELL, J. “Under-referred, under-reasoned, under-resourced? Re-examining EU design law before the Court of Justice and General Court” en Intellectual Property Quarterly, vol. 4, núm. 4. Universidad de Edimburgo. (2016) pág. 334 79 Caso “Argo” – Argo Development and Manufacturing Ltd. c. OAMI. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de enero de 2015 (Asunto T-41/14) – ECLI:EU:T:2015:53 Fundamentos 50 a 54. 39 La otra pauta establecida por el legislador para medir el carácter singular es como ya hemos mencionado, el grado de libertad del autor. Esto es la amplitud en términos de libertad creativa de la que goza el diseñador en el momento de idear su dibujo o modelo. Los límites a la libertad del autor vienen establecidos principalmente por la funcionalidad técnica del objeto al que se va a incorporar el diseño, aunque también juegan un papel importante las diferentes normativas que han de aplicarse al producto, por ejemplo, en materia de seguridad. Por tanto, en sentido negativo, podemos considerar el grado de libertad del autor como el factor que excluye aquellos motivos y elementos del diseño que no pueden ser objeto de comparación 80 a la hora de determinar el carácter singular, pues su inclusión en el dibujo o modelo, por motivos de funcionalidad, no es optativa. La libertad del autor gradúa la intensidad con la que deben presentarse las diferencias entre diferentes diseños aplicados. En consecuencia, en aquellos sectores cuyos productos admitan una mayor pluralidad de formas y caracteres sin restar funcionalidad al producto se exigirá un grado de diversidad mayor entre diseños nuevos y previos. Por el contrario, aquellos para objetos cuya forma está más restringida por su funcionalidad la exigencia de diferenciación será menor. Pero ¿hasta qué punto influye el grado de libertad del autor en la determinación del carácter singular? En Sentencia del TGUE de 10 de septiembre de 2015 se modula este requisito al indicarse que “el grado de libertad del autor no será la referencia inicial a la hora de determinar si existe o no carácter singular, sino que es, como indica el apartado 2 del art. 6 RDC, un aspecto que deberá tenerse en cuenta cuando se analice la percepción del usuario informado” 81 . En consecuencia, hemos de considerar el grado de libertad del autor como un requisito accesorio e inseparable del criterio del usuario informado. 80 BLANCO ESGUEVILLAS, I. “Derecho del diseño industrial” en RUÍZ MUÑOZ, M (Dir.) y LASTIRI SANTIAGO, M (Coord.) VVAA Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Op. cit., pág. 420 81 Caso “Sacs à main” – H&M v. OAMI, Yves Saint Laurent. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2015 (Asunto T-526/13) – ECLI:EU:T:2015:614. 40 El grado de libertad del autor resulta especialmente controvertido en casos como el mencionado, que atañe al sector textil o moda, puesto que en este sector se opera a través de “tendencias”, las cuales no pueden ser protegidas y pueden influir en varios diseñadores (y diseños) al mismo tiempo. 82 82 LOUREDO CASADO, S. “Carácter singular y grado de libertad del diseñador: Comentario a la Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015, caso H&M contra OAMI y Yves Saint Laurent” en Revista Lex Mercatoria vol. 4 (2017) pág. 55. 41 4. EL CONFLICTO CON LAS MARCAS 4.1. Las marcas El artículo 4 de la Ley de Marcas 83 define la marca como un signo apto para “distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas”. Según el mismo artículo, serán susceptibles de constituirse en marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, siempre y cuando sirvan para la mencionada labor distintiva y, además, sean susceptibles de representación (gráfica o de otra forma) 84 en el Registro de Marcas. Para la representación podrán emplearse cualesquiera medios al alcance del solicitante de registro en la medida en que la representación sea “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002). 85 La marca se distingue del nombre comercial en tanto la primera sirve para diferenciar productos o servicios de los competidores mientras que la segunda identifica a la propia empresa en sí misma. 4.1.1. Marco legal En cuanto a su regulación, esta ha sufrido reformas en años recientes. El Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre modificaba la Ley 17/2001, de Marcas. Un año después se aprobó el Real Decreto 206/2019 que introducía cambios y novedades en el 83 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 84 BROSETA PONT, M. & MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil. Introducción y estatuto del empresario. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial. Derecho de sociedades. (Vol. I) Tecnos (2019) pág. 261. 85 Caso “Sieckmann” – Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002 (Asunto C-273/00) – ECLI:EU:C:2002:748. Pese a que el caso no se refiere a la normativa actual, esta doctrina se ha recogido posteriormente en la Directiva 2015/2436 y por tanto continúa vigente. 48 Las marcas tridimensionales, también denominadas de forma, suelen clasificarse en tres categorías: 95 a) Formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos. b) Formas que consisten en la forma del propio producto o partes de estos. c) Formas de envases o embalajes. Las formas que no se relacionan con los productos y servicios en sí mismos suelen contar con carácter distintivo. Sin embargo, apreciar el carácter distintivo en marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto suele ser una tarea más complicada pues, a pesar de que el TJUE defiende que los criterios de valoración no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas, el mismo Tribunal admite que el consumidor medio no está habituado a diferenciar el origen empresarial “basándose en la forma o el envase al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa”. 96 Tampoco es infrecuente que, con el tiempo, una marca tridimensional pueda ser cancelada (en sede de nulidad) por perder el carácter distintivo. 97 También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretando la Directiva ha denegado en jurisprudencia reciente la validez de registrar una marca tridimensional cuando esta consista únicamente en la forma necesaria que ha de tener el producto para obtener un resultado técnico o funcional o “la forma que dota de un valor sustancial al producto”. 98 Tal prohibición nos recuerda claramente a la prohibición sobre el registro de un diseño 95 Comunicación Común: Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva. European Union Intellectual Property Network. (Abril, 2020). 96 Caso “Mag Instrument” – Mag Instrument Inc. c. OAMI. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2004 (Asunto C-136/02 P) – ECLI:EU:C:2004:592 97 REYNOLDS, A. “Given the boot – EUIPO Board of Appeal finds 3D Moon Boot trade mark is not distinctive” en Field Fisher Intellectual Property (14 de junio de 2020) https://www.fieldfisher.com/en/services/intellectual-property/intellectual-property-blog/given-the-boot--- euipo-board-of-appeal-finds-3d-mo 98 HORTON, A. “Trade marks: shapes necessary for technical result or giving substantial value” en News Centre. Bird & Bird (junio de 2020) https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/trade-marks- shapes-necessary-for-technical-result-or-giving-substantial-value 49 industrial cuando la creación formal venga dada exclusivamente por su carácter funcional. Ambas prohibiciones buscan evitar que exista un monopolio sobre un objeto útil o funcional en sí mismo. Así ha ocurrido cuando el TGUE ha revocado la concesión de marca tridimensional al famoso cubo de Rubik 99 . En cualquier caso, quienes parecen no ponerse de acuerdo en lo relativo a marcas tridimensionales son el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el año 2018 Freixenet logró que el TS fallara a su favor y este determinó el carácter distintivo de su botella esmerilada 100 . No se trataba, según Freixenet de obtener la exclusiva sobre la botella en sí, sino del aspecto de su superficie. No lo vio tan claro el TJUE cuando en su momento falló que la todavía entonces OAMI había hecho bien en denegar el registro a Freixenet como marca tridimensional pues la botella y el color en los que se envasaba el cava no eran, a su parecer, suficientemente distintivos. 101 Justo al contrario ha ocurrido en un caso reciente y esta vez conexo. El Tribunal Supremo determinó, al examinar una infracción de marca comunitaria, que el carácter distintivo de las famosas galletas Oreo residía principalmente en su denominación, considerándolo un elemento dominante, y no tanto en su forma. Por lo que al no constar en la presentación del producto de la demandada (la española Gullón, que comercializaba una galleta tipo sándwich de características similares a la Oreo), no existía el riesgo de confusión 102 . El TGUE en Sentencia de 28 de mayo de 2020 no considera suficiente la diferencia denominativa entre la galleta Oreo y la de Gullón y tampoco resta importancia al resto de detalles figurativos, sino que los coloca en el centro de la cuestión a la hora de compararlas: para el TGUE la notoriedad de las galletas Oreo no se encuentra sólo en su denominación, 99 MORENO, V “El TGUE anula la marca de la UE concedida a la forma del cubo de Rubik” (24 de octubre de 2019) en Expansión. https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/24/5db18f20468aebe21d8b46dd.html 100 M.M.C. “Cointrau y Freixenet lo consiguieron en el Supremo” (16 de septiembre de 2018) en El Comercio https://www.elcomercio.es/asturias/cointreau-freixenet-consiguieron-20180916005425-ntvo.html 101 LAVÍN, R.R. “La Justicia europea rechaza registrar como marca las botellas de Freixenet” (27 de abril de 2010) en Expansión https://www.expansion.com/2010/04/27/empresas/1272361998.html 102 STS 4245/2015 – ECLI:ES:TS:2015 50 sino que se extiende al resto del producto como marca tridimensional. Por ello el TGUE entiende que los consumidores sí pueden establecer un vínculo entre las dos galletas controvertidas y, por lo tanto, Gullón sí podría estar beneficiándose de una ventaja desleal. 103 Si bien es cierto que el TS estaba valorando en sede de infracción y el TGUE en sede de registro, esto no justifica la disparidad en las argumentaciones de los tribunales. Entonces, ¿qué distingue una marca tridimensional de un diseño industrial? La principal diferencia es que, pese a que ambas modalidades de protección hacen referencia a creaciones formales, la forma en la marca tridimensional ha de estar asociada necesariamente a un signo distintivo, bien sea este un color, un logotipo o cualquier otra característica distintiva que diferencie la forma que queremos proteger como marca tridimensional de sus competidores en el mercado. Si únicamente tratáramos de proteger la forma del objeto, caeríamos puramente en el ámbito del diseño industrial. La protección como marca tridimensional requiere que la forma del objeto no sea tan solo “una variante de las formas existentes” sino que pueda distinguirse por el consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz cuál es el origen empresarial 104 , cumpliendo así con la función esencial de cualquier marca. 4.4. La protección acumulativa Existirá acumulación cuando idénticos elementos estéticos de una creación formal considerada como un conjunto unitario queden protegidas de forma simultánea por varias legislaciones. 105 103 “Caso Oreo - Twins” – Galletas Gullón c. OAMI. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima) de 28 de mayo de 2020 (Asunto T-677/18) – ECLI:EU:T:2020:29 104 LOUREDO CASADO, S. “La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de. mayo de 2015, “Caso Voss of Norway contra OAMI” en Revista Lex Mercatoria vol. 1 (2016) pp. 63 – 66. 105 OTERO LASTRES, J.M. “Reflexiones sobre el diseño industrial” en Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá (2008) pág. 229 51 La normativa no contempla de forma expresa la doble protección como marca y como diseño, si bien tampoco excluye tal posibilidad. Cuando el diseño o la marca cumplan con los requisitos exigidos bien por las legislaciones nacionales o comunitarias para que sean protegidos por ambas categorías se permitirá compaginar tales modalidades de protección. Esto significaría que el diseño industrial, cuya vida útil como diseño registrado alcanza un máximo de 25 años podría ampliarse de forma ilimitada si se registrara a su vez como marca, pues estás tienen una protección indefinida, a expensas del pago de las tasas correspondientes. Eso sí, siempre y cuando el diseño gozara de carácter distintivo y no se incurriera en ninguna de las prohibiciones contempladas por la ley. 52 5. CONCLUSIONES I. Cuando hablamos de diseño industrial nos estamos refiriendo a las creaciones formales aplicadas a los productos que admiten su reproducción por medios industriales. II. La normativa tiene por bien jurídico protegido el valor que añade el diseño al producto al que se aplica desde el punto de vista comercial, lo que determina que la razón de ser de la protección se encuentra en motivos económicos. III. El objeto jurídico de protección se limita a la apariencia del producto; esto es a su aspecto exterior. Quedando excluidos de la protección aquellos componentes no visibles por el usuario final durante su utilización habitual. IV. Los derechos conferidos a través de la protección del diseño industrial se configuran alrededor de las facultades de explotación económica de los diseños, dando lugar tanto al derecho de explotación en exclusiva como al derecho de prohibir la explotación a terceros. V. La duración de los derechos conferidos por el registro del diseño será de cinco años, renovables por periodos sucesivos de cinco años hasta alcanzar un límite de 25 años. Para el derecho no registrado la protección será tan solo de tres años. VI. La protección del diseño no registrado se limita a prohibir las copias del diseño y la explotación no autorizada de estas. VII. Existen tres niveles en los que un diseño puede obtener protección: nacional, comunitario e internacional, de acuerdo con los procedimientos administrativos particulares de las instituciones responsables. VIII. La configuración de los requisitos de protección del diseño industrial se yergue como un punto intermedio entre la legislación de derechos de autor y la legislación de patentes. IX. El primero de los requisitos de protección del diseño industrial es la novedad entendida como ausencia de divulgación. Esto es, para optar a la protección no deberá existir identidad con otro diseño anterior. 53 X. La exigencia de divulgación se valorará desde un punto de vista territorial y también desde un punto de vista subjetivo al ser necesario para que exista divulgación que el diseño haya podido ser conocido por los círculos especializados del sector que operen en el ámbito territorial pertinente en el tráfico comercial normal. XI. Debido al propio funcionamiento del mercado, la normativa a optado por ofrecer un periodo de gracia de 12 meses durante el cual las divulgaciones realizadas por el autor y otros sujetos cualificados no serán tenidas en cuenta a efectos de ruptura de la novedad. XII. El momento relevante en aras a determinar la falta de novedad y los diseños anteriores con los que vamos a comparar en términos de identidad será el correspondiente a la primera vez que el diseño se haya hecho público. XIII. El juicio valorativo de la identidad sopesará si los diseños difieren únicamente en detalles insignificantes, en cuyo caso se determinará la identidad de ambos diseños. La doctrina ha modulado sobre qué caracteres del diseño ha de versar la comparación decantándose por el criterio de si pueden apreciarse “a simple vista”. XIV. El requisito de carácter singular se añade al de novedad y lo vuelve más riguroso. Para cumplir con este requisito el diseño debe presentar una impresión general distinta. XV. Tal impresión general distinta habrá de ser valorada desde la óptica del usuario informado, una figura ficticia creada exprofeso que se sitúa entre el consumidor medio y el experto. XVI. El grado de diferencia que se exige a la impresión ha de ser claro, quedando eliminado la exigencia de que sea “notable”. XVII. También se tendrá en cuenta para la determinación de la impresión general distinta el grado de libertad del autor. Cuantas menos características del producto al que se aplica el diseño vengan dictadas por su funcionalidad, mayor será el grado de libertad del diseñador en su proceso creativo. Y viceversa. XVIII. La marca es un signo apto para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas competidoras. 54 XIX. Para poder constituirse en marca, el signo debe contar con fuerza distintiva; lo que, de forma efectiva, diferenciará los productos asociados a esta marca de los procedentes de otro origen empresarial, labor principal de la marca. XX. Marcas y diseños pueden entrar en conflicto por motivos de anterioridad o prioridad. XXI. El titular de una marca podrá formular oposición al registro de un diseño basándose bien en la ausencia de los requisitos propios de protección del diseño, bien en la protección que la Ley de Diseño Industrial le concede propiamente en su artículo 13.f), relativo a la incorporación de signos al diseño. XXII. Para que esta protección entre efectivamente en juego debe poder producirse riesgo de confusión o ventajas desleales. XXIII. Al contrario, el titular de un diseño se podrá oponer al registro de una marca en iguales términos en virtud del artículo 9 de la Ley de Marcas. XXIV. La diferencia entre el diseño industrial y la marca tridimensional reside en las exigencias legales de una y de otra. La marca tridimensional es una creación de forma que posee carácter distintivo. XXV. Aunque no esté expresamente recogido en la normativa, consideramos que, si una marca y un diseño cumplen con los requisitos exigidos por ambas modalidades de protección, podrán obtener la protección acumulativa en virtud de ambas legislaciones. XXVI. La protección acumulativa es ventajosa en tanto la protección del diseño se limita a 25 años mientras que la protección de la marca es indefinida en el tiempo. Por tanto, un diseño de protección finita podría quedar protegido intemporalmente como marca. XXVII. En lo relativo al derecho proyectado, este mismo año se ha presentado el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Protección de Diseño Industrial cuya vigencia no se anticipa hasta el año 2022. 55 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALONSO ESPINOSA, F.J. & LÁZARO SÁNCHEZ, E.J. “El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)” en Anales del Derecho núm. 20. Universidad de Murcia, (2002) pág. 169. 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