Marcas y moda

1 Facultad de Derecho Grado en Derecho Marcas y Moda Presentado por: Inés Guerra Sanz Tutelado por: M.ª del Mar Bustillo Sáiz Valladolid, 13 de julio de 2022 2 RESUMEN El presente trabajo aborda el mundo de las marcas, desde su concepto, funciones, registro y prohibiciones que afectan principalmente al sector de la moda. De manera análoga, desde una perspectiva de la problemática en el mundo de la moda, analiza las posibles falsificaciones e imitaciones que ocurren de manera constante en el sector y sus consecuencias en las empresas y consumidores. PALABRAS CLAVE Marca, moda, signo, registro, prohibición, riesgo de confusión, falsificación. ABSTRACT The aim of this dissertation is to approach brands from the point of view of fashion, studying the concept, functions, and prohibitions. Furthermore, form a different angle which is the problematic activities in the fashion scope, analyse the existence of forgeries and imitations of brands and its consequences in the companies in the sector and consumers. KEY WORDS Brand, fashion, sign, registration, prohibition, risk of confusion, forgery. 3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 5 2. MARCAS.................................................................................................................................. 7 2.1 Concepto de marca ................................................................................................................ 7 2.2 Funciones .............................................................................................................................. 10 2.3 Tipos de marcas.................................................................................................................... 14 2.3.1 En función de su situación geográfica ................................................................................. 14 2.3.2 En función de su naturaleza o signo que protege ................................................................. 19 2.3.3 En función de su finalidad................................................................................................. 25 3. REGISTROS DE MARCAS ................................................................................................. 26 3.1 Procedimiento ...................................................................................................................... 26 3.2 Prohibiciones ........................................................................................................................ 32 3.2.1 Prohibición absoluta .......................................................................................................... 33 3.2.2 Prohibición relativa ........................................................................................................... 38 3.2.3 Riesgo de confusión y de asociación ..................................................................................... 40 3.3 La marca renombrada .......................................................................................................... 46 4. PROTECCIÓN DE LA MARCA ....................................................................................... 49 4.1 Falsificación .......................................................................................................................... 49 4.2 Tipificación penal ................................................................................................................. 52 4.3 Casos relevantes ................................................................................................................... 52 5. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 54 6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 57 4 ÍNDICE ABREVIATURAS BOPI Boletín Oficial de la Propiedad Industrial CP Código Penal EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea LM Ley de Marcas 17/2001 MUE Marca de la unión europea OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas. OCDE Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Op. Cit. Opere citato p. /pp. Página /páginas. RMUE Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea UE Unión Europea 5 1. INTRODUCCIÓN El presente Trabajo de Fin de Grado pretende hacer un análisis del derecho de las marcas desde una perspectiva del mundo de la moda, enfocándose principalmente en los posibles problemas que se pueden encontrar, bien en la determinación del concepto, en el conflicto de las funciones, en el registro o en las prohibiciones asociadas a ellos. Finalizando con la protección de la marca, mencionando una de las mayores problemáticas dentro del sector que son las falsificaciones. La metodología utilizada en este trabajo va a ser conocer en primer lugar de forma teórica lo dispuesto por la legislación nacional, europea o internacional sobre las marcas e ir enfocándose en los posibles problemas que se le asocian. A efectos prácticos he considerado necesario aplicar la teoría a través de ejemplos y jurisprudencia relacionada con el sector. La estructura consistirá en tres partes: la primera en relación al concepto y tipología de las marcas, basado en distintas fuentes legislativas; en segundo lugar, el procedimiento de registro y las prohibiciones absolutas y relativas de las marcas, haciendo mención del riesgo de confusión y la marca renombrada y por último la protección de las marcas, desde un punto de vista de la falsificación y de los efectos que produce en el sector. Este trabajo responde a una inquietud personal de querer conocer más allá del derecho mercantil, especialmente en el ámbito de las marcas. En relación al enfoque del sector de la moda y su problemática, surge debido a un interés personal de querer conjugar los intereses de un mundo relativamente desconocido para cierto público, con la jurisdicción y la sociedad más actual. El mundo de la moda, como he mencionado es un mundo que aunque parezca ser conocidos por todos, es un sector que solo se conoce de manera superficial, del cual no se conocen los procesos, requisitos o impedimentos que sufren las marcas y que si fuese más conocido por el público en general, cuando se van a comprar ciertos productos falsificados en páginas muy conocidas en la actualidad, entender cuales con las consecuencias para el sector y en cierto modo también para el consumidor. 6 Dentro de este análisis hay que tener muy en cuenta una nueva especialidad que ha surgido hace relativamente poco, que es el Fashion Law o el Derecho de la Moda. Esta nueva especialidad responde a las necesidades que tiene el demandante en el mundo de la moda y abarca desde el inicio con los diseños y sus derechos, así como su transporte, venta, consumidores, derecho de la competencia, etc. Por lo que parte del contenido de este trabajo formaría parte de esta especialidad. Finalmente si tenemos que determinar los objetivos de este trabajo, principalmente serían cuatro: - Detallar el concepto de marca y los distintos tipos de marcas existentes en el mercado, haciendo hincapié en las más relevantes para el sector en cuestión. - Profundizar en el procedimiento de registro de los distintos tipos de marcas según su situación geográfica y describir las prohibiciones asociadas, ejemplificándolas a través de casos lo más ilustrativos posibles. - Relatar uno de los problemas más actuales en el mundo de la moda, que es la pérdida de ganancias y de reputación debido a las distintas actividades de falsificación e imitación que realizan ciertas empresas. - Desarrollar un tema, desconocidos por muchos y demostrar la importancia que tiene para el tráfico económico y cómo afecta al consumidor la problemática encontrada. 7 2. MARCAS 2.1 Concepto de marca El concepto de marca es difícil de definir, aunque si lo vemos desde la perspectiva de la normativa, toda su regulación está muy armonizada, y se podría dar a entender que su definición también es unitaria, pero no es así. El hecho de que sea un término difícil no quita que sea altamente utilizada por la sociedad, día a día. El hecho de determinar el concepto de marca nos proporciona una serie de ventajas, por ejemplo para la interpretación de los signos que pueden constituir marcas 1 . La mala praxis del concepto hace que nos encontremos con el primer problema, y es que cada uno podrá entender lo que considere conveniente sobre el concepto. Esto se une a que el Derecho europeo ha determinado que el concepto debe entenderse de forma amplia, lo que impide una unificación total del concepto. Esto no quiere decir que estamos ante una contradictio in terminis, solo que hay disparidad de alcance de interpretación. Me gustaría exponer esta problemática con tres definiciones diferentes y de tres fuentes diversas. En primer lugar, la primera fuente que nos puede proporcionar una definición de marca seria la Real Academia Española, que aunque no es una fuente de fundamentos jurídicos, es la institución de referencia en la lengua española: “Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia.” 2 Con esta simple definición, ya podemos sacar ciertas notas significativas, como puede que ser la distinción de la señal en este caso (o signo), que señala una de las funciones de la marcala función distintiva- y que además forma la parte subjetiva de la definición de marca. El segundo concepto que presentar, es el del Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de la marca de la Unión Europea (a partir de ahora RMUE) , que en su artículo 4 dice: 1 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid (2004), p. 38 2 “Marca” (1) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 8 “Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. Si comparamos las dos primeras definiciones podemos ver diferencias y similitudes. En cuanto a las similitudes, principalmente la idea básica de distinción -“requisito básico exigible a una marca” 3 -, que como ya he mencionado es una de las funciones principales de las marcas. En cuanto a sus diferencias, la segunda definición al tener mayor extensión añade mayores presupuestos relacionados con las marcas y hace que se sienta más completa en su contenido. Si observamos se introduce una idea que en mi opinión va a ser básica, que es la ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea. Esta idea será de gran importancia no solo en el concepto sino también en la problemática y en la aplicación al mundo de la moda. En cuanto a la tercera y última definición que voy a exponer, va a ser la de la Ley 17/2001, la mejor conocida como “Ley de Marcas” (a partir de ahora LM), que al ser la norma referente en este tema principalmente, en mi opinión no podía faltar su punto de vista. El artículo 4 expone: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para, distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y de ser representados en el Registro de Marcas.” Si comparamos esta última definición con la dada por el RMUE, hay más similitudes que diferencias, ya que ambas hablan no solo de los signos, sino también de las letras, palabras, colores… Además, ambas mencionan que para que algo sea considerado como una 3 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre… Op. cit, p. 39 9 marca, tiene que ser representado en el Registro de Marcas, es decir, se exige una representación gráfica (este requisito no aparecía en la ley anterior 4 ). Esta representación gráfica forma la parte objetiva de la definición, siendo uno de los pilares en los que se sustenta el Sistema, lo que garantizará el formar parte o no del Sistema de Marcas. Hasta la aprobación del Reglamento 23/2018, la representación gráfica era un requisito básico desde el inicio hasta el final del trámite. Con la aprobación del Reglamento mencionado aparece el principal problema asociado al concepto de marca, que en mi opinión creo que además es el más actual, aunque he de decir que antes de la aparición del matiz ya se daban casos problemáticos relacionados con el tema. El matiz 5 de este concepto, nos hace pensar que el legislador lo que quiso hacer es adaptar el mundo más actual, se podría decir que más tecnológico, al derecho de marcas. Las marcas no tradicionales -que veremos en apartados posterioresson las que se ven afectadas por esta actualización. Al eliminar esta representación gráfica, habría ciertos tipos de marcas que antes no se podría registrar pero que ahora sí, debido a que no se especifica la forma que se exige para registrar un signo como marca, a diferencia de como se hacía ex ante. Tras varias decisiones se ha decidido que el criterio sea que una marca se puede registrar siempre que se haga de forma clara, concisa, autónoma, accesible, duradera y objetiva. Si todo esto lo aplicamos al mundo de la moda, encontramos este problema conceptual a la hora de registrar por ejemplo marcas olfativas o las gustativas. En la actualidad esto no es posible ya que no se ha encontrado una forma de poder registrarlas y de hacer que perduren en el tiempo y se demuestra en varias sentencia entre las que destacan: el caso Sieckmann 6 , donde se enfrentaban en relación a una esencia que les daba un olor especial a las cosas y que es mencionado por autores como Carlos Fernández-Novoa. Este asunto 4 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas. 5 Matiz hecho a través artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2018. 6 Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-273/00, de 12 de diciembre de 2002. Caso Sieckmann. Caso que enfrentaba a Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent, donde se enfrentaban en relación a una esencia que les daba un olor especial a las cosas. Tras mucha interpretaciones finalmente se determinó que no se podían registrar las marcas olfativas por razones como su corta durabilidad. 16 Voy a poner un ejemplo de cómo entiendo yo que afectaría esta conexión al registro de una marca, aplicándolo a un posible problema ficticio: una persona titular de una marca dedicada a la comercialización de productos de belleza registra su marca en España de forma exitosa, considerando la OEPM que no hay motivos absolutorios de denegación. Pero cuando solicita el registro ante la Oficina de la UE, este sí considera que hay motivos de denegación absoluta -en relación por ejemplo con la percepción del consumidor español-, denegando el registro de la marca. Entonces entendemos que en base a esa coexistencia en relación a la oposición de registro mencionada en la página anterior, aunque haya precedentes exitosos o de denegación en España o en cualquier Estado Miembro, los principios del sistema de la UE, en especial su autonomía, hace que estas decisiones se tengan en cuenta pero no serían vinculantes a la hora del registro en el sistema de la UE. MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA: la marca de la UE es aquella que despliega sus efectos de forma unitaria en los distintitos Estados Miembros 27 que lo forman. Este tipo de marcas tiene tres principios asociados: unidad, autonomía y coexistencia 28 . El sistema de marcas de la UE está formado por los Estados Miembros de la UE y en caso de que haya incorporaciones de Estado nuevos al sistema, los efectos se producirán de forma automática. Esta marca se caracteriza por tener un registro único, que está controlado y organizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo EUIPO 29 ). Un ejemplo de marca registrada en la UE sería: MUE nº 011470648 27 A día 19 de junio de 2022, la UE está formada por 27 Estados Miembros. 28 CASADO CERVIÑO, A., Op. cit, pp. 55 y 56 29 Su nombre basado en las siglas en inglés. 17 30 Como ya hemos mencionado anteriormente, la marca de la UE tiene un carácter unitario 31 , es decir, que todos los efectos derivados del registro como puede ser la nulidad o la renuncia 32 tiene efectos en el conjunto del territorio. Ese carácter unitario 33 afecta: - A la admisión del registro: el signo debe tener la función distintiva bien marcada, ya que si carece de ella en cualquier Estado miembro se podrá denegar su registro. - En la denegación: en este caso se presentan dos posibilidades, la primera en relación con el caso presentado en la oposición del registro, en la coexistencia de los sistemas nacionales y del sistema de UE; y segundo lugar en cuanto a la denegación de registro por riesgo de confusión o a las acciones de nulidad de derechos anteriores en marcas ya registradas. - En la protección: este aspecto será el más importante del carácter unitario del sistema de marcas de la UE. Esta protección estará otorgada por los Tribunales de Marca 34 de la UE afectando al conjunto de la unión. Esta característica se expresa en distintos preceptos del RMUE: en el ya mencionado artículo 1.2; en el carácter exclusivo de uso y su prohibición ante terceros regulado en el artículo 9; y en los actos de violación del derecho exclusivo del titular, regulados en el artículo 130. Aun así estas expresiones del carácter unitario no hay que entenderlas de forma absoluta, ya que varios asuntos como “combit Sofware” 35 se matizaron varios 30 Fuente: https://euipo.europa.eu/eSearch 31 Artículo 1, apartado 2, RMUE. 32 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., El sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo S.A, Madrid (1995) p. 36 33 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la Moda, Volumen I, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) pp. 68 y 69 34 Son tribunales especializados en el orden jurisdiccional civil, especialmente en torno a la Marca Comunitaria. 35 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-223/15, de 22 de septiembre de 2016. 18 preceptos, determinando finalmente que esa unidad afecta al registro pero no a las resoluciones prohibitivas. MARCA INTERNACIONAL: la marca internacional es aquella que se encuentra registrada en el sistema internacional de marcas -Sistema de Madrid-, donde puede desplegar sus efectos en los distintos países miembros. Este sistema al igual que el de la UE, tiene un sistema único de solicitud de marca, que en base a una sola solicitud despliega efectos en distintos países, lo que conlleva una serie de ventajas aparejadas, como podría ser la simplificación del procedimiento o el hecho de que la gran mayoría de los países estén adheridos a este Sistema y ayude al comercio internacional. Al igual que pasaba con el sistema nacional de marcas y el de la UE, en el que había una conexión 36 , en este caso pasa igual. Las normas del protocolo de Madrid permiten vincular ambos sistemas, su conexión se puede apreciar en: - Titularidad: las normas del Protocolo de Madrid permiten a organismos públicos com la UE, ser titulares de una marca. - Solicitud: las solicitudes de ambos sistemas sirven como base de registro en el sistema contrario y se podrá transformar la solicitud internacional a comunitaria en caso de denegación de registro de la marca internacional. - En ciertos casos cuando hay una plena similitud de signos, productos y titulares, se establecen prevalencias, para evitar la doble inscripción. Eso sí, le diferencia del sistema de la UE en que no existe ese carácter unitario de efectos en todos los Estados Miembros y también se diferencia de los otros dos tipos de marcas, en que no hay un organismo superior que se encargue de dar el visto bueno del registro en el sistema, serán las oficinas nacionales de cada país, las que acepten que esa marca produzca efectos en su territorio. En el caso de España será la OEPM la que en base al derecho español decidirá si produce efectos o no -esto lo veremos de forma más profunda en el procedimiento de registro-. 36 CASADO CERVIÑO, A., Op. cit., pp. 500 y ss. 19 Marca internacional nº 3897608 37 2.3.2 En función de su naturaleza o signo que protege En cuanto a esta clasificación me centraré en los tipos de marcas que son relevantes para el mundo de la moda, ya sea por razones de estratégicas, por la función distintiva que ejercen o por su funcionamiento en el mercado. Para realizar una clasificación ordenada y clara, voy a separarlo en dos grupos principales y luego en las marcas que los forman: MARCAS TRADICIONALES 38 : MARCA DENOMINATIVA: es el tipo de marca más tradicional, y esta exclusivamente formada por elementos verbales 39 en caracteres tipográficos comunes. Ejemplo: LEVI´S 40 . Dentro de este tipo de marcas existiría una subcategoría, que son las marcas eslogan 41 , que están formadas por frases con atracción publicitaria, que ya vimos en el apartado de las funciones de la marca que era uno de los métodos de las marcas para ejercer la función de publicidad 42 . Al eslogan se le exige esa distinción al igual que la marca denominativa, por lo que debe reunir requisitos como: juegos de palabras, originalidad e influir al público de alguna manera. 37 Fuente: base de datos mundial sobre marcas, https://branddb.wipo.int/branddb/es/ 38 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la Moda, volumen I; coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) pp. 71 y ss. 39 Palabras, letras, dígitos, cifras, etc. 40 Marca internacional nº 0250265, perteneciente a LEVI STRAUSS & CO 41 VELASCO VEGA, C., e ILARDIA LORENTZEN, F. "Conceptos generales y nociones básica del derecho de las marcas”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 45 42 Vid infra, pág. 12. 20 Me gustaría destacar el “caso de Chiara Ferragni” 43 , que enfrentaba a la influencer y a una sociedad de nacionalidad neerlandesa que alegaba una situación de riego de confusión con la marca denominativa “Chiara”. La EUIPO en principio denegó su registro pero el Tribunal General de la UE, considero que la primera marca al estar formada por dos elementos denominativos no existía riesgo de confusión. MUE nº 0001560380 44 MARCA FIGURATIVA: dentro de las marcas figurativas vamos a encontrar dos tipos: Marca puramente figurativa: es aquella que está compuesta exclusivamente por elementos figurativos. En este caso podríamos encontrar los logotipos que carecen de denominación. Marca mixta o figurativa 45 : es decir es una mezcla de elementos figurativos con elementos verbales o verbales con colores o tipografía no común. MARCA FIGURATIVA MARCA MIXTA MUE nº 37107 MUE nº 1141803 43 Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-647/17 de 8 de febrero de 2019. 44 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/IT50201390213520 45 La jurisprudencia europea determina que en el caso de las marcas mixtas, tiene más importancia el elemento denominativo que el gráfico, como así de deriva del caso Panthé contra Panther: Sentencia del Tribunal General (sala décima), asunto T-117/20, de 10 de febrero de 2021 21 46 47 En el caso de la marca figurativa me gustaría destacar un caso sonado sobre el tema que fue el “caso OFF White” 48 . Fue un litigio que enfrentó a Off-White contra la EUIPO, ya que esta rechazo la inscripción de la marca figurativa por carecer de carácter descriptivo y distintivo. MARCA TRIDIMENSIONAL: es el tipo de marca que protege de forma tridimensional, es decir, los envases, embalajes, alcanzando a los elementos gráficos que formen parte de ello. Para que se puedan registrar, con una simple visualización se tiene que producir la función distintiva de forma clara, bien por la forma que tiene, o por el renombre. MUE nº 600927 49 MARCA DE POSICIÓN: son aquellos tipos de marcas que su alcance protege de forma específica la forma en la que están posicionadas los signos o figuras del producto, determinando de forma clara: la posición y tamaño de del signo relacionado con el producto 46 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/BA502003000037107 47 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO500000001141803 48 Sentencia del Tribunal General de la UE., asunto T-133/19 de 25 junio de 2020. 49 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO500000000600927 22 y los elementos que forma parte del producto. Estos elementos o figuras no se protegen por ir acompañados normalmente con el objeto 50 . MARCA DE PATRÓN: marca que están formadas por elementos que tienen una repetición de forma sistemática. Lo solemos encontrar en los estampados que llevan los signos de la marca como Louis Vuitton o Gucci. De esta marca destaca un asunto relativo a la inscripción de un tipo de estampado denominado “Damier” 52 , que según la EUIPO decía que carecía de carácter distintivo por ser un estampado utilizado de manera usual en el mercado, y en productos similares. Pero con el tiempo y su uso este estampado adquirió fama lo que permitió denegar esa prohibición absoluta, registrando finalmente el estampado. MUE nº 00900370445 53 50 El caso de Christian Louboutin y la suela roja: “La cuestión de si el hecho de que un color determinado se aplique en un lugar específico del producto de que se trate significa que el signo controvertido está constituido por una forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95… el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición” 51 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018153472 52 Sentencia Tribunal General de la UE, asunto T-105/19, de 10 de junio. 53 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/GB500000900370445 MUE nº 018153472 51 23 MARCAS DE COLOR: las marcas que están formadas por uno o varios colores combinados, sin contornos, alcanzando su protección no solo al color sino también a su ubicación sistemática. Para su registro debe ir acompañado de un código de color 54 . Por ejemplo si Christian Louboutin quiere registrar el color famoso de sus zapatos que el color Pantone nº 18.1663 TP. MUE nº 018282231 55 OTRAS MARCAS 56 : MARCAS SONORAS: son marcas que están constituidas por un sonido o por una combinación de estos. En la actualidad ya no es necesario que sea representado por un pentagrama, es suficiente que se haga por medio de un archivo de audio. MUE nº 829607 57 54 Los códigos de color que sean universalmente conocidos, como el Pantone o el CMYK. 55 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018282231 56 Entre las que se encuentra también las tridimensionales en ciertos casos y las olfativas pero por razones ya mencionadas, no aparecerán como tipo de marcas. 57 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO500000000829607. Perteneciente a Nokia Corporation. 24 MARCAS DE MOVIMIENTO: marca que contiene, un movimiento o un cambio en la posición de los distintos elementos de la marca. Es un tipo de marca no tradicional, que se representa bien a través de un archivo de video, o por secuencia de imágenes fijas que muestren el movimiento o la secuencia. MUE nº 005338629 58 MARCAS MULTIMEDIA: son el tipo de marca que está compuesto por imágenes y sonido, combinado en uno solo. Esta muy relacionada con la marca de movimiento ya que permite registrar signos que identifican móviles, televisión, etc. Su representación se ejerce mediante archivos audiovisuales y se exige que permita su identificación es decir, no sirven solo ciertos ruidos ilegibles o gestos comunes como saludar. MUE nº 018140429 https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQH76H7Y R57H77YO7JH3YLTSNZDBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS 59 MARCAS HOLOGRAMA: es una de las marcas más novedosas, donde la aplicación de la tecnología a las marcas es más evidente. Este tipo de marcas está formado por elementos con características holográficas, que puede ser representado a través de un archivo de video, por un conjunto de fotografías, o simplemente por las imágenes que sean necesarias para identificar de forma clara ese efecto holográfico. 58 Fuente: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005338629 59 Fuente: https://rma.legal/es/2021/01/26/y-si-te-digo-netflix/ 25 MUE nº 4041080 60 2.3.3 En función de su finalidad De manera muy breve, me gustaría comentar esta clasificación de las marcas según su finalidad 61 . Hay tres tipos: PRODUCTOS Y SERVICIOS: hacen referencia a la individualización de productos o servicios. COLECTIVAS: son los tipos de marcas que valen para distinguir los productos o servicios de las distintas partes que puedan forman una asociación ya sea de comerciantes o fabricantes, es decir, los titulares de la marcas son las asociaciones. GARANTÍA: da certeza de las características que tienen en común los productos o servicios que han sido elaborados por personas especialistas y que tienen relación con el titular de la marca. 60 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/FR500000004041080 61 Según la Oficina Nacional de Patentes y Marcas. 32 La solicitud se hace a través de un formulario 81 , que debe ser de idéntico titular, y la misma identificación de productos y servicios que la nacional.. En cuanto al procedimiento 82 hablaremos en el conjunto del sistema: la OEPM en primer lugar recibe la solicitud y hace un primer examen formal en el que se comprueban los datos y que estos coinciden con lo solicitado para el sistema internacional. Esta solicitud se remite a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ahora OMPI), que hará un examen formal y lo publicará con número internacional. Y por último cada Oficina nacional de los países solicitados decide en base a su derecho nacional si concede o no el reconocimiento. Estas oficinas nacionales para revisar si se cumplen los requisitos, si se dan las prohibiciones u oposiciones tienen un plazo de 18 meses prorrogable 1 año más. Si el país correspondiente rechaza el registro de la marca, este tendrá la obligación de comunicarlo, ya que si no se dará por hecho que sí que se acepta. Por ejemplo, aplicando esto a una marca: yo tengo una marca de calzado de noche, llamada “INIGHT”, y la tengo registrada en España. Como España es parte del Arreglo de Madrid, podré desplegar los efectos en los Estados Miembros, y por ejemplo fijándonos en Reino Unido, en base a su derecho, debera comprar que no existe ningún tipo de prohibición para que mi marca pueda tenerse en cuenta en el país. La duración de la protección coincidirá con el resto, 10 años más renovación indefinida por otros 10 años. Y como en los otros dos tipos de marcas, se debe renovar para evitar el desuso de la marca y así carecer de problemas. La renovación se podrá hacer de forma total o parcial. 3.2 Prohibiciones El sistema de registro español como el comunitario planeta dos tipos de prohibiciones, protegiendo cada uno intereses distintos. Las prohibiciones absolutas sobre los intereses público-impiden la monopolización- y las relativas sobre los intereses de los particulares-derechos anteriores- : 81 Los distintos formularios se encuentran disponibles en: https://www.wipo.int/madrid/es/forms 82 OEPM: “Manual informativo para los solicitantes de macas internacionales”, Ibidem. 33 3.2.1 Prohibición absoluta La prohibición absoluta se encuentran regulada en el artículo 5 de la LM, y este artículo hay que unirlo con su igual en el ámbito europeo, es decir, el artículo 7 del RMUE. La prohibición absoluta a lo que hace referencia es al signo y debido a que este lleva un problema asociado hace que la marca no sea registrable. Esta prohibición absoluta tienen una serie de finalidades, como evitar ventajas comerciales para el titular de la marca para así evitar como ya hemos mencionado la monopolización, y también la finalidad de evitar causar perjuicios a los competidores. La prohibición absoluta se caracteriza porque primero, se ejerce a través de la acción de nulidad, que no está sujeta a ningún plazo; segundo, sus causas están tasadas y tercero según la jurisprudencia del Tribunal Supremo la interpretación y la aplicación de las normas se debe hacer de forma restrictiva -se debe cumplir todo los requisitosal considerarse limitativa de derechos. A continuación desarrollaremos las distintas prohibiciones relevantes en el sector de la moda y que se regulan en el artículo 5, en el aparatado primero de la LM: En primer lugar en la letra a) del artículo tenemos la prohibición de registro debido a que el signo no constituye marca por no seguir lo dispuesto en el artículo 4 de la LM. Para que un signo constituya marca debe cumplir tres condiciones: - Debe ser un signo el objeto de la solicitud de registro. - Debe ejercer la función de distinción. - Debe ser adecuado para ser representado en el Registro. Por ejemplo, basándonos en la jurisprudencia ya mencionada, si Lancôme quisiera registrar el olor de uno de sus perfumes, no podría, porque los olores no son signos que constituyan marcas. En segundo lugar nos encontramos con la causa más habitual de denegación de las marcas que es la carencia de carácter distintivo. Hay que diferenciarlo de lo dicho en la letra a) y se diferencia en que esta distinción se aplica desde un plano más específico a los 34 productos y servicios, de ahí que un mismo signo pueda tener esta característica en un producto pero en otro no. Para considerar que se está cumpliendo con esta función, se debe garantizar la identidad de los productos al consumidor sin confusión ninguna, deben distinguirse los productos y servicios de otros distintos de procedencia distinta y debe tener el nivel exigido mínimo. Aquí nos encontramos con las marcas que son demasiado simples para diferenciarse del resto. Los criterios de apreciación de la distinción son iguales para todas las marcas aunque es verdad que lo mismo en determinados ámbitos o en determinados tipos de marcas la percepción por el público es diferente por lo que el examen no será igual de exhaustivo como en el caso de las marcas-eslogan 83 que el tribunal ha determinado que al no ser un tipo de marca -ya que es un subtipo de la denominativasu examen no es tan absoluto. Pero esto no quita que no tengan protección, solo que se exigen ciertas características 84 . Sobre el tema destaca el “caso de Smart Technologies” 85 . Por ejemplo si una marca de cosmética utiliza como signo una gota de agua, este signo no es suficiente para distinguirlo del resto. En tercer lugar tenemos la prohibición relacionado con las marcas que contienen signos descriptivos, regulado en la letra c) del artículo 5.1 de la LM 86 . Las marcas que contienen este tipo de signos son las marcas descriptivas que son aquellas que están compuestas por signos que informan al público de las características del producto o servicio al que afecta. Por lo tanto uniéndolo con la prohibición anterior si incurre en esta prohibición también lo hará con la mencionada en la letra b), en relación con los mismos productos y servicios. Entonces, para que se vea afectados 87 por esta prohibición deben ser signos que tengan una vinculación directa y clara con ciertos productos y servicios para que los consumidores o el público puedan percibir su descripción o sus características. Por lo tanto un signo podrá ser descriptivo en un tipo de productos y en otros no serlo. 83 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la Moda, Volumen I, coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 77 84 i.e. Juego de palabras, originalidad e influir al público. 85 Sentencia Tribunal Justicia, asunto C-311/11, de 12 de julio de 2012 86 Este precepto entendido desde una perspectiva abierta y no exhaustiva. 87 Para su verificación se deberá tener en cuenta tanto al público general como al público especializado. 35 Pero hay que mencionar dos excepciones 88 : primero que esta prohibición no se debe aplicar a las marcas sugerentes o que aludan a alguna característica del producto servicio y segundo que es posible registrar una marca que con una combinación de signos descriptivos si tienen suficiente distinción. Por ejemplo en caso de un empresario que comercializa gafas de sol y ,contiene signos como “for the sun”, estaría incurriendo en la descripción del destino. En cuarto lugar tenemos las marcas que se constituyen de signos que con el tiempo se han convertido en habituales en un sector o en el tráfico de comercio. Regulado en el artículo 5.1 letra d) de la LM. Lo que ocurre con este tipo de signos es que en un principio sí que eran capaces de ejercer su función distintiva o de origen pero con el tiempo y el uso por parte del público se ha vuelto algo genérico, utilizado por todo el sector, impidiendo ejercer la función marcaria. Dentro de esta prohibición se exige que los signos de los que estén formados tienen que ser habituales entendido desde el punto más restrictivo, excluyendo por lo tanto aquellas marcas compuestas por signos habituales junto con elementos figurativos, denominativos, etc. Por ejemplo la palabra “Bravo” 89 , fue controvertida en su momento, ya que era considerada como habitual. Para examinar si se cumple esta prohibición se tendrá en cuenta: - La fecha: es un elemento muy importante ya que dependiendo de cuando se tome en consideración se podrá determinar cómo habitual o no. Si no era habitual en el momento de la solicitud, pero lo ha sido posterior, será objeto de oposición por caducidad 90 . - El carácter: tiene que guardar relación con los productos o servicios. - Los destinatarios: entendiendo a todas las partes del sector afectado (fabricantes, transportistas, consumidores, etc.) 88 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la moda, Volumen I, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 78 89 Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-517/99, de 04 de octubre de 2001. 90 Artículo 54, apartado 1, letra b) de la LM. 36 Por ejemplo una marca de ropa quiere registrar como signo las letras S, M, L dentro de su línea de prendas para indicar el tallaje de las prendas. Esto se denegaría ya que es una de las formas universales de indicar la talla de las prendas. La siguiente prohibición que nos encontramos, con la prohibición que se encuentra en la letra e) del artículo 5.1 de la LM que hace hincapié en las marcas que se constituyen de signos “constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”. Esta prohibición en un principio afectaba solo a las marcas de forma, pero con la reforma de la LM 91 se ha introducido a todos los tipos de marcas, ampliando el alcance de la prohibición, eso sí, solo afectará a los signos formados exclusivamente en la forma del producto, si va unido con otros elementos que se consideran distintivos, no se aplica la prohibición. Esta prohibición se podrá dividir en tres prohibiciones específicas, basadas en lo mencionado en el artículo: - Prohibición de la forma u otra característica que viene impuesta por la naturaleza del producto: no se pueden registrar las marcas en que su forma venga dado solo por la naturaleza del producto. Por ejemplo si se quiere registrar la forma habitual de una camiseta de manga corta. - Prohibición de la forma u otra característica de un producto que es necesaria para lograr un resultado técnico: 92 se deniega el registro a aquellas marcas que contienen signos formados por formas de producto que lo que hacen es incorporar una solución técnica, impidiendo su uso al resto de empresarios. Con esta prohibición se quiso poner un límite entre lo que se entendía por marca y por patente. Por ejemplo si queremos registrar una marca de cosmética que tiene un producto de mascarillas para la cara que lleva un sistema de cierre que evita que se estropeé. Si ese sistema de cierre se demuestra que es básico para no estropearse no podrá registrarse al considerarse resultado técnico. 91 Real Decreto-ley 23/2018. 92 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la moda, Volumen I, coord., Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 79 37 - Prohibición de la forma u característica que le otorga al producto un valor fundamental: se rechaza el registro de marcas, en las que las formas que componen el signo se convierten en el elemento más atractivo del producto, convirtiéndose en la razón principal de su adquisición. aquí habría un problema a la hora de determinar la capacidad de atracción. Esta prohibición lo que hizo fue trazar una línea entre lo que se entendía por marca y por diseño industrial. En penúltimo lugar, hay que mencionar la prohibición creó que sobrentendida en cualquier ordenamiento, relativa a que no se pueden registrar las marcas con signos que sean contrarios a la ley 93 . Un caso representativo es “¡Que buenu ye! HIJOPUTA” 94 . Para determinar que un signo es contrario a la ley deberá considerarse: la estructura del signo ya sea denominativa o gráfica, la naturaleza y; el consumidor y su percepción. Por último nos encontramos con la prohibición de la letra g) del artículo 5.1 de la LM de signos que inducen al público al error. Estos signos son signos engañosos, brindan una información errónea al consumidor, impidiendo una transparencia en el mercado. Los signos engañosos pueden ser directos, si incorpora los elementos que generan el engaño y pueden ser indirectos cuando aludan a esos elementos. Para que se de esta prohibición tiene que existir una discordancia entre lo indicado y lo sugerido por el signo y entre lo indicado y sugerido en las características de los productos o servicios, tenido que influir en el consumo de la gente. Este carácter engañoso se relaciona con la naturaleza, origen geográfico o la calidad. Es una lista ejemplificativa pero también puede ampliarse a otros supuestos. Sobre estos casos destaca un caso sobre el origen de un Champan francés. 95 Por ejemplo se daría esta prohibición en caso de registro de una marca de comercialización de prendas que se podría llamar “CACHEMERECLOTHES” y la realidad es que las prendas se fabrican con algodón. 93 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre… Op. cit. pp. 231 y 232 94 Sentencia del Tribunal General, asunto T-417/10, de 09 de marzo de 2012. 95 Sentencia Tribunal Supremo (España) 771/2016, de 1 de marzo de 2016. El caso se ocupa de una demanda por parte del representante de Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, hacia el titular de la marca “Champim” por utilizar un distintivo en las botellas sobre el champagne, induciendo al error en el público. 38 3.2.2 Prohibición relativa Como hemos mencionado en la introducción, existen también unas prohibiciones relativas 96 , que afectan a los intereses privados. Estas prohibiciones impiden el registro de marcas porque entran en conflicto con derechos anteriores que tenían terceras personas. Dentro de estas prohibiciones relativas encontramos el riesgo de confusión y asociación, pero yo lo explicaré de forma más detallada en el apartado posterior. Para la explicación de cuáles son esos conflictos, iremos siguiendo la exposición de motivos de los artículos aplicables de la LM: En primer lugar nos encontramos con el caso de las marcas 97 y nombres comerciales 98 anteriores, regulado en los artículos 6.1 letra a) y 7.1 letra a), respectivamente. Ambos regulan la prohibición de registro por la existencia de un derecho anterior y que consiste en que son idénticos bien a la marca o bien al nombre comercial que designan una serie de productos o servicios. Unido con esto mencionado, tenemos lo regulado en los artículos 6.1 letra b) y 7.1 letra b). Estos apartados lo que van a regular es la prohibición relativa a un derecho anterior que es idéntico o muy parecido a la marca o nombre comercial que ofrece unos productos, servicios o actividades iguales a la marca que se quiere registrar, creando un riesgo de confusión. En segundo lugar tenemos las prohibiciones relativas que afectan a las marcas renombradas, que aparecen en el artículo 8 de la LM. La prohibición consiste en que el derecho preexistente es idéntico al de una marca o nombre comercial que tiene renombre. Los productos o servicios que se quieren registrar no tienen por qué ser idénticos a los de la marca o nombre comercial con renombre. La protección de este tipo de marcas se caracteriza en que a más renombre, mayor protección le va a dar a sus productos o servicios, por muy distintos que sea. 96 Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la LM. 97 Se consideran marcas anteriores las nombradas en el artículo 6, apartado 2 de la LM. 98 Se consideran nombres comerciales anteriores los mencionados en el artículo 7 apartado 2 de la LM. 39 Para aplicar este artículo se exigen una serie de requisitos, que son acumulativos: oposición previa, marca ya registrada, renombre de la marca registrada, vínculo entre signos, apreciación de ventaja desleal y justa causa. En penúltimo lugar nos encontramos con las prohibiciones que se mencionan a lo largo del artículo 9 en su apartado 1 de la LM: En la letra a) 99 es la prohibición relativa de un derecho anterior de un tercero que sin autorización no se pueden registrar marcas que estén formadas por el nombre civil o la imagen que identifique a una persona diferente a quien solicita la marca. Su función es la de proteger el derecho al nombre y se exige que el distintivo sea el nombre con el que se identifique la persona física y que la persona que presente la solicitud sea aquella que se identifique con el nombre y apellidos en cuestión. Un ejemplo que se me viene a la mente sería si quisiera registrar la marca ya mencionada “CHIARA FERRAGNI” y yo como INÉS GUERRA quisiera registrarla sin su permiso. En la letra b) está la prohibición relativa que consiste en el nombre, apellido o seudónimo por el que se conoce de forma general a una persona y esta es distinta al solicitante. Se intenta proteger bien a la persona o a su legado ya que para que sea examinada de oficio la persona debe estar viva o no haber pasado más de 80 años desde su fallecimiento. Por ejemplo la marca “CAROLINA HERRERA” 100 que su nombre real no es ese, pero por el público es identificada así, si yo quisiera registrarla, estaríamos ante esta prohibición. En el apartado c) la prohibición relativa al registro de una marca que reproduzca o imiten creaciones ya existentes y que estén protegidas por un derecho de autor o de la propiedad industrial. Y en la última letra del apartado 1 del artículo 9, está la prohibición relativa a que la marca que se quiere registrar es idéntica o semejante a una denominación social o razón social de una persona jurídica, no registrada, que es notoria en el territorio nacional y que además coinciden en el ámbito de aplicación, creando un riesgo de confusión. 99 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre… Op. cit., pp. 250 a 252 100 Marca de la UE número: A004144994 40 Para su aplicación se exige la demostración de esta notoriedad en el territorio nacional en todo su conjunto y que exista una identidad en la denominación anterior y la solicitada - mismo ámbito de aplicación- , creando un riesgo de confusión. Y por terminar con el artículo 9, el apartado tercero regula aquellas marcas que entren en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en base al derecho nacional como al derecho de la UE. Se exige que: - Ya existiese una solicitud previa, de denominación de origen o de indicación geográfica antes de la fecha de solicitud de la marca o en su caso su prioridad reivindicada. - Que la denominación de origen o la indicación geográfica le confiera al titular el derecho de prohibir la utilización de la misma. Y en último lugar, una breve mención a las marcas de agente o de representante que regula la prohibición relativa de que sin el permiso del del agente o del representante del titular de la marca no podrá registrarla si no tiene el consentimiento del titular, salvo que justifique su actuación. Para evitar el registro el titular de la marca podrá ejercitar tanto la oposición 101 como varias acciones 102 . Para poder aplicar esta prohibición se exigen una serie de requisitos: - Subjetivos: en relación al titular de la marca (persona física o jurídica) y a la figura del agente o del representante (cualquier persona que celebra con el titular de la marca un contrato de distribución). - Objetivos: relativos a la solicitud de registro por el agente o representante. 3.2.3 Riesgo de confusión y de asociación Como ya hemos mencionado anteriormente en las prohibiciones relativas, en muchas de las causas que se mencionan, aparece el concepto de riesgo de confusión. Cuando 101 Artículos 19, apartado 1, letra e) y artículo 19, apartado 2 de la LM. 102 Acción reivindicatoria, nulidad y cesación. 41 mencionamos la prohibición de registro de signos idénticos o similares a una marca anterior y la prohibición de registro de los productos o servicios que son idénticos o similares a los de la marca anterior, puede derivar en dos casos: la doble identidad y el riesgo de confusión. Brevemente, la doble identidad 103 es el supuesto que ocurre cuando los signos y los productos o servicios de los que se sirven son los mismos, es decir, hay una identidad total. Aquí no se menciona el riesgo de confusión, pero evidentemente se presupone. Ahora, el tema que nos ocupa es cuando no existe esa plena identidad y crea situaciones de confusión -y asociación- en el público. El riesgo de confusión 104 aparece cuando existe una mera similitud, creando en el público destinatario un pensamiento equivocado de que determinados productos o servicios de distintas marcas, proceden de la misma empresa. El concepto de riesgo de confusión es un concepto unitario, basado en la jurisprudencia del TJUE, donde se establece que el concepto debe entenderse de forma global, teniendo en consideración todos los factores. Estos factores que son acumulativos son: 1. SEMEJANZA ENTRE SIGNOS : La semejanza de los signos se valora desde tres aspectos: Fonético: hay una similitud auditiva. Cuando se hace una comparación fonética hay que tener en cuenta una serie de normas 105 aprobadas por la jurisprudencia: - El orden de las vocales: son similares aquellas tengan la misma sucesión de vocales en el mismo orden. - La silaba tónica: para que sean similares deben tenerla en el mismo lugar, además de ser la misma. - Número de sílabas: deben tener el mismo número. Incluso si pudieran tener diferente número de sílaba, si la primera coincide, también será considerado como factor de similitud. 103 Artículo 34, apartado 2, letra a) de la LM. Artículo 9, apartado 2, letra a) del RMUE. 104 VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 77 105 Aplicadas principalmente a las marcas con elementos denominativos. 48 - La presencia en el mercado. - La intensidad de uso: ventas y facturación. - Volumen de inversión - Duración del uso - Extensión geográfica del uso: nacional o europea. Y por último en cuanto a sus particularidades de registro, la principal función es evitar que la marca posterior se aproveche de ese “goodwill” adquirido. Como ya hemos mencionado la prohibición de la marca renombrada no exige el riesgo de confusión, simplemente con que se den alguna de las siguientes situaciones se podrá aplicar la prohibición de registro: uso indebido de la distintividad de la marca y causar algún tipo de perjuicio a la marca. 49 4. PROTECCIÓN DE LA MARCA 4.1 Falsificación El hecho de que vivamos en una sociedad globalizada hace que la mayoría de las marcas sean conocidas por un público mayor, lo que le hace más vulnerable, sobre todo las marcas que no tienen efectos en el sistema internacional. En mi opinión, las falsificaciones o la piratería son unas de las principales causas en la problemática en el mundo de las marcas y más aún en el sector de la moda, y creo que es algo que todo el mundo percibe en situaciones de la vida cotidiana, y ahora con las innovaciones tecnológicas más aún, ya que permite hacer mejores copias. Me parece importante para analizar este conflicto, diferenciar lo que es la falsificación y la piratería: - Piratería: son los actos que lesionan lo que se agrupa en la propiedad industrial, y que los actos pueden ir desde la fabricación, transporte, almacenamiento, etc. - Falsificación 126 : es la reproducción o la incorporación de ciertos elementos de una marca ya existente de forma idéntica o lo suficientemente similar para que no sea posible su diferenciación, y que se comete conociendo el daño que se está causando y sin el consentimiento el titular de la marca. Este tipo de actividades afecta al comercio global y a todo tipo de sectores -que luego veremos las consecuencias al traspasar las fronteras- y afecta a varios ámbitos más allá de las ventas de las empresas. También destruye puestos de trabajo y ayuda a las organizaciones de crimen organizado a que se lucren y a que se siga manteniendo y promoviendo la economía sumergida de los países. Para conocer todos estos datos la EUIPO junto a la OCDE (Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico), realizan un informe 127 . 126 OEPM. ¿Qué es una falsificación?: https://stopfalsificaciones.oepm.es/export/sites/nuevostopfalsificaciones/.galleries/documentos/folletos/2016_FOLLETO_Que_es_una_falsificacion.pdf 127 Este informe se puede ver: https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counter feit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf 50 Sobre el crimen organizado, hay que mencionar que normalmente la mayoría de las veces son este tipo de organizaciones las encargadas, y se encargan de su fabricación, comercialización -normalmente en sitios que no están destinados a la venta-. Creo que todos alguna vez hemos visto en las grandes ciudades o en las ciudades costeras, telares repletos de vestimentas o complementos que imitan alguna marca -normalmente renombrada-. Y si vamos más allá, desde mi experiencia, hace unos años pude viajar al continente asiático donde se intenta atraer al turista como el “sueño de las imitaciones”, donde existen centros comerciales repletos de comercios que se encargan de vender todo tipo de productos. Esto también deriva en otros problemas como la contaminación o la explotación laboral causado por la moda rápida o “fast fashion” que viene a ser la producción masiva de ropa. Una de las tiendas más populares actualmente que se ha encontrado ante muchos procesos por “copiar” a marcas como Zara es “SHEIN”. Si todo esto lo unimos a las bajas penas interpuestas por estos delitos, las nuevas tecnologías, las redes sociales, en parte también la situación sanitaria y el hecho de que los productos que se quieren adquirir suelen ser de lujo por lo que tienen un precio muy elevado y donde se fabrica y su distribución el precio es mínimo, hace que sea accesible a todo el mundo. Dañando la reputación 128 y el renombre de la marca. Para combatir la falsificación, en nuestro caso será competencia de la OEPM la que deba promover y desarrollar actividades o campañas 129 para desincentivar su uso. Aun así habría dos tipos de actuaciones, una dentro del mercado español y otra que implica a las autoridades aduaneras. - En España: en primer lugar se recomienda que se intente contactar con el titular de estas infracciones, pero como podemos imaginar en ciertos casos al ser tan masivos, puede ser algo imposible, lo que hace que se tenga que acudir a las autoridades finamente e interponer una denuncia. 128 Función de reputación. Op, cit, pág. 11 129 Las campañas actuales se pueden encontrar: https://stopfalsificaciones.oepm.es/sensibilizacion-y- formacion/campanas/ 51 - Aduanas: ante la posible sospecha de mercancía que se encuentre en este tipo de situación, deberá presentarse la demanda para así intervenir esta, pudiéndola retener a través de una medida cautelar por un tiempo de 10 días. Como otra medida como método de evitar estas actividades, que podríamos considerar de sentido común es registrar la marca, y así poder protegerla (dependiendo del registro que se haga tendrá una protección, por ejemplo la marca comunitaria se realizará ante la OAMI) Este tipo de actividades tiene una serie de consecuencias directas en el sector, pero también indirectas. Como consecuencias directas, entendemos aquellas que afectan directamente a la empresa titular de la marca, causando perdidas de empleo, perdidas en las ganancias, y como ya hemos mencionado perjuicios en la reputación de la misma. En el sector de la moda, especialmente en el textil, todas estas consecuencias directas antes mencionadas, hace que se vuelva repetitivo, ya que si no hay ingresos, hace que las empresas no inviertan y no desarrollen nuevas ideas o en mi opinión algo más importante, invertir en métodos sostenibles de producción de ropa. Este tipo de acciones no solo afectan al titular de la empresa, también al consumidor, ya que en algunos casos su seguridad y salud puede estar en peligro ya que muchas veces los productos son de dudosa calidad, y en ámbitos como la estética puede llegar a tener especial importancia. También afecta a toda la sociedad en general y al Estado, en su recaudación y economía causado por la economía sumergida. Ahora bien, si todo esto lo extrapolamos al traspaso de fronteras, el tema se vuelve un poquito más complicado. Para incautar este tipo de mercancías se puede hacer, bien en el momento de la solicitud aduanera, bien a instancia de parte o bien de oficio. Una vez retenidas (plazo máximo de 1 año) se tendrá que pedir permiso para su inspección. Si ese permiso no se da de forma escrita, se le dará un plazo de 10 días para que reclame si se le ha vulnerado algún derecho Si se confirma que no ha sido así, y se determina que la mercancía es fraudulenta se procederá a la destrucción de la misma. 52 4.2 Tipificación penal Brevemente me gustaría mencionar cómo están tipificadas este tipo de actividades en la legislación española. Lo primero decir que al considerarse delitos, se encuentran regulados en el Código Penal 130 (a continuación CP), que con su reforma en 2015 131 , se introdujeron muchas novedades especialmente en el tema que nos ocupa. Principalmente se agrupan dos tipos de delitos 132 : - Delitos contra la propiedad industrial: se encuentra tipificado en los artículo 273 a 277 CP. Lo que nos interesa que son las marcas, se encuentra en el artículo 274 aquel que fabrique, comercialice, produzca o incluso almacene productos son signos idénticos o nada diferenciables a los de una marca, además sin el consentimiento del titular. Y se tiene que hacer con un fin industrial. - Delitos contra la propiedad intelectual: se encuentran en los artículos 270 a 272 CP, siendo el más relevante el 270, que en resumidas cuentas será castigada aquella persona que en su beneficio propio y con intenciones lucrativas, plagie, distribuya, almacene, provea de información una obra o creación artística, sin la debida autorización del dueño. Aunque haya mencionado estos dos delitos, también se ven presentes otros como el delito contra el blanqueo de capitales, la pertenencia a organización criminal, evasión de impuestos, etc. Igualmente que cualquier procedimiento, dependiendo de la gravedad del delito, se acudirá a la vía de procedimiento ordinario o abreviado. 4.3 Casos relevantes Este tema de las falsificaciones e imitaciones son muy habituales en el mundo de la moda y podemos encontrar varias noticias 133 en los medios de comunicación en relación a este tema, pero me gustaría ilustrar esta problemática más que con noticias de los medios de comunicación, a través de dos casos: 130 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 131 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 132 CASELLES FORNÉS, JJ.. y RUIZ GALLEGO, M.T, “Piratería”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), pp. 267 a 269 133 www.expansion.com “Cinco meses de prisión por intentar vender 9.000 camisetas falsas del Barça” (2019) www.lasprovincias.es “Absuelto por vender ropa de marca falsa al ser evidente su imitación” (2011) 53 El primero es el caso Adidas contra Scalpers 134 . La marca Adidas se encarga principalmente de fabricar y comercializar en su mayoría zapatillas y Scalpers es una marca que aunque no se especializa en nada en particular también tienen zapatillas dentro de su catálogo. El caso que nos ocupa es la demanda que presenta Adidas contra Scalpers, acusándole de actos de competencia desleal de imitación de unas zapatillas. Solicitaba que se condenara y que se retirara del mercado, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. Las zapatillas en cuestión era el modelo de la Adidas “Stan Smith”, que como marca de forma se determinó en la sentencia que no gozaba de singularidad, por lo que las zapatillas de la marca española se encontraban dentro del límite de imitación. Finalmente el fallo determino que la demanda interpuesta por la compañía de Adidas S.LU es desestimatoria cobrándole las costas del proceso al mismos. Y, en segundo lugar, una sentencia que aunque no haya tenido una gran trascendencia y no se enfrentes dos marcas entre sí. Simplemente encontramos la situación más típica que nos podemos encontrar. La sentencia en cuestión es la sentencia del Juzgado de lo Penal (número 5) de San Sebastián, 37/2017, por un delito contra la propiedad intelectual e industrial. En varios establecimientos de la ciudad mencionada, participando como acusación particular “CHANEL” y “LOUIS VUITTON” , acusan a los titulares de los establecimientos de comercializar con ciertos productos, que la policía incautó. Al recabar toda la mercancía se dieron cuenta que había más marcas implicadas, por lo que el caso tenían una gravedad no esperada. Finalmente se determina que la culpabilidad la tienen los titulares de los establecimientos por los delitos del apartado anterior, condenados a penas muy bajas y a hacerse cargo de la responsabilidad civil. 134 Sentencia Juzgado de lo mercantil (número 8), caso 407/2018, de 20 de diciembre de 2018 54 5. CONCLUSIONES La moda es un sector, como mencionamos en la introducción, desconocido por muchos y que gracias a ver muchos de los elementos del derecho de marcas me ha permitido despejar esas dudas personales y sacar ciertas conclusiones sobre este ámbito. De forma genérica, el derecho de las marcas aplicado desde una perspectiva del Fashion Law me ha ayudado a darme cuenta de que es un derecho muy amplio, lo que le lleva a ser complejo en muchas ocasiones, y esa complejidad se transmite a todo lo que forma parte de ese derecho de marcas, así he intentado ilustrarlo a lo largo del trabajo. Lo primero que nos encontramos en una marca y más en especial en el mundo de la moda es el concepto, que en mi opinión es la base, el principio de todo un proceso. La complejidad del derecho de marcas afecta al concepto, en que no permite una definición unitaria por parte de la doctrina. Con probabilidad, este hecho ha llevado al legislador a eliminar el elemento de la representación gráfica y a emerger en ciertos casos problemas como el registro de las marcas olfativas. Este problema se ha podido resolver una vez se estableció el criterio de registro de las marcas, estableciéndose que será siempre que se haga de forma clara, concisa, autónoma, accesible, duradera y objetiva. En segundo lugar, hay que destacar la diferenciación que se ha hecho de las funciones representativas de las marcas para el mundo de la moda, ya que según como afecten al consumidor, hará que tengan una importancia u otra. Dentro de las funciones expuestas, concuerdo en cierto modo con los autores, de que es la función distintiva la más elemental, ya que en los procesos de registro, examen y prohibición, es la más tenida en cuenta. No obstante, si lo miro desde el punto de vista del consumidor, como puede ser mi caso, la situación cambia y considero que es la reputacional la función más importante. Antes de realizar este trabajo, pensaba que las marcas solo se diferenciaban por su nombre o por su simbología, por ejemplo, pensar que “CHANEL” y “DIOR” eran simplemente un nombre y una figura. Tras hacer una clasificación exhaustiva de todos los tipos de marcas, desde un punto de vista del signo, de la situación geográfica y de la finalidad, percibo que son muchos más los elementos que hay tener en cuenta y que muchas de esas cosas que nos rodean son también marcas, como un simple frasco o un modelo de zapato. 55 La diferente tipología de marcas supone una complejidad a la hora de la interpretación jurídica, la decisión de la normativa a aplicar, los conflictos de interpretación del tipo de marca y, el procedimiento de registro a llevar a cabo, como ocurre en las marcas nacionales o comunitarias. Otro elemento esencial analizado es el procedimiento de registro. A mi modo de ver, es la parte más extensa y fundamental de una marca. ¿Por qué? Porque esta fase implica un examen de la marca realizado por el organismo supervisor o de la oficina correspondiente, el análisis de las prohibiciones de registro y el riesgo de confusión. Estos dos últimos conceptos son muy relevantes en el derecho de las marcas y en el mundo de la moda. Al hilo del párrafo anterior, en cuanto a las prohibiciones, ya sean absolutas o relativas suponen un obstáculo a la hora de efectuar un registro. Analizada la legislación se hace necesario acudir a jurisprudencia y a ejemplos prácticos para interpretar de forma más completa lo que viene a decir la norma, con el fin de aplicarlo al mundo de la moda. El otro elemento esencial que tienen relación con las prohibiciones de registro es el riesgo de confusión. Esa importancia viene dada no solo porque venga mencionado en distintos preceptos de la Ley de Marcas, sino porque el legislador hace un análisis de todos los elementos de confusión que implica la marca como similitud de signos, de productos o servicios, y el propio riesgo de confusión. Este riegos afecta directamente a la percepción del consumidor, lo que puede crear en ciertas situaciones conflictos en la propia marca. Como sabemos el mundo de la moda, está formada por infinidad de marcas, pero hay que prestar especial atención a las marcas renombradas. Este tipo de marcas, entre las que se incluyen muchas marca de lujo, son aquellas que han adquirido un renombre o éxito, lo que les permite tener algunas ventajas, como unas prohibiciones más absolutas o una protección reforzada. Esta situación les permite evitar ser objetivos de copias o imitaciones. Por último he mencionado al final del trabajo una de las mayores problemáticas que sufre el sector de la moda: las falsificaciones y/o la piratería. Este tipo de actividades como he podido ilustrar, afectan tanto a los empresarios como a los consumidores, causando perdidas en las cuentas de resultados de millones de euros. Este tipo de actividades a pesar de estar penadas siguen siendo muy comunes y siguen afectando a la reputación de las 56 marcas. En la actualidad podemos encontrar varias páginas de internet que facilitan la venta de este tipo de prendas, y el hecho de algunas sean tan conocidas por el público en general, es lo que hace que quiera mencionar este apartado en este Trabajo de Fin de Grado. En definitiva, de lo que me ha servido este trabajo es para darme cuenta de lo común que son este tipo de procedimientos, los problemas asociados y de una reflexión final: los avances socioculturales en la sociedad suponen una mayor necesidad de información al público sobre el ámbito de las marcas y las consecuencias de los actos de los consumidores. 57 6. BIBLIOGRAFÍA LEGISLACIÓN UTILIZADA Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BIBLIOGRAFÍA BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico. Aranzadi, 2º edición (2021). CASADO CERVIÑO, Alberto, El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica. Lex Nova, Valladolid (2000). CASELLES FORNÉS, Juan José, y RUIZ GALLEGO, M.ª del Tránsito. “Piratería”. En Fashion Law (derecho de la moda), coordinado por Enrique Ortega Burgos, págs. 37 a 61. Aranzadi, 2º edición (2020). EQUIPO DE BAYLOS liderado por Fernando RODRÍGUEZ. “Marcas y nombres comerciales y sector de la moda”. En Tratado de Derecho de la Moda (fashion law), volumen I. Propiedad Industrial e Intelectual, Contratación mercantil, Derechos de las nuevas tecnologías, penal y aduanas, coordinado Enrique Ortega Burgos, págs. 53 a 93. Aranzadi, 1º edición (2022).