Las prohibiciones específicas de registro de formas como marca tridimensional . Comentario al apartado e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea

Las prohibiciones específicas de registro de formas como marca tridimensional Comentario al apartado e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea TFG presentado por Jesús Oitavén Soengas Curso académico 2019-2020 Tutor: Prof. Dr.Ángel García Vidal PALABRAS CLAVE Marca tridimensional Motivos absolutos de denegación Forma determinada por naturaleza producto Forma necesaria para obtener un resultado técnico Forma que aporta un valor sustancial PALABRAS CHAVE Marca tridimensional Motivos absolutos de denegación Forma determinada pola natureza do produto Forma necesaria para obter un resultado técnico Forma que aporta un valor substancial KEY WORDS Three dimensional trademarks Absolute grounds for refusal Shape which results from the nature of the goods Shape which is necessary to obtain a technical result Shape which gives substantial value to the goods RESUMEN El presente trabajo aborda el análisis de las prohibiciones de registro consistentes en las formas exclusivamente determinadas por la naturaleza del producto, necesarias para obtener un resultado técnico o que aporten un valor sustancial en las marcas tridimensionales. Estas prohibiciones se tratarán específicamente desde la perspectiva del sistema de marcas vigente en la Unión Europea a través del apartado e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. Todo ello mediante la observación e interpretación crítica y sistemática de las resoluciones de la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea (EUIPO), de las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia que se han suscitado desde la entrada en vigor de la Primera Directiva 89/104/CEE hasta nuestros días. Finalmente, se presentarán “lege ferenda” las distintas posibilidades de mejora de las prohibiciones. RESUMO O presente traballo analiza as prohibicións de rexistro consistentes en formas determinadas exclusivamente pola natureza do produto, necesarias para obter un resultado técnico ou que proporcionan un valor substancial. Estas prohibicións serán tratadas especificamente dende a perspectiva do sistema de marcas vixente na Unión Europea a través dos apartados e) do artigo 4.1 da Directiva sobre marcas e 7.1 do Regulamento sobre a marca da Unión Europea. Todo isto a través da observación e interpretación crítica e sistemática das resolucións da Oficina de Propiedade Industrial da Unión Europea (EUIPO), das sentenzas do Tribunal Xeral e do Tribunal de Xustiza emitidas dende a entrada en vigor da Primeira Directiva 89/104/CEE ata a actualidade. Ao remate se presentarán “lege ferenda” as distintas posibilidades de mellora das prohibicións. ABSTRACT This work addresses the analysis of registration prohibitions consisting on the shapes exclusively determined by the nature of the goods, necessary to obtain a technical result or gives a substantial value. These prohibitions will be address specifically from the perspective of the European Union trademark system through letter e) of articles 4.1 current of the trade mark Directive and 7.1 of the Regulation on the European Union trade mark. All this through the observation and critical and systematic interpretation of the resolutions of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), of the judgments of the General Court and the Court of Justice that have been issued since the First Directive 89/104/EEC to the present day. In addition, we finally suggest the different possibilities of improvement of these prohibitions. I.-INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 1. APROXIMACIÓN A LA MARCA TRIDIMENSIONAL ............................... 1 2. EL RIESGO EN EL REGISTRO DE DETERMINADAS FORMAS COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES .............................................................................. 3 II.-ANÁLISIS: EL APARTADO E) DE LOS ARTÍCULOS 4.1 DE LA DM y 7.1 DEL RMUE ..................................................................................................................... 6 1. CONCEPTO Y ORIGEN .................................................................................. 6 2. EXTENSIÓN DE LAS PROHIBICIONES ....................................................... 7 3. CRITERIOS DE APLICACIÓN COMUNES ................................................. 10 4. MOMENTO DEL EXAMEN .......................................................................... 12 5. PRIMERA PROHIBICIÓN: FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO ....................................................................................... 14 5.1 Concepto ................................................................................................... 14 5.2 Aplicación de la prohibición ..................................................................... 14 5.2.1 El alcance de la “naturaleza del propio producto” ............................. 14 5.2.2 Delimitación de la prohibición ........................................................... 17 6. SEGUNDA PROHIBICIÓN: FORMA NECESARIA PARA UN OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO .......................................................................................... 19 6.1 Concepto ................................................................................................... 19 6.2 Aplicación de la prohibición ..................................................................... 21 6.2.1. Identificación de las características esenciales ................................. 21 6.2.2 Determinación de aquellas características esenciales que sirven a un resultado técnico ................................................................................................. 24 7. TERCERA PROHIBICIÓN: FORMA QUE APORTA UN VALOR SUSTANCIAL ........................................................................................................... 26 7.1 Concepto: Una prohibición de muy difícil justificación y aplicación ...... 26 7.2 Aplicación de la prohibición ..................................................................... 28 7.2.1 Significado del término “valor” ......................................................... 29 7.2.2 Criterios para que el valor sea considerado como substancial ........... 29 III.-CONCLUSIONES .......................................................................................... 32 IV.-BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 33 1 I.-INTRODUCCIÓN 1. APROXIMACIÓN A LA MARCA TRIDIMENSIONAL El artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 1 (en adelante, Directiva de Marcas) señala que pondrán constituirse como marca signos consistentes “en la forma del producto o de su embalaje”. En idéntico sentido se expresa el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea 2 (en adelante, RMUE). Respecto a dichos términos cabría realizar dos apreciaciones. En primer lugar, del precepto no podemos extraer una mención única a las marcas tridimensionales, pues al referirse simplemente a “formas” debemos entenderlo en sentido amplio que abarcaría tanto a marcas tridimensionales como a las formas bidimensionales 3 . En segundo lugar, se hace necesario señalar que la forma de marca tridimensional no tiene necesariamente que recaer en el propio producto o en su envase, sino que puede ser algo ajeno a el 4 . Esto es, por ejemplo, lo que sucede en las formas tridimensionales que designan servicios 5 . Realizadas estas dos apreciaciones, podemos señalar que, en tenor del precepto, se esta haciendo referencia, entre otras figuras, a la marca tridimensional, esto es, una forma de tres dimensiones susceptibles de constituir una marca al cumplir las condiciones de ser apta para distinguir productos y susceptible de representación en el registro. 1 DOUE L 336 de 23.12.2015 2 DOUE L 154 de 16.6.2017 3 OTERO LASTRES , J. M.. "La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto". Actas de derecho industrial y derecho de autor, volumen 28 (2007-2008), págs. 371 y ss (386). 4 REY-ALVITE VILLAR, M. "El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”.Cuadernos de derecho transnacional, volumen 6, núm 1, 2014, págs 295 y ss (296). 5 En este sentido: Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, apartado 19. 2 Las marcas tridimensionales comparten las funciones de cualquier tipo de marca, las cuales detallaremos brevemente. En primer lugar, tal y como señala la Directiva de Marcas en el considerando decimosexto su función “es primordialmente garantizar la marca como una indicación de origen” 6 , esto es, permitir que el consumidor identifique el origen de un determinado producto o servicio ya sea directa o indirectamente (al existir cadenas de licitantes y licitadores) 7 . Así mismo, tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia, entre las funciones de la marca “no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad” 8 . En cuanto a la función indicadora de calidad, como se extrae de los propios términos, sirve como criterio con base en el cual los consumidores pueden conformarse una idea sobre la calidad de los productos con independencia de que esta pueda ser baja o alta 9 . Mediante la función publicitaria la marca se convierte en uno de los medios más importantes a través de los cuales las empresas pueden estimular los deseos de los consumidores por adquirir sus bienes o servicios 10 . La función de inversión consiste en el empleo de una marca con el fin de “adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel” 11 . Estas dos últimas funciones (publicitaria y de inversión) se encuentran estrechamente relacionadas llegando incluso a solaparse, con todo una y otra son funciones diferentes por cuanto “ el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales” 12 . 6 Ibíd. Directiva (UE) 2015/2436 considerando 16. 7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.El papel de la propiedad industrial en la proteccion de los consumidores, Ginebra,1983, pág 14. 8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 58. 9 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. “Las funciones de la marca”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, tomo 5 (1978), págs. 33 y ss (40). 10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.El papel de la propiedad industrial…, Ginebra,1983, pág 16. 11 Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, Interflora y Interflora British Unit,, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 60. 12 STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Interflora y Interflora British Unit), apartado 61. 3 Por otra parte, es necesario destacar que en los últimos años hemos visto un avance importante de las marcas tridimensionales. Esto lo podemos observar en el hecho de que en la actualidad las posibilidades de registro de las marcas tridimensionales se extienden a casi todos los Estados que conforman la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 13 . Esto también se evidencia en el elevado número de registros de este tipo marcas sobretodo si las comparamos con el resto de los tipos de marcas no tradicionales. En la UE, la cantidad de las marcas tridimensionales registradas en la actualidad (19.931), supera con creces a las marca de color (890), las holográficas (843), de sonido (634), y de movimiento (78) 14 . 2. EL RIESGO EN EL REGISTRO DE DETERMINADAS FORMAS COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES Hasta ahora hemos visto cómo las marcas tridimensionales permiten distinguir el origen empresarial de productos y servicios, lo que ha despertado el interés empresarial, en particular observable a través del número creciente registros. Sin embargo, no podemos olvidar los riesgos para el mercado y la competencia que la existencia tipo de marcas pueden suponer. Una forma tridimensional a la par que sirve para distinguir el origen empresarial de productos -pudiendo ser registrada como marca- , también puede contener elementos innovadores no presentes en el estado de la técnica -susceptible de protección mediante derecho de patente. Y del mismo modo, si dicha forma introduce elementos de apariencia que otorguen un valor añadido desde un punto de vista comercial, puede protegerse mediante el diseño industrial. Cuando dos o más de estas protecciones recaen de manera simultánea en una misma forma tridimensional podemos hablar de concurrencia o acumulación de derechos. Esta concurrencia o acumulación de derechos no plantea ningún problema y, de hecho, “cabe registrar como marca con la debida autorización un derecho 13 ZHAN, Q. “The International Registration of Non-Traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention.” World Trade Review, vol. 16, no. 1, Cambridge University Press, 2017, págs. 111 y ss (116). 14 Datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a través TMView:https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results page=1&pageSize=30&criteria=C&offices=AT,BG,BX,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IT,LT,LV,MT,PL,PT,RO,SE, SI,SK,EM,WO&territories=EU&tmStatus=Registered&tmType=Colour,3D,Olfactory,Sound,Motion,Position,Pattern,Hologram,Kennf aden. (Ultimo acceso: 15/05/2020). 4 de propiedad industrial, como por ejemplo, un derecho de diseño industrial. En ese supuesto, la creación estará protegida simultáneamente…” 15 . Lo que si puede plantear un problema es el uso indebido del Derecho de marca para proteger elementos técnicos, funcionales y estéticos. Esta preocupación es compartida por el Tribunal de Justicia que ha señalado el riesgo de que la “protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (…), hasta convertirse en un obstáculo a que éstos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca” 16 . En efecto, como es lógico, las empresas siempre pretenderán una protección exclusiva lo mas extensa posible, tanto desde un punto de visto temporal como material. Es por ello que, de no establecerse los controles oportunos, podrían producirse monopolios indebidos sobre soluciones técnicas amparados en el derecho de marca 17 . Dichos monopolios, otorgados indebidamente mediante el Derecho de marcas, afectarían enormemente a la competencia. Esto se debe a que mediante dicha protección los titulares de las marcas no solo podrían excluir aquellas formas idénticas con características funcionales sino también aquellas formas que resultasen similares 18 , contando adicionalmente con una protección de duración ilimitada en el tiempo 19 . Una posible solución a este problema sería denegar en cualquier caso el registro de marcas consistentes en la forma de producto (o de su envase) habida cuenta del elevado riesgo de que mediante su concesión se estarían otorgando derechos de perpetuidad a 15 OTERO LASTRES , J. M.. "La prohibición … ", cit. pág. 383. 16 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 78. 17 Es cierto que cualquier marca o patente otorga un derecho exclusivo y por tanto constituye una restricción a la libre competencia. Sin embargo, estas restricciones deben ser la excepción y no la regla general, que la conforma precisamente el principio de libre competencia. 18 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,C‑48/09 P,EU:C:2010:516, apartado 56. En efecto, tal y como recordó el Tribunal de Justicia en aquella ocasión el ius prohibendi del derecho de marcas no solo se limita a aquellas formas idénticas sino también abarca aquellas que son similares (véase en relación a las letras b y c del artículo 9.2 RMUE). 19 A diferencia de la patente y del modelo de utilidad, la marca se contempla como un derecho no sujeto a limitaciones temporales. Así una marca registrada es renovable en el tiempo por periodos sucesivos de 10 años de forma indefinida. 5 soluciones técnicas 20 . Ello eliminaría casi por completo la posibilidad de registro de marcas tridimensionales. Sin embargo creo que esta postura esta lejos de ser la correcta 21 , ya que existe una fórmula menos lesiva de eliminar (o al menos limitar) este riesgo manteniendo las posibilidades de registro de la marca tridimensionales. Esta formula pasa por una correcta aplicación de la conocida como “functionality doctrine” (doctrina de la funcionalidad) al caso de las marcas tridimensionales. Esta doctrina no es nueva y tiene sus orígenes en 1938 en la sentencia del Tribunal Supremo Estadounidense en el caso Kellogg Co. v. National Biscuit Co 22 . En la actualidad esta doctrina tiene su referencia más inmediata en la UE en las tres prohibiciones absolutas de registro contemplados apartado e) de los artículos 7.1 del RMUE y 4.1 de la Directiva de Marcas 23 , cuyo estudio aplicado a las marcas tridimensionales constituirá el objeto central de este trabajo. 20 WEE LOON N, “Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of International Law“ en CALBOLI I y SENFTLEBEN M, The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, págs 125 y ss (146) 21 En efecto, como ya se ha señalado, las marcas tridimensionales comparten las funciones tradicionales de las marcas, entre las que destacan: identificar el origen empresarial, indicar la calidad de los productos, así como servir de medio de identificar la calidad de lo mismos, o la función publicitaria. Estas funciones, importantes para las empresas y consumidores nada tienen que ver con la perduración de soluciones técnicas. 22 En concreto, el caso se suscitaba con la pretensión de la empresa Nabisco de registrar sus cereales bajo la figura anglosajona de “trade dress” tras expirar el derecho de patente que poseía sobre los mismos. El Tribunal Supremo Estadounidense rechaza tal posibilidad al señalar que la forma de dichos cereales era esencialmente funcional ya que de cambiar su figura el coste aumentaría y su calidad disminuiría. Para mas detalles del caso véase: DINWOODIE, GRAEME B., “The Story of Kellogg Co. V. National Biscuit Co.: Breakfast with Brandeis”. Intellectual Property Stories, R. Dreyfuss and J. Ginsburg, eds., Foundation Press, 2005. 23 No cabe duda de que está es la fundamentación de las prohibiciones de los incisos primero y segundo del apartado e). Respecto de la prohibición del inciso primero (referente a formas derivadas de la naturaleza del producto) véase: Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de septiembre de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233 apartados 20 y 26. Respecto la prohibición del inciso segundo (sobre formas que persigan un resultado técnico) véanse entre otras: STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips), apartado 82 y la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,C‑48/09 P,EU:C:2010:516, apartado 43. Asimismo, aunque pueda resultar extraño la jurisprudencia comunitaria ha señalado que la ratio de la prohibición del inciso tercero (referente a aquellas formas que aporten un valor substancial) es también evitar los monopolios técnicos. A estos efectos véase: Sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2011, Bang & Olufsen/OAMI (Représentation d'un haut-parleur, T‑508/08,EU:T:2011:575, apartado 65. Sobre esta posición del Tribunal efectuaremos en su momento las oportunas críticas. 12 distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca” 46 . Esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el momento de examen de las prohibiciones, cuestión que trataremos en el siguiente apartado. Por último, debemos en cuenta que, tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia, la aplicación de cada uno de los tres motivos de denegación debe realizarse conforme al fin perseguido por cada uno de ellos 47 . En concreto, conviene recordar, que tanto prohibición del inciso primero, sobre formas derivadas de la naturaleza del producto 48 , como la del inciso segundo, referido a formas que persigan un resultado técnico 49 , así como la del inciso tercero sobre formas que aporten un valor substancial 50 , responden a la finalidad de evitar la constitución de monopolios sobre soluciones técnicas. 4. MOMENTO DEL EXAMEN El artículo 10 de la DM y el artículo 9 del RMUE son claros al señalar que es el propio registro lo que confiere a la marca derechos exclusivos. Para obtener tal registro, la solicitud debe superar un procedimiento en el que se verifica el cumplimento diversos aspectos de esta. Uno de los aspectos que la solicitud debe superar para poder acceder al registro, tal y como indica el artículo 42 RMUE, es el examen relativo a los motivos de denegación absolutos, entre los que se incluyen naturalmente las prohibiciones especificas de formas del apartado e). Junto a estas prohibiciones existen otros doce motivos denegación absolutos contenidos en los artículos 7 del RMUE y 4 de la DM. Con respecto a estos motivos denegación destaca el del apartado a) referido a la carencia de carácter distintivo que, al igual que las prohibiciones e), está referenciada en el signo. Ya que ambos apartados tienen como objeto el signo, surge la duda de si la Oficina debe de examinar en un determinado orden las prohibiciones contenidas en dichos apartados. 46 STJUE de 11 mayo de 2017 (Yoshida Metal Industry v EUIPO) apartado 34. 47 STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips), apartado 77. 48 STJUE de 18 de septiembre de 2014 (Hauck) apartados 20 y 26. 49 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (Lego Juris/OAMI), apartado 43. 50 STG de 6 de octubre de 2011,(Bang & Olufsen/OAMI), apartado 65. 13 En un principio cabría pensar que la respuesta a dicha pregunta resulta negativa debido a que todos los motivos de denegación son igualmente relevantes en la medida en la que tal y como ha señalado Tribunal de Justicia “basta que se aplique uno de los motivos enumerados en el artículo 7, apartado 1, para denegar el registro” 51 . En este sentido sería indiferente que un determinado signo incurriese en una de las prohibiciones apartados a) o e), ya que en ambos casos debe denegarse el registro. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que, como ya hemos mencionado, las prohibiciones del apartado e), a diferencia de lo que sucede con las del apartado a), se aplican siempre con independencia de que el signo hubiese adquirido carácter distintivo a posteriori. Es por este motivo por el que ante una solicitud de registro de una marca consistente en la forma de un producto (o envase) se debe optar por analizar primeramente las prohibiciones del apartado e). En el caso de que en este análisis se descubriese que el signo en cuestión incurre en la prohibición de alguno de sus incisos, tal circunstancia “dispensa de que se examine el mismo signo en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, dado que, en tal supuesto, la imposibilidad de registro de ese signo es caracterizada” 52 . Distinto es el caso de que en un análisis preliminar se observe que la solicitud objeto de registro no sea sucesible de constituir un signo a los efectos de derecho de marcas. En este supuesto, la solicitud puede ser denegada debido a la carencia cualquier clase de signo, sin entrar a valorar la presencia de los motivos de denegación de las formas del apartado e) 53 . 51 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, apartado 28. 52 STG de 6 de octubre de 2011,(Bang & Olufsen/OAMI), apartado 44. 53 Tal fue el caso de la solicitud a registro por parte de Dyson de una marca tridimensional consistente en el compartimento de recogida transparente de una aspiradora. Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dyson,C-321/03,EU:C:2007:51, apartados 41 y 42. 14 5. PRIMERA PROHIBICIÓN: FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO 5.1 Concepto El inciso primero del apartado e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del RMUE contiene la primera prohibición de registro. En concreto, el precepto señala que se deniega el registro de aquellos signos exclusivamente constituidos por “la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto”. Esta prohibición comparte, como ya hemos señalado, varios elementos comunes con los incisos segundo y tercero. En concreto se aplica con independencia de que la forma del producto sea bidimensional o tridimensional, puede servir en si misma como motivo de denegación sin necesidad de concurra con las demás, es independiente de la adquisición del carácter distintivo del signo y persigue los fines de evitar soluciones técnicas sobre los productos. 5.2 Aplicación de la prohibición Es fundamental para conocer en que supuestos se aplica la prohibición, determinar: cuál es la naturaleza propio producto y conocer cuando efectivamente la forma esta “impuesta” por dicha naturaleza 54 . 5.2.1 El alcance de la “naturaleza del propio producto” En un principio se pensaba que dicho precepto únicamente se podría aplicar en dos ámbitos: en primer lugar se situarían los signos que incorporan de forma exclusiva elementos naturales, entendidos como aquellos que “no tienen sucedáneo” y en segundo lugar, se encontrarían aquellos elementos reglados, es decir, “cuya forma está prescrita por normas” 55 . La EUIPO entendió que bajo estás dos acepciones se estarían prohibiendo aquellas marcas de "forma inevitable" 56 . Esta interpretación del precepto, tal y como 54 Seguiremos la delimitación que se hace en BENTLY L, SHERMAN B, Intellectual Property Law, Oxford, Oxford, UK, 2014, pág 918. 55 Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, página 464. 56 Entre otros RAMIREZ-MONTES C, “Louboutin Heels and the Competition Goals of EU Trade Mark Law”, 19 UIC Review Of Intellectual Property Law L. 38 (2019), págs. 38 y ss (47). 15 señalaba FERNÁNDEZ-NÓVOA “parece indicar que no se aplicará con frecuencia la prohibición analizada porque raras veces se pretenderá registrar como marca la forma impuesta sic et simpliciter por la naturaleza de un propio producto” 57 .De esta forma la mera adicción de cualquier clase de elemento desvirtuaba de por si la aplicabilidad la prohibición, así, “si el usuario de dicha forma natural del producto o su presentación introduce matizaciones o modificaciones que supongan una alteración de la forma natural, la marca en principio seria registrables” 58 .Sin embargo, la interpretación del precepto cambia radicalmente con el caso Hauck 59 , que se suscita como consecuencia del litigio sobre el registro como marca de la forma de la silla Tripp Trapp (véase imagen). En concreto, una de las cuestiones suscitadas por las partes ante el “Hoge Raad der Nederlande” (el Tribunal de la Corte Suprema de Holanda) era si la forma de la silla en cuestión podría incurrir en la prohibición inciso primero al contener esta forma elementos de la forma derivados de las características genéricas que desempeña. La Corte Suprema de Holanda plantea una cuestión prejudicial acerca de si procedía interpretar el artículo 4.1 e) inciso primero de forma que se entendiesen incluidas aquellas formas derivadas exclusivamente de características de uso debidas a la función o a funciones genéricas que desempeñan. El Tribunal de Justicia responde de forma afirmativa al señalar que “la causa de denegación de registro establecida en dicha disposición puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tiene una o varias características de uso esenciales e inherentes a la función o a las funciones genéricas de 57 FERNÁNDEZ-NÓVOA. C., Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2.ª ed., Madrid, 2004, pág 222. 58 SEMPERE MASSA I, La protección de las formas como marca tridimensional: especial referencia al Reglamento (CE) no. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (antes Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág 99. 59 STJUE de 18 de septiembre de 2014 (Hauck). 16 ese producto, que el consumidor puede, en su caso, buscar en los productos de la competencia.” 60 . Justifica su decisión en que la finalidad de las prohibiciones del apartado e) es evitar la perpetuación de monopolios de funcionalidades técnicas 61 . La gran novedad del caso es admitir la aplicación del precepto ante la presencia de características de uso esenciales que se debieren a las funciones genéricas de ese producto o, en otras palabras, que procede la aplicación del mismo no solo en los casos de la forma derivada de la naturaleza (“estructural”) del producto, sino también en aquellos casos derivados de la naturaleza (“funcional”) del mismo. Esto amplia significativamente -y de forma un tanto sorpresivael ámbito de aplicación del inciso primero 62 . Ello suscita algunas dudas en la doctrina derivadas del riesgo de confusión de la prohibición del inciso primero con la prohibición inciso segundo 63 . En nuestra opinión ello no plantea problemas en la práctica ya que debe tenerse en cuenta que basta con que una de las prohibiciones concurra de manera plena para que dicha forma no pueda ser registrada, siendo indiferente si concurre adicionalmente en las restantes. Por todo ello, bajo el termino “naturaleza del producto” se encuentran tres acepciones distintas: a) Aquellos productos o envases que no tienen sucedáneo 64 . b) Aquellos productos o envases cuya forma esta prescripta por normas 65 . c) Aquellos productos o envases cuyas características de su uso esenciales se deban a funciones genéricas 66 . 60 STJUE de 18 de septiembre de 2014 (Hauck) apartado 27. 61 STJUE de 18 de septiembre de 2014 (Hauck) apartado 18. 62 RAMIREZ-MONTES C, Louboutin Heels and the Competition Goals…, cit., pág 48. 63 KUR, A., y SENFTLEBEN, M. European Trade Mark Law – A Commentary. Oxford University Press, Oxford, 2017, pág 163. 64 No tenemos ningún ejemplo ni en los exámenes de la oficina, ni en sentencias del Tribunal General o de Justicia en el que se aplique la prohibición del inciso primero con esta acepción. Con todo un ejemplo aportado por la propia oficina de la EUIPO a través de las directrices seria una marca resultante en la forma de un plátano para la categoría plátanos. Véase Directrices relativas al examen, cit., pág 464 65 Véase a modo de ejemplo: Decisión de la Sala Cuarta de Recurso de la EUIPO de 24 de febrero de 2015, R 2537/2014-4. 66 STJUE de 18 de septiembre de 2014 (Hauck), apartado 2. 17 5.2.2 Delimitación de la prohibición El inciso primero no se aplica a todo signo tridimensional que se encuentre influenciado por la naturaleza del producto, si eso fuese así, provocaría la irregistrabilidad de todas las marcas tridimensionales ya que todas “derivan” o se encuentran influenciadas por la naturaleza del propio producto o de su envase 67 . El legislador, consciente de esta realidad, utiliza la palabra “impuesta” bajo la cual delimita en gran medida la aplicación de la prohibición. Un caso particularmente interesante que nos ayuda a conocer el alcance e interpretación de este término es el asunto Best-Lock contra Lego Juris. Una de las razones que la empresa Best-Lock alegaba 68 , era precisamente que la figura en cuestión infringía el inciso primero por cuanto la forma del producto -consistente en la reducción mínima de la figura humana para convertirla en un juguete, sin elementos de diseño estético adicionalesvenía impuesta por la naturaleza del producto de juguetes, categoría sobre la cual la marca estaba registrada 69 . 1 La Oficina de la EUIPO, en un primer momento, contesta que dicha pretensión debe ser desestimada al no infringir de modo de alguno la prohibición pues “el alcance para 67 Resulta evidente que cuando el signo está constituido por la forma del propio producto o de su envase este va a contar con algunos r elementos que se deban a la naturaleza del propio producto y ello no impide que sea registrado como marca. En este sentido una botella de agua con algunas con modificaciones (como el añadido de bandas arbitrarias) sería a priori registrable como marca. Este es el ejemplo (extrapolándolo a la prohibición del inciso primero) que aporta Stefan Martin, miembro de la Sala de Recursos de la EUIPO. Vease: Conferencia “Article 7(e)(ii) EUTMR: the notion of functionality”. Consultada a través de: https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/scorm/view.php?id=41421 (Último acceso: 30/06/2020). 68 En concreto, la disputa partía de la solicitud por parte Best Lock de anulación de una marca tridimensional consistente en la una figura de una persona en miniatura para la juguetes (véase imagen posterior) de la cual la empresa Lego era titular. 69 Oficina EUIPO Caso 5932 C apartados 3,4 y 14. 18 diseñar juguetes es casi ilimitado” por lo que los competidores tienen alternativas adecuadas disponibles a dicha forma para esa categoría de productos 70 . La empresa Best-Lock recurre la decisión de la Oficina ante la Sala de recursos volviendo a fundamentar la solicitud de anulación de la marca basándose en que la forma registrada esta determinada únicamente por la naturaleza de los productos en si mismos 71 . En este caso, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO vuelve a desestimar la alegación Best- Lock, reproduciendo el argumento anterior al señalar que en el caso concreto la forma registrada (de humano reducido) es una de las casi ilimitadas formas que puede adoptar un juguete y ejemplifica lo anterior diciendo que el registro de la forma en cuestión no excluye otras muchas formas posibles basadas en la naturaleza del producto, como sí sucedería, por ejemplo, en el registro de la forma de una pelota fútbol para la categoría fútbol 72 . Ante esta situación, Best-Lock decide interponer un ulterior recurso ante el Tribunal General, el encargado de dirimir finalmente sobre la cuestión que aquí se suscita 73 . Parecería que el Tribunal General se podía desligar de la posición adoptada por los órganos inferiores, sobre todo a la vista de la amplia interpretación que había dado el Tribunal de Justicia en el asunto Hauck apenas unos meses antes 74 . Sin embargo, en la sentencia el Tribunal opta por ratificar la postura de la Sala Cuarta 75 . Se establece por lo tanto una diferencia notable en cuanto al tratamiento de esta cuestión con el inciso segundo del apartado e). En concreto, en el inciso primero la disponibilidad de otras formas alternativas para la categoría determinaría la no concurrencia de la prohibición. Por el contrario, en el inciso segundo -que prohíbe la forma necesaria para obtener un resultado técnicola disponibilidad de formas alternativas bajo las que se 70 Oficina EUIPO Caso 5932 C apartado 29. 71 Decisión de la Sala Cuarta de Recurso de la EUIPO de 26 de marzo de 2014, R 1696 / 2013-4, apartado 7. 72 Decisión de Sala Cuarta de Recurso de 26 de marzo de 2014, apartado 18. 73 Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015, Best-Lock (Europe)/OHMI - Lego Juris , T-395/14, EU:T:2015:380., Si bien se interpone un recurso ulterior ante TJUE este es inadmitido mediante auto. 74 RAMIREZ-MONTES C, Louboutin Heels and the Competition Goals…, cit., pág 50. 75 Lo hizo en concreto basándose que el solicitante no había aportado ninguna argumentación a mayores que pudiese en su caso inferir que la Sala cuarta de Recurso hubiese incurrido en error . STG 16 de junio de 2015 (Best-Lock (Europe)/OHMI - Lego Juris ) apartado 21. 19 pueda lograr el mismo resultado no desvirtúa en ningún punto la prohibición de registro que allí se establece, pudiendo a llegar ser igualmente aplicable 76 . Por su parte el Tribunal de Justicia ha optado por no aplicar el inciso primero en casos en los que se podría haber aplicado perfectamente, como son el caso Nestlé o el caso Grupo Bimbo v. OHIM 77 . De esto podemos deducir que, a pesar de la interpretación dada en caso Hauck, el Tribunal General de Justicia sigue relegando al inciso primero a la aplicación subsidiaria en los casos en los que no concurren otros motivos de denegación absolutos como los de inciso segundo del apartado e) o la falta de carácter distintivo del apartado b) 78 . En suma, debemos extraer que el inciso primero, a pesar del asunto Hauck, su aplicación sigue siendo muy escasa. Con todo será interesante ver como se desarrolla en el futuro la aplicación de este inciso para los casos de características esenciales derivadas. 6. SEGUNDA PROHIBICIÓN: FORMA NECESARIA PARA UN OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO 6.1 Concepto El inciso segundo de los artículos 4.1 e) de la DM y 7.1 del RMUE contiene el segundo de los supuestos de denegación. En concreto el precepto se refiere a aquellos signos exclusivamente constituidos por “la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico”. Este ha sido, con diferencia, el motivo de denegación más utilizado del apartado e) y también sobre el que existe una mayor doctrina y jurisprudencia desarrollada 79 . Esta situación no es casual, pues el inciso segundo constituye la plasmación más clara de la doctrina de la funcionalidad técnica que se recoge en la normativa. 76 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (Juris/OAMI), apartado 32. 77 RAMIREZ-MONTES C, Louboutin Heels and the Competition Goals…, cit., pág 50-51. 78 Esta practica, si bien cuando la intersección es con el inciso segundo del apartado e) no tiene ninguna trascendencia, merece en cualquier caso toda crítica la situación se refiere a aplicar la prohibición del apartado b) de falta de carácter distintivo en lugar del inciso primero del apartado e) pues, los efectos producidos por una y otra no son los mismos . Esto se debe a que como ya vimos anteriormente los motivos de denegación del apartado e) se aplican siempre con independencia de la adquisición sobrevenida del signo distintivo. 79 RAMIREZ-MONTES C, Louboutin Heels and the Competition Goals…, cit., pág 51. 20 El objetivo de la prohibición influye a la hora de aplicar una interpretación finalista de las normas ya que, tal y como ha señalado Tribunal de Justicia las prohibiciones del apartado e) deben ser interpretadas (individualmente) a la luz de interés general que subyace a cada una de ellas 80 . En este sentido cabe señalar que el objetivo principal de la prohibición sería el mencionado en el caso Philips 81 : evitar la constitución de monopolios ilimitados técnicos en el tiempo mediante el registro de formas como marcas 82 . Sin embargo, la doctrina ha señalado que junto al anterior objetivo existen otros fines que subyacen a la prohibición del inciso segundo. En concreto algunos autores señalan que el fin de la prohibición consistiría más bien en evitar que el derecho de marca y el derecho de patente se confundan, esto es, impedir que los solicitantes utilicen el ámbito de la marca tridimensional indebidamente para registrar productos que en su caso -por sus características innovadorasdeberían ser protegidos mediante el derecho de patente 83 .Otros autores señalan que mediante el inciso segundo también se perseguiría defender la libertad de los empresarios de optar en sus productos por cualesquiera soluciones técnicas 84 , siendo este un fin más amplio que el de evitar los monopolios, mas bien evitar el otorgamiento de cualquier clase de ventaja competitiva indebida 85 . Por otra parte, han de tenerse en cuenta los riesgos que comporta su aplicación. En este sentido, una visión demasiado amplia del concepto impediría a las formas desempeñar su fin como marca 86 . Esto debe de tenerse en cuenta con el objetivo de evitar una aplicación 80 STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips) apartado 77. 81 Esta es como ya hemos señalado una de las primeras sentencias del Tribunal de Justicia en esta materia. El Tribunal de Justicia conoce de una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal de Justicia formuladas por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).En concreto, una de las cuestiones prejudiciales que se planteaba era si la forma objeto de registro podría incurrir en la prohibición del inciso segundo aun cuando existiesen otras formas que permitiesen obtener el mismo resultado técnico. El tribunal responde afirmativamente y justifica su decisión en que la ratio de la prohibición de registro del inciso segundo es la voluntad de evitar monopolios técnicos sobre formas de figuras. 82 STJUE de 18 de junio de 2002 (Philips) apartado 78. 83 SEMPERE MASSA I, La protección de las formas como marca tridimensional…., cit., pág 102. 84 QUAEDVLIEG.A “Shapes with a Technical Function: An Ever-Expanding Exclusion?” cit., pag 104. 85 RAMIREZ-MONTES C, Louboutin Heels and the Competition Goals…, cit., pág 52. 86 GONZÁLEZ LÓPEZ, I. “La Protección Como Marca de Las Formas Técnicamente Necesarias : El Caso LEGO [Comentario a La Sentencia Del Tribunal de Primera Instancia de Las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de Noviembre de 2008, Asunto T- 270/06]”. Actas de derecho industrial y derecho de autor, volumen 29 (2008-2009), págs. 887 y ss (892). 21 amplia del precepto, que impediría registrar la mayoría de las formas tridimensionales pues casi todas contienen en una u otra medida alguna clase de función técnica 87 . En suma, debemos señalar que esta prohibición afronta la tarea del difícil balance entre evitar la constitución de monopolios indebidos -protegiendo con ello la libre competencia- y permitir que productos consistentes en la forma del producto puedan servir para designar el origen empresarial de los productos, que es lo constituye naturalmente el fin principal del derecho de marcas 88 . 6.2 Aplicación de la prohibición Para decidir en cada caso si procede o no aplicar la prohibición deberíamos efectuar un análisis en al menos dos fases: identificar las características esenciales del signo para posteriormente comprobar si esas características esenciales sirven o no a un resultado técnico 89 . 6.2.1. Identificación de las características esenciales El primer paso del análisis debe pasar por determinar cuáles son las características esenciales 90 . Así, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha entendido dicho término como una referencia a los elementos más importantes del signo 91 . La primera de las notas que podemos extraer es que el concepto “elementos más importantes” se contrapone al de “caracteres arbitrarios menores”. En este sentido “la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico” 92 . 87 STJUE de 11 de mayo de 2017 (Yoshida Metal Industry v EUIPO), apartado 26. 88 LYNCH M, Product configuration marks: the shape of things to come, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Julio 2017, pags 465 y ss (465). 89 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (Lego Juris/OAMI) apartado 68 y 72. 90 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (Lego Juris/OAMI) apartado 68. 91 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (Lego Juris/OAMI) apartado 69. 92 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (Lego Juris/OAMI) apartado 52. 28 Por otra parte este precepto conlleva una sanción implícita a aquellas formas mas innovadoras. Ello constituye, tal y como señalaba el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, una paradoja pues “cuanto más atractiva resulte una forma tridimensional, tanto más probable seráw que la forma no pueda registrarse como marca” 121 . Bajo esta premisa el precepto parece incitar a que las formas que quieran registrarse como marca sean lo menos innovadoras so pena de considerarse atractivas incurriendo en la prohibición del inciso tercero. Los problemas de esta prohibición no terminan aquí. A ello se suma la indefinición que aporta el término -valor substancialpues si bien en los anteriores incisos podíamos inferir con mayor o menor dificultad sus términos, es evidente que tal delimitación aquí debe realizarse de una manera totalmente subjetiva e incluso especulativa, pues que una forma determinada aporte o no un valor sustancial no es algo determinable, reglado, ni siquiera medible. Así mismo desconocemos cual es la perspectiva temporal del valor substancial y sobre todo qué sucedería si dicho valor sustancial varía con el tiempo. Por todo lo anterior nos encontramos con una prohibición que ha sido sometida a las más intensas críticas y su aplicabilidad ha quedado muy restringida. De hecho, tanto la EUIPO como el Tribunal General y del Tribunal de Justicia han optado por su aplicación en una cantidad muy limitada de supuestos 122 . Todo ello nos lleva a pensar que la justificación y formulación de la presente prohibición es cuanto menos dudosa. Con todo a continuación procederemos a analizar dichos supuestos con el objeto de fijar el ámbito aplicación de la prohibición. 7.2 Aplicación de la prohibición A la hora de aplicar este motivo “valor sustancial” debemos delimitar dos partes: la señalización de que se entiende por “valor” a la luz del precepto y la determinación de unos criterios que nos ayuden a calificar a dicho valor como “substancial”. 121 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. Tratado de Derecho de Marcas,cit., pág 229. 122 GIELEN, C., "Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should be Abolished", European Intellectual Property Review, Issue 3, 2014, págs 164 y ss (168). 29 7.2.1 Significado del término “valor” El término valor no es univoco, así pues conviene dar una serie de pautas sobre su concepción y alcance concreto en la prohibición. El Tribunal de Justicia señala en el caso Hauck que el término valor, al que aquí se hace referencia, “no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental, con el riesgo de no englobar los productos que, además de un elemento estético importante, tengan características funcionales esenciales” 123 . Una lectura posible de la anterior afirmación es que bajo el término “valor” el precepto, como mínimo, se está refiriendo: a) valor artístico u ornamental (determinado por características estéticas) y b) valor funcional (determinado por características funcionales) 124 . Con respecto al primera de las acepciones hay que precisar que no concurre valor estético cuando la forma objeto de examen haya logrado su atractivo con base en campañas publicitarias realizadas por la misma marca 125 .Con respecto a la segunda acepción, cabe señalar que, si consideramos que una forma aporta exclusivamente un valor funcional esta forma estaría al mismo tiempo dentro del ámbito de aplicación de la prohibición del inciso segundo y del presente inciso. Por ello, dado que las tres prohibiciones se aplican con independencia, podemos afirmar que incluir el valor funcional en este último inciso carece en cierta medida de sentido. En cualquier caso, tal y como se menciona en las directrices de la oficina, parece que queda excluido el valor entendido como renombre de la marca denominativa que se utilice para identificar los productos 126 . 7.2.2 Criterios para que el valor sea considerado como substancial Así mismo para aplicar la prohibición del apartado tercero no basta con que el signo esté exclusivamente conformado por una forma que aporte valor al producto. Se exige por el contrario que dicha aportación de valor sea substancial. Por tanto, resulta clave definir cuando se alcanza este calificativo. 123 STJUE, de 18 de septiembre de 2014, Hauck, apartado 3. 124 Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 469. 125 Decisión de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO, “la forma de una silla (3D)”, R 486/2010-2, apartado 22. 126 Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 469. 30 Un primer criterio es que el término substancial debe ser interpretado con un carácter restrictivo. Así, no porque la forma de un determinado producto sea atractivo o agradable se entiende que aporta un “valor substancial” 127 . Si esto fuese así, se restringirían en gran medida aquellas formas que podrían registrarse como marca 128 . Un caso especialmente relevante y que nos da varias indicaciones, a la hora de determinar cuando se aporta un valor substancial, es el caso Bang & Olufsen/OAMI 129 . En este caso le Tribunal General conocía de un recurso suscitado como consecuencia de una resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO por la que se denegaba el registro como marca de la forma de un altavoz de diseño (véase imagen) al aportar un valor substancial al producto y como consecuencia incurrir en la prohibición del inciso tercero. 130 El Tribunal General confirma la resolución impugnada. De esta sentencia podemos extraer las siguientes consideraciones: a) Cuando la forma sea atractiva y poco usual para la categoría general del producto que representa se presupone que dicha forma “es un elemento que será muy importante en la elección del consumidor”. Ello con independencia de que el consumidor “tome igualmente en consideración otras características del referido producto” 131 . 127 Decisión de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO , R 395/1999-3, apartado 25. 128 Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 469. 129 En concreto, el Tribunal General conocía de un recurso a la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO en la que se ratificaba la decisión de denegación de registro de la forma de un altavoz de diseño como marca (véase imagen) por aportar un valor substancial al producto y como consecuencia incurrir en la prohibición del inciso tercero. 130 STG de 6 de octubre de 2011 (Bang & Olufsen/OAMI) apartado 2. 131 STG de 6 de octubre de 2011 (Bang & Olufsen/OAMI) apartado 73. 31 b) Al igual que en la prohibición del inciso segundo, en la del inciso tercero también se considera que la percepción del público puede, pero no necesariamente tiene, que servir como uno de los elementos tenidos en cuenta por el examinador para verificar si la forma del producto aporta un valor sustancial. En este sentido tal y como señalado Tribunal de Justicia aunque se puede tener en cuenta para tal calificación la opinión de los consumidores, dicha opinión, no es vinculante para el examinador 132 . Asimismo, otro de los elementos que se puede tener en cuenta a la hora de valorar si aporta o no un valor substancial son los anuncios publicitarios bajo los cuales el fabricante oferte ese producto 133 . Por todo ello podemos señalar a modo conclusión que el valor substancial existe cuando la forma aporta un valor que influye con importancia en la elección del consumidor; que algunas de las presunciones en tal sentido podrían ser según el caso (aunque no necesariamente) la percepción que tenga sobre la forma el público al que el producto va dirigido, las afirmaciones del propio solicitante haya referido respecto de la forma de producto, o que dicha forma el aumente significativamente valor económico del producto. 132 STJUE de 18 de septiembre de 2014 (Hauck) apartado 33. 133 En concreto, en este caso el fabricante del producto había admitido con anterioridad en la publicidad que la forma signo objeto de registro “era un que ese diseño es un elemento esencial de su estrategia de marca” y que hacia “que el producto de que se trata sea más atractivo, es decir, que aumente su valor”, además de destacarla en estratos de paginas o anuncios del producto. STG de 6 de octubre de 2011 (Bang & Olufsen/OAMI) apartados 74 y 75. 32 III.-CONCLUSIONES A lo largo del presente trabajo hemos abordado la regulación y el alcance de las tres prohibiciones de registro de la letra e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del Reglamento de la Marca de la Unión. Fruto de este análisis, debemos señalar que las dos primeras prohibiciones son mas que necesarias al imposibilitar la constitución de monopolios técnicos a perpetuidad mediante el registro de determinadas formas como las marcas tridimensionales. Así mismo la actual regulación e interpretación nos parece la adecuada, con algunas matizaciones. En concreto, consideramos que la aplicación de la prohibición del inciso primero de la forma derivada de la naturaleza del producto se debería extender a más casos. A este respecto conviene señalar el enorme acierto de la respuesta dada por el Tribunal de Justicia en el caso Hauck, que ha ampliado significativamente el ámbito de la prohibición. Así mismo, conviene señalar que la prohibición del inciso segundo, de las formas que aportan un resultado técnico es sin duda la más importante de las prohibiciones al representar la plasmación mas clara de la doctrina de la funcionalidad. Por ello su aplicabilidad debe ser considerablemente mayor a las otras dos. Sin embargo, ha habido casos en los que esto no ha sido así. En particular constituye una decisión especialmente preocupante la de considerar que la prohibición no se aplica a aquellas ventajas utilitarias referidas únicamente al proceso de fabricación. Con todo, al margen de esas excepciones, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia han optado por una interpretación cada vez mas amplia del precepto siguiendo una tendencia en nuestra opinión adecuada. En contraste con las anteriores, la prohibición del inciso tercero, relativa a las formas que aportan un valor substancial, no solo no desempeña ninguna función, sino que además limita sin justificación la registrabilidad de las formas estéticamente mas atractivas, formas que a priori serían optimas para poder ser registradas como marca tridimensional al poseer una elevada capacidad distintiva. Esto nos hace abogar por la eliminación o subsidiariamente total inaplicación de esta prohibición. 33 IV.-BIBLIOGRAFÍA Artículos, monografías y obras colectivas: BENTLY L, SHERMAN B, Intellectual Property Law, Oxford, Oxford, UK, 2014. DINWOODIE, GRAEME B., “The Story of Kellogg Co. V. National Biscuit Co.: Breakfast with Brandeis”. Intellectual Property Stories, r. Dreyfuss and J. Ginsburg, eds., Foundation Press, 2005. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes y Marcas, Parte B, Examen págs 462 y ss. 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Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dyson,C-321/03,EU:C:2007:51. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,C‑48/09 P,EU:C:2010:51. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, Interflora y Interflora British Unit,, C-323/09, EU:C:2011:604. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de septiembre de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604.